Propiedad Intelectual:Propiedad Intelectual:PatentesPatentes

Jorge AlzamoraJorge AlzamoraJefe Departamento Legislativo e Jefe Departamento Legislativo e

Internacional INAPIInternacional INAPIjalzamora@inapi.cljalzamora@inapi.cl

Propiedad Industrial��RamaRama dede lala propiedadpropiedad intelectualintelectual enengeneralgeneral queque protegeprotege laslas creacionescreaciones dedecaráctercarácter industrialindustrial..��ComprendeComprende laslas patentes,patentes, modelosmodelos dedeutilidad,utilidad, diseñosdiseños industriales,industriales, protecciónproteccióndede circuitoscircuitos integrados,integrados, signossignosdistintivosdistintivos yy competenciacompetencia deslealdesleal..

Propiedad Industrial

��ImplicaImplica derechosderechos queque tienentienen ununmarcadomarcado contenidocontenido económicoeconómico..��SeSe regularegula mediantemediante legislacioneslegislacionesindependientesindependientes parapara cadacada país,país, peroperoexistenexisten múltiplesmúltiples acuerdosacuerdos yyconvencionesconvenciones relacionadosrelacionados..

Teorías acerca la naturaleza de las patentes

•Teoría del derecho natural- propiedaddel inventor•Teoría de la remuneración•Teoría del incentivo•Teoría de la publicación

Marco Legal Vigente

•Constitución Política: artículos 24 y 25.•Código Civil Art. 584 y 585•Ley 19.039 del 25 de enero de 1991 y modificaciones:

•Ley 19.996-> ADPIC (TRIPs)•Ley 20.160-> ajustó ley 19.039 a obligaciones TLC con EUA.

•Acuerdo sobre los ADPIC•Acuerdo de Asociación Chile - UniónEuropea•TLC Chile - Estados Unidos•Convenio de París•Tratado PCT

Acuerdos y Tratados Internacionales relevantes en el caso chileno

Propiedad Artística y Literaria� Derechos de Autor� Derechos Conexos� Software

Otras formas de protección� Secretos Empresariales� Información No Divulgada� Derechos de Obtentor de Variedades

Vegetales

Propiedad Industrial� Patentes de Invención� Modelo de Utilidad� Dibujos y Diseños Industriales� Topografía de Circuitos Integrados� Marcas Comerciales� Indicaciones Geográficas y

Denominaciones de Origen

Estrategias de protección para una creación (invención)

Mantener en Secreto

No se hace público el“invento” o la forma dereproducirlo.

No se tiene unmonopolio frente a loscompetidores.

No se tiene protecciónfrente a la copia.

Patentar

Se debe hacer públicoel “invento” y la formade reproducirlo.

Se obtiene unmonopolio temporal yregional.

Se tiene protecciónlegal frente a la copia.

Principios:•Territorialidad•Derecho negativo a que otro no utilice elinvento sino esta licenciado•Publicación es el quid pro quo por elmonopolio de tiempo limitado que entrega elEstado, en contraste a esconder y acapararinformación, entregándole un incentivo ypremio al inventor

Derecho de Patentes

Patente

DerechoDerecho dede propiedadpropiedad queque concedeconcede elelEstadoEstado parapara elel usouso exclusivoexclusivo deldel objetoobjeto bajobajoprotecciónprotección.. (Art(Art.. 3131,, LeyLey 1919..039039))

Uso exclusivo y excluyente (monopolio) paraproducir, vender o comercializar y, engeneral, realizar cualquier tipo de explotacióndel objeto protegido.Uso exclusivo limitado en el tiempo ylimitado a una región geográfica.

Objeto de ProtecciónLey de Propiedad Industrial Chilenaestablece 3 objetos de protección medianteregistro de patentes. (Art. 1, Ley)

Invenciones

Modelos de Utilidad

Diseños Industriales

Invención

ArtArt.. 3131:: SoluciónSolución aa unun problemaproblema dede lalatécnicatécnica,, queque originaorigina unun quehacerquehacer industrialindustrial..

•Limitación temporal de la patente: 20 años, desde fecha de presentación.•Podrá ser un producto o un procedimiento.•Independiente de la factibilidad o conveniencia económica de ponerla en práctica.

�� Patentes de segundo uso > Patentes de segundo uso > excepcional requisitos exigentes Art. 37 excepcional requisitos exigentes Art. 37 e).e).

�� Patentes Precaucionales y Patentes de Patentes Precaucionales y Patentes de Reválida Reválida �� Existencia previa a modificación ley Existencia previa a modificación ley

19.996. 19.996.

Clases de Patentes

Clases de Patentes

�� ProcedimientosProcedimientos yy ProductosProductos -->> ArtArt.. 3131LPILPI..

�� PatentePatente dede procedimientosprocedimientos -->> procesoprocesodestinadodestinado aa lala obtenciónobtención oo aplicaciónaplicación dedeunun productoproducto..

�� PatentePatente sobresobre productosproductos -->> aquellasaquellas quequerecaenrecaen enen elel objetoobjeto enen si,si, susu estructura,estructura,composición,composición, forma,forma, etcetc..

Requisitos legales de Protección

Novedad (Art. 33)

Nivel inventivo (Art. 35)

Aplicación Industrial (Art. 36)

Novedad

Una invención se considera nueva si noexiste con anterioridad en el estado de latécnica.

Análisis formal comparativo de la solicitudcon los documentos del estado de latécnica.

Dado que las reivindicaciones contienen lamateria a proteger, la comparación serealiza entre éstas y los documentos delestado de la técnica.

Novedad

Estado de la técnica:Comprende todo aquello que haya sidodivulgado o hecho accesible al público, encualquier lugar del mundo, mediante unapublicación tangible, comercialización, uso uotro medio, antes de la fecha de primerapresentación de una solicitud.

tiempo

CL

Documentación pública de patentes.

Solicitud

Fecha de primera

presentación

ESTADO DE LA TÉCNICA

Fechas de publicación

En la práctica...

Novedad y Prioridad

�� PrioridadPrioridad eses elel díadía dede presentaciónpresentación dede lalasolicitudsolicitud yy eses determinantedeterminante parapara lalanovedadnovedad dede lala invencióninvención..

�� DíaDía queque fijafija elel estadoestado dede lala técnicatécnica�� ExcepcionesExcepciones:: divulgacióndivulgación inocuainocua (art(art.. 4242))

En la práctica...

E.T.Solicitud

D1=ABD

D2=AFG

D3=ARZ

Solicitud es Solicitud es NovedosaNovedosa

Solicitud E.T.

S=ABC

S=A’B’C’

D1=ABD

D2=A’B’C’

D3=AFG

Solicitud no Solicitud no es Novedosaes Novedosa

Nivel Inventivo

Una invención tiene nivel inventivo si, paraun experto en la materia, ella no se obtienede manera evidente a partir del Estado de laTécnica.

La actividad inventiva debe ser un saltoinventivo, es decir, que no pertenezca a laactividad rutinaria de una persona versadaen la materia.

Nivel Inventivo

El término evidente hace referencia a todoaquello que es una consecuencia lógicadel estado de la técnica y que no refleja elsalto inventivo.

El experto en la materia se determina deacuerdo a ámbito técnico (División deExamen).

En la práctica...

estado de la técnica

SolicitudNovedosaD1=A D2=B

Sinergismo,

Solicitud tiene Nivel Inventivo

S=A+B+

E.S.

S=A+B

Yuxtaposición,Yuxtaposición,

Solicitud no Solicitud no tiene Nivel tiene Nivel InventivoInventivo

E.S.= Efecto Sorprendente

Aplicación Industrial

Una invención se considera susceptible deaplicación industrial cuando puede serreproducida o utilizada en la industria.

El término industrial debe ser entendidotérminos amplios: cualquier empresa oactividad.

El sistema de patentes incentiva eldesarrollo tecnológico a través de laactividad industrial.

Exclusiones de patentabilidad

Artículo 37

(a) Los descubrimientos, las teoríascientíficas y los métodos matemáticos.

(b) Las variedades vegetales y las razasanimales.

Exclusiones de patentabilidad

(c) Los sistemas, métodos, principios oplanes económicos, financieros,comerciales de simple verificación yfiscalización; y los referidos a lasactividades puramente mentales ointelectuales o a materias de juego.

Artículo 37

Exclusiones de patentabilidad

(d) Los métodos de tratamiento quirúrgicoo terapéutico del cuerpo humano o animal,así como los métodos de diagnósticoaplicados al cuerpo humano o animal (...).

Artículo 37

Exclusiones de patentabilidad

(e) El nuevo uso de artículos, objetos oelementos conocidos y empleados endeterminados fines y el cambio de forma,dimensiones, proporciones y materias delobjeto solicitado (...).

Artículo 37

Exclusiones de patentabilidad

(f) Parte de los seres vivos tal como seencuentran en la naturaleza, los procesosbiológicos naturales, el material biológicoexistente en la naturaleza o aquél quepueda ser aislado, inclusive genoma ogermoplasma. Sin embargo

Artículo 37

Exclusiones de patentabilidad

(f) serán susceptibles de protección

los procedimientos que utilicen unoo más de los materiales biológicosantes enunciados y

Artículo 37

Exclusiones de patentabilidad

(f) los productos directamenteobtenidos por ellos, siempre quesatisfagan los requisitosestablecidos en el artículo 32 de lapresente ley, que el materialbiológico esté adecuadamentedescrito y

Artículo 37

Exclusiones de patentabilidad

(f) que la aplicación industrial delmismo figure explícitamente en lasolicitud de patente.

Artículo 37

Exclusiones de patentabilidad

Invenciones contrarias a la ley, al ordenpúblico, a la seguridad del estado, a lamoral y a las buenas costumbres.

Invenciones presentadas por quien no essu legítimo dueño.

Artículo 38

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

Primera pregunta: Primera pregunta: ¿A quien le corresponde determinar ¿A quien le corresponde determinar

que es o que no es patentable?que es o que no es patentable?Respuesta:Respuesta:A nivel comparado no ha sido la oficina A nivel comparado no ha sido la oficina

de patentes:de patentes:

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

Ej.1: Diamond v. Chakrabarty Ej.1: Diamond v. Chakrabarty --> EUA> EUAMr. Diamond era el Director de la USPTO.Mr. Diamond era el Director de la USPTO.

Bacteria modificada genéticamente capaz Bacteria modificada genéticamente capaz de descomponer petróleo. de descomponer petróleo. Se reivindicaba el metodo para producir la Se reivindicaba el metodo para producir la bacteria, el metodo de aplicación de la bacteria, el metodo de aplicación de la bacteria, y la bacteria en si misma.bacteria, y la bacteria en si misma.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

Comienza en 1972, USPTO rechaza Comienza en 1972, USPTO rechaza la reivindicación sobre la bacteria por la reivindicación sobre la bacteria por considerarla un ser vivo ya existente considerarla un ser vivo ya existente y por lo tanto no contemplado como y por lo tanto no contemplado como “patentable subject matter” de “patentable subject matter” de acuerdo a 35 U.S.C S. 101.24 de la acuerdo a 35 U.S.C S. 101.24 de la Ley de Patentes de 1952.Ley de Patentes de 1952.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

•• Chakrbarty apela ante el mismo USPTO y Chakrbarty apela ante el mismo USPTO y este le da la razón en que la bacteria era este le da la razón en que la bacteria era nueva pero rechaza de todos modos por nueva pero rechaza de todos modos por ser un ser vivo.ser un ser vivo.

•• Chakabarty apela ante la Corte Federal de Chakabarty apela ante la Corte Federal de Apelaciones en materia de aduanas y Apelaciones en materia de aduanas y patentes la que le da la razón en todo.patentes la que le da la razón en todo.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

•• USPTO apela a decisión de la Corte USPTO apela a decisión de la Corte Federal. Federal.

•• Resuelto por la Corte Suprema de EUA en Resuelto por la Corte Suprema de EUA en 1980 por un fallo 51980 por un fallo 5--4. 4.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

•• Ej.2: Harvard Mouse, patente sobre Ej.2: Harvard Mouse, patente sobre proceso de producción y sobre animal proceso de producción y sobre animal transgenico.transgenico.

•• En USA: 1984 se solicita la patente y se En USA: 1984 se solicita la patente y se otorga la patente 4,736,866 en 1988.otorga la patente 4,736,866 en 1988.

•• También se otorga sin problemas en También se otorga sin problemas en Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, España, U.K., Japón y Nueva Alemania, España, U.K., Japón y Nueva Zelanda.Zelanda.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

•• Canadá: President and Fellows of Harvard Canadá: President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commisioner of College v. Canada (Commisioner of Patents) Patents)

•• Se solicita en 1985 y en 1993, después de Se solicita en 1985 y en 1993, después de larga discusión en la Oficina Canadiense larga discusión en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, son rechazadas de Propiedad Intelectual, son rechazadas las reivindicaciones sobre el ratón y las reivindicaciones sobre el ratón y aceptadas sobre el proceso. aceptadas sobre el proceso.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

•• Apelaciones en todas las instancias Apelaciones en todas las instancias posibles. posibles.

•• En 2000 la Corte Federal de En 2000 la Corte Federal de Apelaciones da razón a Harvard.Apelaciones da razón a Harvard.

•• El 5 de Diciembre de 2002 Corte El 5 de Diciembre de 2002 Corte Suprema rechaza la patentabilidad de Suprema rechaza la patentabilidad de “formas de vida superior”. “formas de vida superior”.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

•• Fallo 5Fallo 5--4. Common Law v. Civil Law.4. Common Law v. Civil Law.•• Señala que Parlamento debe legislar Señala que Parlamento debe legislar

porque ellos no están llamados a porque ellos no están llamados a decidir esto. decidir esto.

•• No hay proyecto de ley al respecto al No hay proyecto de ley al respecto al día de hoy.día de hoy.

Criterios Comparados Criterios Comparados Patentabilidad BiotecnologíaPatentabilidad Biotecnología

•• Europa:Europa:•• Rechazado por Oficina Europea de Rechazado por Oficina Europea de

Patentes en 1985 porque interpretó que Patentes en 1985 porque interpretó que articulo 53 (b) de la Convención Europea articulo 53 (b) de la Convención Europea de Patentes rechazaba patentar de Patentes rechazaba patentar “variedades animales”.“variedades animales”.

•• Se revierte decisión en 1992 basado en Se revierte decisión en 1992 basado en diferencias en significado del concepto diferencias en significado del concepto entre el ingles, francés y alemán.entre el ingles, francés y alemán.

Procedimiento de Protección

Depósito de Solicitud de

Patente

Examen de Formalidade

sPublicación

Búsqueda y Examen

SustantivoConcesión

REQUISITOS SUSTANTIVOS

� NOVEDAD

� NIVEL INVENTIVO

� APLICACIÓN INDUSTRIAL

� EXCLUSIONES

REQUISITOS FORMALES

� ANTECEDENTES LEGALES

� ESTRUCTURA FORMAL

� DOCUMENTOS TECNICOS

Procedimiento de Protección

SISTEMA TRADICIONAL� Requisitos formales múltiples.� Búsquedas múltiples.� Publicaciones múltiples.� Exámenes múltiples.� Traducciones y tasas Nacionales.

Mes 1 Mes 12

Primera Presentación

PresentaciónExtranjeroOficinas

Nacionales

Procedimiento de Protección

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdointernacional que busca racionalizar y poner bajo el signo decooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda,examen formal y la divulgación tecnológica.

SISTEMA PCT� Requisitos formales únicos.� Búsqueda Internacional.� Publicación Internacional.� Examen preliminar internacional

si el solicitante lo desea.� Traducciones y tasas al cabo de

los 30 meses si el solicitante lodesea.

Mes 1 Mes 12

Primera Presentación

PresentaciónExtranjeroOficinas

Nacionales

Mes 30

PCT

Presentación de una solicitud de Patente

Comprende:

Hoja Solicitud.

Hoja Técnica.

Memoria Descriptiva.

Dibujos y/o Ejemplos.

Pliego de Reivindicaciones.Diseño Industrial incluye solo Hoja Solicitud, MemoriaDescriptiva y Dibujos.

Hoja de Solicitud

Datos Generales dela solicitud: Número,fecha depresentación, datosde prioridad, objetode protección.

Título de lainvención.

Datos del Inventor,solicitante yrepresentante legal.

Hoja TécnicaCarátula de lasolicitud.

Datos Generales de lasolicitud.

Datos del Inventor,solicitante yrepresentante legal.

Título de la invención.

Resumen y figurarepresentativa de lainvención.

Memoria DescriptivaComprende:

Descripción de lo conocido en la materia.Campo de Aplicación de la invención.Problema Técnico que se aborda.Soluciones previas a dicho Problema Técnico.

Descripción de los Dibujos.

Descripción detallada de la invención.Descripción clara con referencia a los dibujos.Debe permitir la reproducción de la invención.

Dibujos y/o ejemplosDibujos:Esquemas, diagramas de flujo o gráficos.

Trazado técnico convencional, líneas en colornegro, sin marcos ni rótulos.Sin cotas.

Solo referencias numéricas, debidamenteexplicadas en la Memoria Descriptiva.

Ejemplos:Como parte de la Memoria Descriptiva.

Descripción detallada de un forma de realizaciónde la invención.

Pliego de Reivindicaciones

Secuencia enumerada de característicasde la invención que quedarán protegidaspor el registro de patente.

Debe estar sustentado en la Memoria Descriptiva.

Debe ser autosuficiente, preciso y conciso.

Debe contener una reivindicación principal (reivindicación1), independiente, que defina la invención y suscaracterísticas principales.

Puede contener reivindicaciones secundarias odependientes que entreguen detalles de la invención.

Ejemplo de Reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Portador de artículos del tipo canasta que comprende:paredes laterales opuestas; paredes extremas opuestas contiguas a lasparedes laterales; una estructura de mango que se extiende entre dichasparedes extremas opuestas; paneles ascendentes que se extienden entrelos paneles de dicha estructura de mango y las paredes extremas opuestas;medios formadores de celdas que se extienden entre cada pared lateralopuesta y la estructura de mango; y una pared de fondo que tiene cada unode sus lados unidos en forma plegable con una respectiva pared lateralopuesta, CARACTERIZADO dicho portador porque una juntura de cadapared lateral opuesta y la respectiva pared de extremo opuesto es achaflanada.

2. Portador de artículos de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADOporque cada pared lateral opuesta incluye una porción recortada quedefine una banda inferior y una banda superior.

3. Portador de artículos de acuerdo a la reivindicación 2, CARACTERIZADOporque dicha porción recortada define además un elemento central que seextiende entre dicha banda inferior y la banda superior.

Estructura del pliego de reivindicaciones

1. Preámbulo CARACTERIZADO Caracterización

Número Arábico.

•Define el invento.•Indica Problema Técnico a solucionar.•Elemento comunes entre la invención y la técnica existente.

Define elementos que tienen méritos para otorgar una patente.

2. Preámbulo......según la reivindicación 1

CARACTERIZADO Caracterización

Detalles no esenciales.

Ejemplo de Reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la producción de un mosto fermentable, CARACTERIZADOporque comprende las etapas de:

a) licuación del material de cereal, con la ayuda de actividad alfa-amilasa y/oendoproteasa, para obtener una pasta licuada,

b) sacarificación de dicha pasta licuada en presencia de alfa-amilasa,

c) filtración de la pasta licuada y sacarificado para obtener un mosto fermentable,

en que al menos unas de las etapas a) y b) se efectúan en presencia de una enzima que tiene actividad de exopeptidasa.

2. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque elmaterial de cereal comprende al menos 20% de cereal malteado.

Reivindicaciones independientes múltiples

El pliego de reivindicaciones deberá tener almenos 1 reivindicación independiente, pudiendotener 2 o más.

Por ejemplo, es posible reivindicar un aparato y unprocedimiento asociado.

Deben estar unidas por un único conceptoinventivo.

UNIDAD DE INVENCIÓN.

Ejemplo de Reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Microorganismo derivado de Bordella, CARACTERIZADO porque es capaz dedesarrollarse en condiciones de .....

2. Microorganismo de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porqueesta depositado bajo el numero de deposito ATCC 1212.

5. Uso del microorganismo según la reivindicación 1-4, CARACTERIZADO porquesirve para obtener ......

10. Composición en polvo establece, CARACTERIZADA porque comprende elmicroorganismos descrito en las reivindicaciones 1-4.

Solicitud CL 2086-2001

27/08/0105/11/01

31/07/03

Presentaciones

Año de PrioridadEstado del arte

10/10/03PUBLICACION

OposiciónEnero-04

ArgumentosTécnico-Jurídicos

Réplica

Dúplica

IP 1Dic-04

IP 3Abr-07

IP 2Oct-05

Instancia de Examende Patentabilidad

INAPI ejecuta análisissolicitante responde a

las observaciones de dicho análisis

Nov-08Respuesta

IP3