CB002- INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS COMERCIALES

MÓDULO Nº 3 INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Apartado 3.6

Aula INAPI es uno de los tres componentes del proyecto “Plataforma de difusión de la Propiedad Industrial y Transferencia de Conocimiento”, el cual es parte del Programa de Innovación y Competitividad UE-Chile, programa de cooperación ejecutado por diversas instituciones públicas para promover la innovación y el emprendimiento en beneficio del desarrollo económico del país. En su primera fase, cuenta con un financiamiento de 18,6 millones de euros, aportados en partes iguales por la Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

Aula INAPI ha sido desarrollado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de INAPI, en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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3.6. ACUERDOS Y TRATADOS MULTILATERALES RELEVANTES EN EL CASO CHILENO. Chile ha suscrito una serie de acuerdos y tratados multilaterales en los cuales se han incluido capítulos especiales sobre propiedad intelectual, que tratan tanto aspectos sustantivos como procedimentales. Los sustantivos abarcan aspectos como el tipo de derechos a ser considerados como parte del sistema de propiedad intelectual -por ejemplo si la legislación protegerá patentes de invención o el contenido de estos derechos (que tipos de cosas son protegibles por patentes)-, y en cuanto al procedimiento, los trámites que son necesarios para obtener algún derecho. Otros aspectos relevantes que pueden estar considerados, son por ejemplo, el compromiso de reconocer ciertas indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los países con los que se firman los tratados.

De estos acuerdos y tratados, hay algunos que se tornan especialmente relevantes para el caso Chileno, ya que producto de ellos se debió adecuar la legislación nacional en materia de propiedad industrial, se establecieron mecanismos para solicitar protección de patentes de invención y modelos de utilidad en varios países de forma simultánea y se reconoció el uso exclusivo de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen extranjeras.

Los antecedentes que se mencionan en este apartado, referentes al ADPIC y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y EFTA, fueron extraídos de los documentos “Historia de la Ley Nº 19.996” e “Historia de la Ley Nº 20.160”, elaborados por la Biblioteca del Congreso de Chile, disponibles en el sitio www.bcn.cl.

a. Acuerdo sobre los Aspectos Derecho Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC). Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech.

El 17 de mayo de 1995, se publicó el decreto Nº 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el Acuerdo de Marrackech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y los Acuerdos anexos 1A, 1B, 1C,2 y 3.

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De conformidad con las exigencias y requerimientos contemplados por este Acuerdo vinculante para Chile, se modificó la Ley Nº 19.039, relativa a las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de enero de 1991, por la por la Ley Nº 19.996 publicada en el Diario Oficial con fecha 11 de marzo de 2005.

Si bien la Ley Nº 19.996 corresponde principalmente a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado de Chile contrajo en el marco del Acuerdo de Marrackech, en esta Ley además se incluyeron modificaciones destinadas a completar y concordar la Ley con el Convenio de París de plena aplicación en Chile desde el año 1991. Asimismo, se incorporaron modificaciones respecto de determinadas materias para una más adecuada y eficaz institucionalidad en materia de propiedad Industrial.

Las modificaciones realizadas por la Ley Nº 19.996 producto del Acuerdo de Marrackech se resumen en los siguientes puntos:

• Una nueva definición de marca, en cumplimiento con el artículo 15.1 del ADPIC en el cual se establece que podrá “constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.

• Caducidad de marcas por falta de acceso real y efectivo en territorio nacional.

Esta institución busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria producto de la saturación registral de meros derechos formales. Para ello se impone al titular registral la carga de hacer uso de su signo, con el objeto

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de garantizar que todo registro cuente con un producto o servicio efectivamente transado en el mercado, sin perjuicio de que existan causas válidas que justifique el no uso de la misma.

• Modificación del Título III de la Ley 19.039 sobre patentes de invención y procedimientos de concesión dirigidas a adecuar los aspectos sustantivos de la normativa nacional a lo explícitamente estipulado en los ADPIC, además de completar y perfeccionar la normativa relacionada con los procedimientos de concesión de estos derechos.

Es así como se faculta al juez que conoce de un procedimiento por infracción de los derechos del titular de una patente de procedimiento, para invertir el peso de la prueba, de modo que sea el propio demandado quién deba acreditar de que se vale de un procedimiento diferente, y por tanto, no atentatorio de los derechos del dueño del registro.

De igual forma se aumenta el plazo de protección de los derechos conferidos por la patente a 20 años contados de la presentación de la solicitud; se consagra la patentabilidad de los microorganismos; se eliminan las patentes precaucionales, se precisan las divulgaciones inocuas para efectos de determinar la novedad de la invención; se consagra el aspecto negativo del derecho de patente, además del alcance de su protección; y se completa la normativa sobre licencias no voluntarias con las normas establecidas el ADPIC.

• Se establece la novedad como único requisito para configurar derechos sobre los diseños industriales. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los ADPIC, se opta por la novedad como único requisito sustantivo para los diseños industriales.

• Incorporación de circuitos integrados como objeto de protección, de acuerdo a lo establecido la sección 6 de los ADPIC.

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b. Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio

El 06 de junio de 2003, Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el cual entró en vigencia en 1 de enero de 2004. Adicionalmente con fecha 1 de diciembre de 2004 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Para cumplir con los requerimientos de estos Tratados, se modificó nuevamente la Ley Nº 19.039, esta vez por medio de la Ley Nº 20.160, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de enero de 2007

Las modificaciones realizadas por la Ley Nº 20.160 producto de los Tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos y con la Asociación Europea de Libre se resumen en los siguientes puntos:

• Incorporación de las marcas sonoras.

• Con respecto a las marcas colectivas y de certificación, se incorporó el artículo 19 bis a fin de dar una mayor seguridad jurídica con respecto a las normas de uso.

• Con respecto a las Indicaciones Geográficas, se regula la relación entre marcas e Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen; se describen aquellos signos que no son hábiles para constituir Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen; se declara la aplicación de las disposiciones pactadas en los Tratados Internacionales para la resolución de los conflictos originados en la protección de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen; y se atiende el caso en que puedan existir dos o más Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen homónimas o muy semejantes con igual derecho a protección.

• Se extiende el plazo para realizar Divulgaciones Inocuas, de 6 a 12 meses.

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• Excepción a la protección de Patentes, se modifica el artículo 49 de la Ley 19.039 con el propósito establecer claramente, por una parte, que el uso no comercial, tales como los fines educacionales y de investigación, no están otorgados exclusivamente al titular y, por otra, una excepción al derecho que confiere la patente vinculada a la obtención del registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico.

• Protección Suplementaria de Patentes, se incorpora el Párrafo II al Título III, con el propósito de cumplir con el compromiso con Estados Unidos de ampliar el período de protección de las patentes cuando el otorgamiento de una patente demore más de cinco años desde la presentación de la solicitud respectiva, o más de tres años desde el requerimiento de examen pericial, siempre y cuando en su tramitación se haya producido demora injustificada en el otorgamiento de la patente. En el mismo sentido para cumplir con el compromiso con EFTA de ampliar el período de protección de las patentes, cuando el otorgamiento del registro sanitario de un producto farmacéutico contenido en una patente de base se demore más de cinco años y, además, la demora se haya producido como consecuencia de atrasos injustificados de la autoridad sanitaria.

• Protección de la información no divulgada, se modifica la letra e) del artículo 91 de la Ley 19.039, con el objeto de precisar en doce meses desde obtenido el primer registro, el período al cual se extiende la protección de la información no divulgada contenida en un producto farmacéutico o químico agrícola.

c. Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea.

Las negociaciones para establecer un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile se llevaron a cabo entre abril del 2000 y abril de 2002.

El acuerdo suscrito incluye un capítulo sobre propiedad intelectual en el cual las partes adquieren el compromiso respecto a la adhesión a ciertos acuerdos multilaterales de propiedad intelectual.

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De igual forma se comprometieron a adherir a diversos acuerdos multilaterales, a saber: Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, el Tratado de Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) y el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.

En materia de vinos y bebidas espirituosas en los Anexos V y VI del Acuerdo de Asociación se incluyen el Acuerdo sobre el Comercio de Vinos y el Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas.

En estos Acuerdos se regulan las indicaciones geográficas, prácticas y procesos enológicos, requisitos de certificación e importación y medidas sanitarias y fitosanitarias.

En lo que respecta a la propiedad intelectual, los acuerdos tratan básicamente el reconocimiento mutuo de indicaciones geográficas, mediante la incorporación de listas de indicaciones geográficas, principalmente de países miembros de la UE. Un ejemplo de esto es “Champagne”, el cual tras adherir al Acuerdo no puede ser utilizado en Chile, por corresponden a una Denominación de Origen francesa.

d. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Celebrado en Washington en Junio de 1970, comenzó a aplicarse el 01 de Junio de 1978 como un mecanismo alternativo al procedimiento tradicional de patentes.

Este tratado establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de patentes (Oficina Receptora), se presente una solicitud única, redactada en un sólo idioma, que tiene el efecto de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional.

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De esta manera el PCT permite racionalizar la presentación internacional de solicitudes de patentes, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes.

El tratado no establece “patentes mundiales” sino que la tarea y responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes de los países donde se busca la protección. En Chile, el Tratado entró en vigor el 02 de Junio del 2009. Actualmente son parte del Tratado 144 Estados.

Dentro de las ventajas del PCT se pueden mencionar las siguientes:

• Simplifica y hace más eficaz y económico (desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo) el procedimiento para solicitar en varios países la protección por patente para las invenciones.

• Facilita y acelera el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayuda a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

• Facilita el trámite la presentación, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos.

• Se postergan los gastos derivados del procedimiento de presentación internacional, hasta 18 meses más en la mayoría de las oficinas de patentes, en comparación con el sistema tradicional.

• Motiva a los usuarios para que busquen protección de sus invenciones a nivel internacional.

• Crea, posterior a la etapa de publicación internacional, una verdadera “ventana tecnológica”, a través de la base de datos PATENTSCOPE® de la OMPI (www.wipo.int/pctdb/es/).