Importancia del Marco Legal para la

Transferencia de Tecnología

Ing. Héctor E. Chagoya C.

Octubre, 2009

Temas a TratarTemas a Tratar

Características únicas de la tecnología para su transferenciaLa propiedad intelectual y las patentes en MéxicoModelos exitosos y fallidos

ANTECEDENTE DE PATENTES:

INGLATERRA, SIGLO XV“Es un hecho extraño que

las invenciones importantes

frecuentemente son hechas casi

simultáneamente por diferentes personas en

diferentes partes del mundo”

Alexander Graham Bell

En 1959, Jack Kilby (Texas Instruments US

3,138,743 Germanio como semiconductor) y Robert Noyce (Fairchild

Semiconductors US 2,981,877, Silicio como

semiconductor) patentaron de manera

independiente el microchip

INVENTORTECNOLOGÍA =SATISFACCIÓNDE NECESIDAD

¿TRANSFERENCIAA LA

SOCIEDAD?

MONOPOLIOTEMPORAL

PROTECCIÓNCONTRA ROBO

I+D

SI

NO

Premiando al innovador

La sociedad condiciona la vigencia del monopolio

temporal a la explotación de la invención y al interés

del inventor por mantener vigente el monopolio

mediante:

Licencias obligatorias.

Pago de derechos de mantenimiento.

Condicionantes adicionales impuestas por la Sociedad

Barreras físicas y computacionales insuficientes para proteger tecnología. Se requiere otro intangible para evitar o impedir que otros la usen sin autorización

EFECTIVIDADCONTEXTUAL

ACUMULATIVA

NO SE PUEDEDEVOLVER

MULTIPROPÓSITO

TRANSPORTABLE

INCONSUMIBLE

INTANGIBLE

TECNOLOGÍA

Conocimiento

RelacionesOrganización

Se asegura porPropiedad Intelectual

Se aseguraPor PropiedadIntelectual yConvenios

Se aseguraPor

Convenios

=

Se asegura porPropiedad Intelectual

Protegiendo Activos Intangibles

Adaptado de Harrison, Suzanne S.& Sullivan, Patrick H. Sr.

“Einstein in the Boardroom”. Wiley, 2006

Sistemas Legales en el Mundo

Sistemas de Derecho Civil o de Códigos (civil law)

Sistemas Consuetudinarios, de Derecho Común o

de Precedentes (common law)

Cada país cuenta con leyes y provisiones

específicas diferentes en todas las áreas

Legislación relevante para convenios

Derecho Público (gobierno-gobernado)

Constitucional

Administrativo

Penal

Derecho Privado (particulares, gobierno=particular)

Convenios

Agravios

Propiedad

Formación de conveniosActo jurídico

Relación relativa – solo las partes

Libertad de convenir

Capacidad de convenir

Personas físicas – edad, condición

Personas morales – objeto social

Acuerdos previos (¿negociación=convenio?)

Oferta y aceptación – aceptación expresa y caducidad

Formalidades

Interpretación de convenios

La intención es lo que cuenta

Errores gramaticales, ortográficos o similares - se

corrigen por la corte

Cualquier interpretación contraria al objetivo general no

es correcta

Definiciones propias prevalecen

Cuando haya varias acepciones, se selecciona la que

haga el contrato válido

Interpretación de convenios

La redacción es lo que cuenta

Significado plano y literal (liso y llano) de

palabras

Frases ambiguas – vs. la parte que las use

Derecho de Códigos – Algunas reglas por ley

Convenios nulos, anulables o ilegales

Ilegalidad

Nulo vs. Anulable – según jurisdicción

Errores

De identidad de la materia

De existencia de la materia

De la calidad de la materia

De identidad de la contraparte

De la naturaleza del documento

Otros aspectos relevantesTérminos y condiciones (cláusulas)

Representación legal

Formalidades

Personas físicas

Personas morales

Derecho Internacional Público

Cumplimiento

Forzoso

Eventos supervenientes

Terminación y penalizaciones

Generalidades sobre PropiedadDominio

Original (creación u ocupación)

Derivado (enajenación)

Sucesión

Posesión

Propiedad

Dominio

Cosa poseída

Tangible - material

Intangible – potencial de acción

Generalidades sobre Agravios

Provocar un “mal”

Delito

Incumplimiento de obligaciones

Intencionalidad

Derecho de reparación

Responsabilidad

Por otros

En sentido estricto - garantías

Entorno legal - países industrializadosCompetencia económica (antimonopolio)

EUA – Acta Sherman

Europa – Tratado de Roma, Directivas UE

Japón – Acta Antimonopolio

Algunas prácticas monopólicas

Acuerdos de dependencia

Dependencia externa

Licenciamiento obligatorio de paquetes

Regalías sobre ventas totales obligatorias

Regalías post-expiración

Retorno automático de derechos exclusivos o cesiones

Más prácticas monopólicas

Fijación de precios

Restricciones de cantidad o volumen

Restricciones de campo de uso

Restricciones territoriales

Licencias cruzadas y canastas de patentes

Restricciones para reventa

Provisiones de regalías

Monopolización de mercados

Restricciones para atacar la validez de patentes

Entorno legal - países industrializados

Políticas de control

Alcance

Aprobación previa

Selección de tecnología

Remuneración

Límites superiores de precio (5%)

Formas de pago

Remisiones corporativo-subsidiaria

Ley aplicable y jurisdicción

Duración (Secretos Industriales)

Cláusulas restrictivas

Garantías

Entorno legal - países en vías de desarrollo

PROPIEDADINTELECTUAL

PROPIEDADINDUSTRIAL

DERECHOS DEAUTOR

PATENTESREGISTROS

LIBROS,PUBLICACIONES,

MANUALES,ETC.

REGISTROS

OBRAS ARTÍSTICAS(MÚSICA, PINTURA,

ESCULTURA,ARQUITECTURA)

DERECHOSCONEXOS

(EDITORES YPRODUCTORES)

TRAZADO DECIRCUITOS

INTEGRADOS

DISEÑOINDUSTRIAL

MODELO DEUTILIDAD

DENOMINACIÓNDE

ORIGEN

INVENCIONES

RESERVAS(PUBLICACIONES

PERIÓDICAS,PERSONAJES,

ETC.)

REGISTRODE

SIGNOSDISTINTIVOS

MARCA(NOMINATIVA,

DISEÑO OTRIDIMENSIONAL) AVISO

COMERCIAL

NOMBRECOMERCIAL

PROGRAMASDE

CÓMPUTO

TÍTULODE

OBTENTOR(Plantas)SECRETO

INDUSTRIAL

1960 1972 1980 1982 1990 1991

ETAPAS DE DESARROLLO

NE

CE

SID

AD

DE

ME

CA

NIS

MO

S D

E C

ON

TR

OL

(L

EY

ES

, R

EG

IST

RO

)

Legislación de TT en México

1972 Promulgación de la primera legislación de transferencia de tecnología: “Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas”.

1982 Enero. “Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas”.

1982 Noviembre. Reglamento de la Ley de 1982.

1990 Nuevo Reglamento.

1991 Ley de Propiedad Industrial - Junio de 1991, modificada en Octubre de 1994. Deroga todas las leyes anteriores de transferencia de tecnología.

1993 Ley Federal de Competencia Económica.

Relación de Dependencia MX (OMPI)

0

5

10

15

20

25

30

35

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Year

Relación de Dependencia

Lineal (Relación de Dependencia)

Tasas de Otorgamiento (Patentes Concedidas/Patentes Solicitadas)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

Tasa

Tasa de Otorgamiento Mexicanos Tasa de Otorgamiento Extranjeros Lineal (Tasa de Otorgamiento Extranjeros) Lineal (Tasa de Otorgamiento Mexicanos)

Áreas de territorios del mundoÁreas de territorios del mundo

www.worldmapper.org Universidades de Shieffield y Michigan

El mundo “igual”El mundo “igual”

Si todos los países tuvieran la misma áreaSi todos los países tuvieran la misma área

Los terrenos en la era del conocimientoLos terrenos en la era del conocimiento

El territorio representa las patentes otorgadasEl territorio representa las patentes otorgadas

Los beneficios en la era del conocimientoLos beneficios en la era del conocimiento

El territorio representa regalías y pagos de licencias recibidos El territorio representa regalías y pagos de licencias recibidos menos pagados (balanza de pagos)menos pagados (balanza de pagos)

Apartando terrenos en la era del conocimientoApartando terrenos en la era del conocimiento

El territorio representa la inversión en I+D como PIB del El territorio representa la inversión en I+D como PIB del mundomundo

La materia prima en la era del conocimientoLa materia prima en la era del conocimiento

El territorio representa la producción científica en artículos El territorio representa la producción científica en artículos técnicos publicadostécnicos publicados

El mundo de petróleoEl mundo de petróleo

El territorio representa exportaciones de crudoEl territorio representa exportaciones de crudo

Un mundo de petróleo con valor agregadoUn mundo de petróleo con valor agregado

El territorio representa exportaciones de refinados de El territorio representa exportaciones de refinados de petróleopetróleo

Un mundo de químicos con valor agregadoUn mundo de químicos con valor agregado

El territorio representa exportaciones de productos químicosEl territorio representa exportaciones de productos químicos

Biocapacidad: Nuevo recurso naturalBiocapacidad: Nuevo recurso natural

El territorio representa la productividad biológica de la tierra El territorio representa la productividad biológica de la tierra del paísdel país

Exportando “Alta Tecnología” (Nanotecnología?)Exportando “Alta Tecnología” (Nanotecnología?)

El territorio representa las exportaciones de alta tecnología El territorio representa las exportaciones de alta tecnología del paísdel país

¿Y los Chinos?

Según las estadísticas de la OMPI, la innovación se está desplazando hacia el este asiático.

En el año 2006 se solicitaron por Chinos en su país 470,342 patentes, modelos de utilidad y diseños

industriales (82% del total) y se les otorgaron 25077 (84% del total). Estos números son aproximadamente el 20% de

todo lo tramitado desde 1985. En el año 2006 se solicitaron por Mexicanos en nuestro

país 1873 patentes, modelos de utilidad y diseños industriales (4% del total) y se otorgaron 826 (3% del total),

que equivalen aprox. al 7% de lo presentado por mexicanos en nuestro país desde 1994.

Círculos de la Propiedad Intelectual

Documentación en general

Publicaciones Defensivas

Patentes y Registros

Secretos Industriales

Adaptado de Davis, Julie L. & Harrison, Suzanne S. “Edison in the Boardroom”. Wiley, 2001

A la solicitud de patente se deberá acompañar:I. La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar a su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.

Ley de la Propiedad IndustrialArtículo 47, fracción I

Patentes = abogadosPatentes = abogados

Patentes: Mito 1

Patentes = conocidoPatentes = conocido

•Título.

•Descripción detallada (título, campo, antecedentes, especificación, depósito de material biológico,

enumeración de figuras, mejor método)

•Mejor método para llevar a la práctica la invención.

•Reivindicaciones – Lo más importante (define el monopolio conferido)

Patentes: Mito 2

La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47.

Ley de la Propiedad Industrial Artículo 78 fracción I

Patente = mentiraPatente = mentira

Patentes: Mito 3

Patentes = inserviblesPatentes = inservibles

Un recipiente caracterizado porque se fabrica en vidrio y comprende una base circular y una pared que se extiende hacia arriba desde el perímetro de la base de manera perpendicular a la misma”

Un recipiente caracterizado porque comprende una base y una pared que se extiende hacia arriba a partir del perímetro de la base en un ángulo mayor a 0°

Patentes: Mito 4

Obtener Patentes = No infringir otrasObtener Patentes = No infringir otras

Un recipiente del tipo que comprende una base con una pared que se extiende hacia arriba a partir del perímetro de la base en un ángulo mayor a 0°, caracterizado porque comprende por lo menos un apéndice sobre la superficie exterior de la pared para sujetarlo.

Patentes: Mito 5

•Por lo menos el 70% del conocimiento tecnológico solamente se publica en literatura de patentes.

University of Virginia Patent Foundation,

•Después de 1990, más de la mitad de la información en el área de la química se encuentra en patentes.

American Chemical Society

•95% de la actividad de invenciones se encuentra solamente en patentes.Según Judith Lamont (KM World, http://www.kmworld.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=9213, “Tour the Changing IP Landscape” KM World;

January 1, 2001, Vol. 10 Issue 1, p12, 3p),

•70% de la información publicada en patentes nunca se publica en otro lugar. (Según Caroline Reagan Online Currents; January 1998, Vol. 13 Issue 1, p6-8;, 4p)

•Entre el 80 y 90% de la información tecnológica se encuentra en patentes y no se publica en ningún otro medio.

Según el CENTREDOC de Suiza,

•El 80% de toda la información técnica aparece solamente en patentes. Según la empresa Patents On Line

•Es bien aceptado que más del 80% de la información de invenciones se publica en patentes y no es posteriormente publicada por ningún otro medio.

Según el profesor Prabuddha Ganguli, de la India

Patentes sin valor técnico/científicoPatentes: Mito 6

NO SE CONSIDERAN INVENCIONES EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES

• Principios teóricos o científicos.• Meros descubrimientos.• Esquemas, planes, reglas y

métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios.

• Métodos matemáticos.• Programas de computación.*• Formas de presentación de

información• Creaciones estéticas y obras

artísticas o literarias.*

• Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.

• La yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de uso o forma, dimensiones o materiales que no produzca un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Patentes: Mito 7El software no es patentableEl software no es patentable

Las patentes en México son más tardadasLas patentes en México son más tardadas

Presentación MX basada en Solicitud Internacional PCT(Tiempos de fase internacional no se muestran)

*SI LA PRIORIDAD NO FUE UNA SOLICITUD DE PCT** O ANTES SI SE CUMPLE EL EXAMEN DE FORMA RÁPIDO*** DEPENDE DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN

Línea de tiempo de trámite en MéxicoLínea de tiempo de trámite en México

PRESENTAPRIORIDAD

7612

PCT*

1

48 50

PUBLICACIÓNMX**

4

OTORGAMIENTO./NEGATIVA

10430

MX

2.5

0

34 36 38 40 42 44 46

EXMNFORMA

3

1

66 72 78

EXAMENDE FONDO***

84 90 96 102

6 7 8

3 4 5 6

108

9

0

0

M

Y(P)

Y(MX)

Patentes: Mito 8

•Por las 10270 solicitudes de patente en EUA de 178 universidades (2005) solo se

otorgaron 2000.

•4000 licencias por el total de solicitudes presentadas, es decir, aproximadamente

200,000 (10 mil por año), aprox. 2%

Las patentes son garantía de éxito económicoLas patentes son garantía de éxito económico

Patentes: Mito 9

Existe patente internacional/Una patente US vale en Existe patente internacional/Una patente US vale en MéxicoMéxico

•No hay patente internacional.

•Tratados internacionales para tramitación y prelación

•PCT (no otorga patentes)

•Convención de parís

•ADPIC

Patentes: Mito 10

1. Se pretende que todo lo confidencial sea 1. Se pretende que todo lo confidencial sea considerado secreto industrial.considerado secreto industrial.

2. Se desconoce la ley que los regula.2. Se desconoce la ley que los regula.

3. Se desconocen los requisitos necesarios para 3. Se desconocen los requisitos necesarios para hacer valer el derecho que confieren.hacer valer el derecho que confieren.

DESINFORMACIÓN:

Los Secretos Industriales

0

El uso estratégico

Problematécnico

no resuelto

Desarrollo detecnología(invención)

Apropiacióncomo secreto

industrial

Búsqueda dearte previo

Estrategia deApropiación y

Análisis deLibertad de uso

Inicio deGestión

de la patente

¿Ya existetecnología?

Adquisiciónde Tecnología

(License-in)

Asimilaciónde la

Tecnología

¿Uso libre?

¿Convieney se puedepatentar?

Transferenciade Tecnología(License-out)

¿Explotaciónpor mediosPropios?

Explotaciónde la

Tecnología

SI

SI

SI SI

NO

NO

NO

NO

Desarrollo deTecnología

Búsqueda dearte previo

Redacción dela solicitud

Negativa dela solicitudImposible

Proteger

Patentedominada

Búsqueda deAplicaciones

Gestión delTrámite

(Si hay $)

Resuelve un problema de alguien o “alguien”

piensa que tiene futuro

Estrategia Fallida en Filosofía de Obtención de PI

Patente conPotencial deInnovación

Problematécnico

no resuelto

Desarrollo detecnología(invención)

Análisis depatentabilidad

/libertad de uso

Redacciónde la solicitud

(Si hay $)

Patenteconcedida

con potencialde innovación

Apropiacióncomo secreto

industrial

Búsqueda dearte previo

Estrategia deApropiación(Busca $)

El arte previo no resuelve el problema

técnico satisfactoriamente

Estrategia Exitosa en Filosofía de Obtención de PI

Si usted le roba la idea a un autor, se llama plagio; si usted les roba a muchos, se llama

investigación(Wilson Mizner, guionista)

Inventor y Empresa

se contactan

Empresapiensa que

hay potencial

ColaboraciónEmpresa –

Inventor-otrosinvestigadores

El centro seentera

ImposibleTransferirtecnología

Todos secansan

Inventor piensaque puede

haber $$$$

ConocimientoValioso

(¿Quién esdueño?)

Estrategia Fallida de entrada al Mercado Tecnológico

El centro notiene procesos

de TT transparentes

EmpresaDETECTAnecesidady contacta

Desarrollo detecnología(invención)

Validación ySeguimientopor empresa

Redacciónde la solicitud

(Si hay $)

Licencia deTecnología

Apropiacióncomo secreto

industrial

Centro deInvestigación

proponeproyecto

Estrategia deApropiación

La UTT negociacontrato

Estrategia Exitosa de entrada al Mercado Tecnológico

¿Preguntas?

hchagoya@bcb.com.mx

Becerril, Coca & Becerril, S. C.

“De la cabeza para abajo, un hombre vale un par de dólares al día; de la cabeza para arriba, vale

lo que su cerebro pueda producir”Thomas Alva EdisonThomas Alva Edison