PCT - Tratado de cooperacion en materia de patentes

Tratado de cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Curso diseñado para el Becario del Servicio Peral de Asesoramiento en Propiedad Industrial del Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Murcia, 24 de Mayo de 2011

Internacional 6 y 7 - PCT

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Antecedentes

• Propuesta que la delegación de los Estados Unidos realizó en el año 1966 en la reunión anual del Comité Ejecutivo de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial– Recomendación del Comité al Director del BIRPI– Objetivos

• Reducir costes• Eliminar la duplicidad del trabajo de las oficinas

• En 1970 la Conferencia Diplomática de Washington, celebrada entre los días 25 de mayo y 19 de junio– Entrada en vigor en 1978

• 143 países (Qatar ha sido el último)


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El PCT en España

• Entró en vigor el 16 de noviembre de 1989 una vez admitido el español como idioma de publicación internacional

• El 22 de septiembre de 1993, la Oficina Española de Patentes y Marcas fue designada por la Asamblea de la Unión PCT como Administración de búsqueda internacional

• El 6 de junio de 1997 España retiró la reserva que había formulado en su día al Capítulo II del Tratado

• El 3 de octubre de 2001 la OEPM fue designada como Administración de examen preliminar internacional


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Características

• No es un procedimiento de concesión • ES UN PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN

• La solicitud internacional tiene efectos de depósito nacional en los Estados designados

• Examen único de formalidades

• Posibilidad de obtener títulos fuertes de protección– Desde el 1º de enero de 2004 con una opinión escrita

• Aplazamiento de la tramitación ante las Oficina nacionales– . Con efectos de 1º de abril de 2002, el plazo de los 20 meses

del artículo 22 fue derogado


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Trámites de la fase internacional

• Obligatorios

1. La presentación de la solicitud internacional para su tramitación por la oficina receptora y transmisión a la Oficina Internacional y a la Administración de búsqueda

2. La realización por esta Administración del informe de búsqueda internacional junto con la opinión escrita sobre patentabilidad

3. La publicación internacional de la solicitud.

• Opcional

4. El cuarto trámite, que comprende el examen preliminar internacional


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Órganos competentes

• La Oficina Internacional– Depositaria de la copia auténtica de la solicitud internacional– Realiza las publicaciones establecidas por el Tratado y su Reglamento – Coordina y supervisa todas las actuaciones derivadas de la aplicación del

mismo

• Oficinas nacionales– Oficina receptora– Oficina designada– Oficina elegida

• Administración de búsqueda internacional– España es Administración de búsqueda internacional desde el 22 de

septiembre de 1993

• Administración de examen preliminar internacional– La OEPM es Administración de Examen desde el día 3 de octubre de 2001

aunque el inicio de sus actividades se pospuso hasta el año 2003 una vez efectuada la preceptiva comunicación del Director de la OEPM al Director General de la OMPI señalando la fecha a partir de la cual se aceptarían solicitudes internacionales para efectuar el examen.


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ISA e IPEA

• AT Austrian Patent Office

• AU Australian Patent Office

• BR National Institute of Industrial Property (Brazil)

• CA Canadian Intellectual Property Office

• CN State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

• EP European Patent Office (EPO)

• ES Spanish Patent and Trademark Office

• FI National Board of Patents and Registration of Finland

• JP Japan Patent Office

• KR Korean Intellectual Property Office

• RU Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Russian Federation)

• SE Swedish Patent and Registration Office

• US United States Patent and Trademark Office (USPTO)

• XN Nordic Patent Institute


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Documentos de la solicitud internacional (I)

• Petitorio– PCT/RO/101

• Contenido del Petitorio– Solicitud presentada para que sea tramitada en virtud del

Tratado de Cooperación en materia de patentes.– Título de la invención– Solicitante– Designación del inventor– Representante– La designación de Estados

• Desde 1º de Enero de 2004, no es necesaria la designación individual de Estados, sino que todos ellos quedan automáticamente designados al presentar la solicitud

– Derecho de prioridad• artículo 19 del Convenio de la Unión de París

– La Administración de búsqueda internacional


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Prioridad interna o autodesignación

1) La solicitud internacional podrá contener una declaración, según lo prescrito en el Reglamento, que reivindique la prioridad de una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o para dicho país.

2) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b), los requisitos y los

efectos de una reivindicación de prioridad presentada conforme al párrafo 1), serán los establecidos en el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

b) La solicitud internacional que reivindique la prioridad de una o más

solicitudes anteriores presentadas en un Estado contratante o para el mismo, podrá designar a ese Estado. Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de una o más solicitudes nacionales presentadas en un Estado designado o para el mismo, o reivindica la prioridad de una solicitud internacional que hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos de la reivindicación de prioridad en ese Estado se regirán por su legislación nacional.


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Documentos de la solicitud internacional (II)

• La descripción – Art. 5 del Tratado.- Claridad y el carácter completo – Contenido:

• indicación del sector de la técnica• indicación de la técnica anterior• divulgación de la invención• descripción de los dibujos, si existen, • y la indicación, al menos, de un modo de realización de la invención.

• Las reivindicaciones– Claras– Fundarse en la descripción

• Los dibujos

• El resumen


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Las tasas

• En beneficio de la oficina receptora– Transmisión 72,06 €– Transmisión del documento de prioridad 28,82 €

• En beneficio de la oficina internacional– Tasa presentación internacional 999,00 €– Tramitación 150,00 €

• En beneficio de la administración de búsqueda– Búsqueda ISA/ES/EP 1.785,00 €

• En beneficio de la autoridad internacional de examen– Examen preliminar internacional 566,49 €


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La tramitación de la solicitud internacional por la oficina receptora

• Se realizan dos trámites1. Otorga a la solicitud internacional una fecha de presentación

• Previa comprobación de los requisitos establecidos por el artículo 11 del Tratado

2. Examina los aspectos formales y requisitos materiales de los documentos conforme al artículo 14 del Tratado y reglas concordantes del Reglamento

• Suspenso– Plazo habitual para subsanar defectos: 1 mes– En caso contrario se considera retirada

• Otros trámites– Comprobación defensa nacional– Transmisión de ejemplares

• Oficina Internacional (ejemplar original) Art. 12.2 PCT• Administración encargada de la búsqueda internacional (copia para la

búsqueda)• Administración receptora (copia para la ofician receptora)


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Informe de búsqueda internacional

• Descubrir el estado de la técnica pertinente en relación con el objeto de la solicitud internacional– De acuerdo con las reivindicaciones– Todos los documentos que se consideren relevantes en relación con

la novedad y la actividad inventiva de la invención

• Elaboración de la opinión escrita

• Una copia del informe se transmite al solicitante y a la Oficina Internacional

• Modificaciones– Una vez recibido el informe de búsqueda internacional, el

solicitante, conforme al artículo 19 del Tratado, puede modificar las reivindicaciones ante la Oficina Internacional. Esta modificación no puede exceder del contenido de la solicitud tal como fue inicialmente presentada.


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Publicación internacional

• 18 meses de la fecha de prioridad– El solicitante puede

solicitar una publicación anterior

– Si es posible, se publica junto con el informe de búsqueda internacional

• Dos publicaciones– Folleto– Anuncio en la Gazeta PCT

• Formatos– Electrónico (verdadero)– Papel

• 10 Idiomas– árabe– portugués– ruso– español– otros– francés– coreano– chino– alemán– Japonés


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Divulgación

• La Oficina Internacional traduce todos los resúmenes y títulos de las solicitudes PCT en inglés y francés,

• Todos los informes (informe de búsqueda internacional, informe de búsqueda internacional suplementaria, informe preliminar internacional sobre la patentabilidad) en inglés.


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Efectos de la publicación internacional

• La publicación de una solicitud internacional tiene, en relación con cualquier Estado designado en la misma, los efectos que la legislación de ese Estado prevea para la publicación nacional obligatoria de las propias solicitudes nacionales.

• Estos efectos se refieren a la posibilidad de invocar la protección provisional prevista por las leyes de patentes para las solicitudes de patentes publicadas.


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El examen preliminar internacional

• Facultativo, Art 33 del Tratado• Plazo: 28 meses• Objeto

– Emitir una opinión preliminar y no vinculante sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la invención objeto de la solicitud internacional

– No se produce el efecto del capítulo II de retrasar la entrada en fase nacional 30 meses

• Solicitud– La solicitud de examen preliminar internacional se presenta ante la

Administración de examen preliminar internacional, no ante la oficina receptora ni ante la Oficina Internacional

• Realización– El examen preliminar internacional se desarrolla en la Administración de

examen. Esta envía notificaciones escritas al solicitante sobre aquella parte o partes de su solicitud que, a criterio del examinador, no satisfagan los requisitos de patentabilidad o contengan defectos de los señalados en la regla 66. El solicitante deberá contestar a estas objeciones con sus propias observaciones o modificaciones.


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Plazos de fase nacional (I)

(Art 22 PCT)

1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad.

2) Cuando, según lo dispuesto en el Artículo 17.2)a), la Administración

encargada de la búsqueda internacional declare que no se establecerá un informe de búsqueda internacional, el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el párrafo 1) del presente Artículo será el mismo que el estipulado en el párrafo 1).

3) Para el cumplimiento de los actos mencionados en los párrafos 1) o 2),

cualquier legislación nacional podrá fijar plazos de vencimiento más amplios que los que figuran en esos párrafos.


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Plazos de entrada en fase nacional (II)

• Modificación del articulo 22 del Tratado, que entró en vigor el 1º de abril de 2002, – 30 meses para todos los solicitantes. – Incompatibilidades

• En estas oficinas se seguirá aplicando el plazo de los 20 meses hasta que vayan retirando la reserva.

• Examen de la solicitud– En ninguna oficina designada o elegida puede comenzar el examen de la

solicitud antes de que transcurran estos plazos si bien el solicitante puede pedir que se inicie el examen lo antes posible.

• Conocimiento previo– Las oficinas designadas, antes de que dé comienzo la fase nacional, tienen

ya conocimiento de la designación y de la solicitud internacional en virtud de la comunicación del artículo 20 del PCT que la Oficina Internacional les remite una vez publicada la solicitud. Esta comunicación puede consistir tan solo en la notificación del hecho de la designación o comprender, además, una copia del folleto de la solicitud internacional y del informe de búsqueda internacional.


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Requisitos entrada en fase nacional

a) La presentación de una traducción de la solicitud internacional en el idioma que la oficina designada o elegida haya indicado.

b) El pago de la tasa nacional por presentación de una solicitud nacional, cuyo importe corresponde también fijar a la oficina designada.

• Otros– No es obligatorio su uso, pero se puede establecer un

formulario para facilitar la solicitud– Si la solicitud internacional va a ser tramitada como modelo

de utilidad por haberlo así indicado el solicitante cuando presentó dicha solicitud, el Tratado (Regla 6.5) dispone que deberá otorgarse a este solicitante un plazo de dos meses para que pueda adaptar su solicitud a la nueva modalidad.


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Exigencias nacionales (I)

• Prohibición de requisitos forma y contenido– El artículo 27 del PCT establece que ninguna legislación nacional

podrá exigir que la solicitud internacional cumpla en cuanto a su forma o contenido con requisitos distintos de los previstos en el Tratado o en el Reglamento o con requisito adicionales.

• Requisitos admisibles– Representación, – Designación del inventor– Transferencias o cesiones de derechos– Divulgaciones no oponibles etc.

– El Tratado no limita la libertad de un Estado para aplicar las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional ( Art- 27. 8. PCT) o para prescribir los requisitos de patentabilidad que desee.

– Se pueden aplicar sus propios criterios sobre el estado anterior de la técnica y sobre cualesquiera otros requisitos que no afecten a aspectos de forma y contenido de la solicitud.


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Exigencias nacionales (II)

• Oportunidad de subsanar– El procedimiento de concesión que se sigue es el establecido

para las patentes nacionales habida cuenta de que una solicitud internacional no puede ser rechazada porque no cumpla con los requisitos del PCT o su Reglamento o con la legislación nacional sin antes dar al solicitante la oportunidad de subsanar los defectos en la medida y de conformidad con lo previsto por dicha ley nacional para situaciones idénticas o parecidas. (Art. 26 PCT)

• Modificaciones– Todo solicitante tiene derecho a modificar las

reivindicaciones, la descripción, y los dibujos antes de que comience la tramitación de su solicitud ante la oficina designada dentro del plazo de un mes a partir del cumplimiento de los actos previstos para la entrada en fase nacional (Art. 28 y Regla. 52 PCT)


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Exigencias nacionales (III)

• Si no se cumplen, se considera retirada– El no cumplimiento de los actos de entrada en fase nacional

dentro de los plazos requeridos (20 ó 30 meses, según proceda) implica el que la solicitud internacional pierda los efectos de depósito nacional regular en el Estado designado o elegido y este efecto es equivalente a una retirada de solicitud nacional en ese Estado.


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Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio

• El Tratado permite que éste sea aplicado directamente– Pero el Tratado deja al cuidado de los Estados miembros la

regulación de determinados aspectos sobre puntos concretos de la tramitación tanto en la fase internacional como en la fase nacional a fin de eliminar posibles riesgos de inseguridad jurídica y de hacer compatibles las normas del Tratado con las exigencias de la ley nacional.

• Contenido– Las normas que se contienen en el mismo se refieren a

determinados aspectos de la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como oficina receptora y como oficina designada o elegida

– Tasas


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Oficina receptora

• Legitimación para presentar solicitudes ante la OEPM como oficina receptora

• Presentación obligatoria en España de solicitudes internacionales

• Tasas de transmisión y tasa por pago tardío

• Aspectos formales – Número de ejemplares– Prioridad (tasa de trasmisión)


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La OEPM como oficina designada y elegida

• Valor de depósito nacional regular y autodesignación

• Efectos de las solicitudes internacionales después de su publicación– Si se ha hecho en castellano, esta publicación según el D. Decreto,

sustituye a la publicación nacional prevista por nuestra Ley de patentes. – Si no se hace en castellano, no surte efectos hasta que no se traduce al

castellano• Para información de terceros, deberá hacerse en el BOPI una mención de la fecha

a partir de la cual la traducción de la solicitud internacional en español se encuentra a disposición del público.

• Requisitos para que comience en España la fase nacional

• Unidad de invención

• Prohibición de doble protección– Traducción incorrecta


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La OEPM como ISA e IPEA

• ISA– La OEPM fue designada por la Asamblea de la Unión PCT como Administración

de búsqueda internacional (ISA: International Searching Authority) con fecha 22 de septiembre de 1993

– Inició su actividad como ISA en marzo de 1995.

• IPEA– Con fecha 3 de octubre de 2001 fue asimismo designada como Administración

de examen preliminar internacional (International Preliminary Examination Authority:IPEA)

– Inició su actividad como IPEA el 1º de junio de 2003.

• Protocolo de centralización del CPE– La OEPM puede realizar búsquedas internacionales no solamente para las

solicitudes presentadas por nacionales o residentes en España sino también para los nacionales o residentes de Estados de habla española

• Acuerdo con la OMPI– Firmado por primera vez en septiembre de 1993, fue renovado en diciembre de

1997, y modificado en octubre de 2001 como consecuencia de la designación de la OEPM como Administración de examen preliminar internacional.


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Reconocimiento de búsquedas por la EPO

• Reconocimiento parcial– Se ahorran tasas de búsquedas en la EPO

• Eliminación de la búsqueda complementaria– Con fecha 9 de junio de 1995, el Consejo de Administración de la OEP

adoptaba una decisión por la cual las búsquedas internacionales efectuadas por la OEPM eran reconocidas en el procedimiento ante la Oficina Europea en la entrada en fase regional, quedando eximidas de la búsqueda complementaria del artículo 157.2 del Convenio las solicitudes internacionales cuya búsqueda hubiera sido realizada por la OEPM.

• El acuerdo OEPM-PRV-OEP, publicado en el BOE de 28.4.1999– Normas que delimitan el objeto de la cooperación, se fija una tasa

única en materia de búsqueda internacional y se establecen normas para la armonización de las búsquedas, disposiciones financieras sobre ingresos y gastos, procedimientos de reembolso y derogación de los acuerdos que en aquella fecha tenían suscritos estas oficinas en materia de cooperación para las actividades de búsqueda.


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La OEPM como administración de búsqueda

• Tareas– Comprobar exigencia Unidad de Invención (R40)– Comprobar título (R 37)– Comprobar resumen (R 38)– Búsqueda de la invención reivindicada– Rectificación de errores evidentes– Establecimiento IBI (R42 y 43) o no establecimiento (art.17.2)

• Plazo– 3 meses desde la recepción de la copia por la ISA o 9 meses desde la

fecha de prioridad• Se aplica el plazo que expire más tarde

• Modificaciones por el solicitante– Oportunidad de presentar modificaciones una vez recibido el IBI (Art.

19 y R. 46) Ante la Oficina Internacional, en el plazo de 2 meses desde la

– fecha de transmisión del IBI o de 16 meses desde la fecha de prioridad


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La OEPM como administración de examen

• Proporcionar una opinión de la IPEA, preliminar y no-vinculante, en cuanto a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de la invención

• Posibilidad de modificar la solicitud internacional en su totalidad antes de entrar en la fase nacional

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