FACULTAD DE DERECHO

Carrera de Derecho

REGISTRO DE MARCAS Y ORDEN PÚBLICO: CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE

SIGNOS DISTINTIVOS DE INDECOPI

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado

GRECIA LUCÍA SÁNCHEZ MEDINA

Asesor:

Jorge Alberto Beltrán Pacheco

Lima - Perú

2019

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Dedicatoria

A aquellos que materializaron los conceptos de apoyo y comprensión.

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Resumen

El artículo 135 p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina plantea la prohibición

del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden

público, artículo por el cual se derivan diversas controversias entre el solicitante al

registro de marcas y la Dirección de Signos Distintivos, siendo que se verifica un

problema de interpretación respecto al orden público que debe prevalecer en la

actualidad.

En efecto, el objetivo del presente trabajo nace ante la necesidad de determinar si la

prohibición del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y

el orden público se encuentra correctamente interpretado o afecta otros derechos tales

como: la libertad de empresa y el derecho de elección del consumidor.

Asimismo, se plantea la diferencia entre marcas que puedan ser consideradas de mal

gusto y marcas que realmente afectan la prohibición del registro establecida en el

artículo 135 p) de la Decisión 486.

Por ende, las propuestas de solución ante la controversia indicada parte de la

premisa de (1) la creación de una directiva de obligatorio cumplimiento para la Dirección

de Signos Distintivos, (2) la propuesta de enmienda al artículo 50º del Decreto

a<Legislativo 1075 siendo que la norma es creada con el objetivo de regular aspectos

complementarios de la Decisión 486 y, por último (3) la elaboración de un boletín que

apoye a los usuarios sobre el conocimiento del registro de marcas de mal gusto y su

diferencia con la prohibición del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las

buenas costumbres y el orden público.

Palabras clave: Marcas, orden público, libertad de empresa, derecho de elección del

consumidor, riesgo de confusión, enmienda, directiva, boletín, estático, dinámico.

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Abstract

Article 135 (p) of Andean Community Decision 486 raises the prohibition of the

registration of marks contrary to law, morality, good customs and public order, an article

which results in various disputes between the applicant in the registration of Directorate

of Distinctive Signs, where a problem of interpretation with respect to public order is

verified and must prevail at present.

Indeed, the objective of this work arises in the need to determine whether the

prohibition of the registration of marks contrary to the law, morality, good customs and

public order is correctly interpreted or affects other rights such as: freedom of enterprise

and the consumer's right of choice.

It also raises the difference between marks which may be regarded as in bad taste

and marks which actually affect the prohibition of registration laid down in Article 135(p)

of Decision 486.

Finally, the proposals for settlement in the face of the dispute indicated part of the

premise of (1) the creation of a mandatory directive for the Directorate of Distinctive

Signs, (2) the proposed amendment to Article 50 of Legislative Decree 1075 - the

standard is created with the aim of regulating complementary aspects of Decision 486 -

and (3) the preparation of a newsletter that supports users on the knowledge of the

registration of bad-taste marks and their difference with the prohibition of the registration

of marks contrary to law, morality, good customs and public order.

Keywords: Trademarks, public order, freedom of enterprise, consumer right of

choice, risk of confusion, amendment, directive, newsletter, static, dynamic.

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Índice Capítulo 1: Introducción ............................................................................................... 8 1.1.Situación problemática. ............................................................................................. 8

1.2.Formulación del problema. ........................................................................................ 9

1.2.1. Problema general. ................................................................................................. 9

1.3. Objetivos. .................................................................................................................. 9

1.3.1. Objetivo general. ................................................................................................... 9

1.4. Justificación de la investigación. ........................................................................... 10

Capítulo 2: Marco Teórico .......................................................................................... 11 PARTE UNO. Antecedentes

2.1. Antecedentes. ......................................................................................................... 11

PARTE DOS. Orden público

2.2. Sobre el orden público. ........................................................................................... 12

2.3. Afectación del orden público. ................................................................................. 20

PARTE TRES. Derecho de marcas

2.4. Definición de marcas. ............................................................................................. 21

2.5. Principios en el sistema marcario. .......................................................................... 22

2.6. Función de las marcas. .......................................................................................... 25

2.7. Capacidad distintiva de las marcas. ....................................................................... 29

2.8. Clasificación de las marcas. ................................................................................... 31

2.9. Del registro de marcas. .......................................................................................... 32

2.10. Prohibiciones absolutas al registro de marcas. .................................................... 33

2.11. Prohibiciones relativas al registro de marcas. ...................................................... 36

2.12. Sobre el riesgo de confusión. ............................................................................... 37

2.13. Criterios para la determinación del riesgo de confusión. ...................................... 39

2.14. Excepciones: las marcas notorias ........................................................................ 40

2.15. Marcas especiales ................................................................................................ 41

PARTE CUATRO. Libertad de empresa y derecho del consumidor

2.16. Libertad de empresa y derecho marcario. ............................................................ 42

2.17. Sobre la concepción de libertad de empresa. ...................................................... 44

2.18. De las manifestaciones de la libertad de empresa. .............................................. 46

2.19. De la afectación al derecho de la libertad de empresa. ....................................... 48

2.20. Noción del acto de consumo. ............................................................................... 50

2.21. Sobre el derecho del consumidor y el derecho de elección del consumidor. ....... 52

2.22. Sobre el principio de información y el principio de idoneidad. .............................. 54

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2.23. Importancia del derecho de consumo. ................................................................. 57

2.24. Problemas vinculados a actos de consumo. ........................................................ 59

Capítulo 3: Metodología de la investigación ............................................................. 62 3.1. Tipo de la investigación .......................................................................................... 62

3.2. Diseño de la investigación ...................................................................................... 62

Capítulo 4: Resultados de la investigación .............................................................. 65 PARTE UNO. Del Análisis

4.1. Análisis sobre las marcas contrarias al orden público en función al marco teórico y

entrevistas realizadas .................................................................................................... 65

4.2. Sobre la creatividad para construir marcas que puedan contar con un doble sentido

....................................................................................................................................... 68

4.3. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación de la libertad de empresa

por denegar marcas contrarias al orden público ........................................................... 70

4.4. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación del derecho de elección

del consumidor por denegarse marcas contrarias al orden público ............................. 74

4.5. Respecto de la calificación de la solicitud del registro de marcas sobre el uso de

determinadas palabras que podrían ser consideradas de doble sentido ...................... 76

PARTE DOS. De las resoluciones

4.6. Sobre la denegación del registro de la marca El Pezweon en primera instancia ... 79

4.7. Del Tribunal de Defensa de la competencia y de la propiedad intelectual y el

otorgamiento del registro de la marca El Pezweon ....................................................... 83

4.8. Sobre la denegación del registro de la marca Del carajo ....................................... 89

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones ......................................................... 92 PARTE UNO. Conclusiones

5.1. Orden público en la calificación del registro de marcas ........................................ 92

5.2. Prohibición del registro de marcas y la libertad empresarial .................................. 94

5.3. Prohibición del registro de marcas y el derecho de elección de los consumidores

....................................................................................................................................... 96

PARTE DOS. Recomendaciones

5.4.Directiva interna de obligatorio cumplimiento .......................................................... 98

5.5. Enmienda al artículo 50 del Decreto Legislativo 1075 ........................................... 99

5.6. Elaboración de boletín informativo ....................................................................... 100

6. Bibliografía de la tesis .......................................................................................... 102

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7. Anexos .................................................................................................................... 108 7.1.Entrevista al Abogado Alfredo Lindley Russo ....................................................... 108

7.2.Entrevista al Abogado Gonzalo Barreda ............................................................... 109

7.3.Entrevista al Abogado Miguel Mena ...................................................................... 112

7.4.Entrevista al Abogado Miguel Morachimo ............................................................. 116

7.5.Entrevista al Abogado Pierino Stucchi .................................................................. 120

7.6.Entrevista al Abogado Ricardo Beaumont ............................................................. 124

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Capitulo 1: Introducción

1.1. Situación problemática:

Con fecha 01 de diciembre del 2000, entra en vigencia, dentro de los países suscritos

a la Comunidad Andina, la Decisión 486 sobre el Régimen común de la propiedad

industrial, sustituyendo con ella a la Decisión 344.

En el artículo 135º, inciso p), de la Decisión 486 se indica textualmente que: “no

podrán registrarse marcas que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a

las buenas costumbres” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000) Sin embargo, la

subjetividad que distingue al inciso en mención hace nacer diversas controversias entre

la dirección de signos distintivos - encargada de otorgar o denegar el registro de la marca

- y el solicitante de ella.

Uno de los casos más escuchados en derecho de marcas fue la emblemática

resolución de la Dirección de signos distintivos de Indecopi que denegó en primera

instancia el registro de la marca “Pezweon”, (Resolución Nº 15444-2009/DSD-

INDECOPI, 2009) invocándose los argumentos del inciso p) señalados en el párrafo

precedente. Posteriormente, la Sala de propiedad intelectual del Tribunal de Indecopi

otorgó el registro de la marca al no haberse podido demostrar la afectación a la que

hacía mención la Dirección de signos distintivos. (Expediente Nº 370773-2008, 2011)

En ese sentido, la razón de ser de la presente es brindar consideraciones a efectos

de resguardar la libertad de empresa y la protección del derecho de los consumidores

respecto de la discrecionalidad e interpretación subjetiva que en casos puntuales otorga

la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi al artículo 135º, inciso p), al gozar de la

facultad de prohibir el registro de marcas contrarios al orden público, sustituyendo

ocasionalmente lo que define constantemente la sociedad a través de su actuación y lo

que plasma el Estado a través de sus principios y normas.

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1.2 Formulación del problema: 1.2.1 Problema general:

a. ¿Qué criterios sostienen la noción de la prohibición de registrar marcas

contrarias al orden público al momento en que la Dirección de signos

distintivos califica el registro de una marca?

b. ¿La prohibición de registrar marcas contrarias al orden público, consagrado

en el inciso p) del artículo 135º de la Decisión 486, afecta el derecho a la

libertad de empresa?

c. ¿La aplicación de la prohibición de registro de marcas contrarias al orden

público cumple con proteger el derecho de elección de los consumidores?

1.3 Objetivos: 1.3.1 Objetivo general:

a. Analizar si se encuentra correctamente definida la noción de orden público

cuando la Dirección de signos distintivos de Indecopi califica el registro de

una marca.

b. Explorar si la prohibición del registro de marcas contrarios al orden público

afecta el derecho de libertad de empresa.

c. Evaluar si la aplicación de la prohibición del registro de marcas contrarias al

orden público respeta el derecho de elección de los consumidores.

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1.4 Justificación de la investigación:

El presente trabajo de investigación es necesario a fin de dar un alcance más

objetivo, y con ello lógico, de lo que realmente quiere explicar y/o lograr la prohibición

de marcas contrarias al orden público.

El articulo 135º, inciso p), relata acerca de la prohibición de registrar marcas

“contrarias a la ley, a la moral, al orden público y las buenas costumbres” (La Comisión

de la Comunidad Andina, 2000) Sin embargo, un caso controvertido en el territorio

nacional se da cuando la Dirección de signos distintivos de Indecopi deniega en primera

instancia el registro de la marca Pezweon (Resolución Nº 15444-2009/DSD-INDECOPI,

2009) donde se indica que la marca solicitada se encuentra incurso en la prohibición

indicada en el artículo 135º inciso p).

En ese sentido, la Dirección de signos distintivos de Indecopi da luces de que existe

la necesidad y conveniencia de establecer un contenido específico a lo que se entiende

por orden público al momento de que una persona, sea natural o jurídica, solicita

registrar una marca ante la institución en mención.

Se considera que se debe tener en cuenta un alcance más oportuno de lo

mencionado en el párrafo precedente, abocándose a la noción de orden público, con la

finalidad de no pasar por alto la importancia que tiene en el mercado peruano la

protección de una marca para favorecer las inversiones, potenciar el ingenio de los

emprendedores de acuerdo a las necesidades del público objetivo de estos y con ello

dar una herramienta a los miembros de la Dirección de signos distintivos de Indecopi de

cumplir con resguardar el derecho a la libertad de empresa y la protección al derecho

de elección de los consumidores.

Por lo expuesto, los beneficiados con la presente son aquellos que solicitan el registro

de una marca ante la Dirección de Signos Distintivos, el aporte metodológico son

establecer estándares simplificados durante el examen de registrabilidad de una marca

solicitada a registro, considerándose posible el proyecto, siendo necesario el consenso

por parte de la Dirección de Signos Distintivos, estableciendo correctamente las

diferencias entre las marcas de mal gusto y las marcas que atentan el orden público.

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Capítulo 2: Marco Teórico

PARTE UNO. Antecedentes

2.1. Antecedentes

Kuyeng (2017) en la tesis Reformulando la prohibición de orden público: El orden

público constitucional y la necesidad de una lista de supuestos que límite la

interpretación de esta prohibición, brinda una serie de alternativas ante la prohibición

establecida en el artículo 135º inciso p) de la Decisión 486, avocándose a la prohibición

del registro de marcas contrarias al orden público, concluyendo que el establecimiento

de supuestos que atenten contra el orden público constitucional es la solución adecuada

para proteger los intereses colectivos o difusos de aquellos que se encuentren

vinculados al registro marcario, sean personas naturales o personas jurídicas de

derecho público o privado. (Kuyeng Ruiz, 2017)

Asimismo, Lajo (2013) en su tesis Análisis de las principales prohibiciones absolutas

en el registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales, concluye que el

empleo de encuestas de mercado sería la herramienta más útil para dotar de objetividad

al examen de distintividad cuando exista duda si se encuentra ante un signo genérico,

descriptivo o usual, adicionalmente señala que el mecanismo mencionado se emplea

por diversas cortes norteamericanas. (Lajo Estrada, 2013)

Lindley-Russo (2013) en su articulo denominado: Cuestionando la existencia de la

prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público

o lasbuenas costumbres, indica que la prohibición absoluta al registro de marcas no

resulta justificable, siendo innecesarios por diversos motivos que expone, tales como:

ello es generador de un gasto público, la prohibición absoluta de marcas no guarda

coherencia con el uso de marcas no inscritas, por tanto, no sancionadas y, entre otros,

señala que la prohibición absoluta nace de un argumento paternalista del Estado por

proteger a determinados grupos conservadores de personas. (Lindley-Russo, 2013)

Adicionalmente, Martín (2018) en el artículo español Límite al registro: marcas

contrarias al orden público o a las buenas costumbres indica que el Reglamento (UE)

2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea contempla en el artículo 7.1 f) uno de

los motivos de denegación absoluta, en particular, el relativo a las marcas contrarias al

orden público o a las buenas costumbres. En ese sentido, Martín señala que no se debe

amparar, por parte de la Administración Pública, a aquellas personas físicas o jurídicas

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que persiguen sus objetivos comerciales mediante marcas que ofenden determinados

valores básicos de una sociedad democrática y civilizada y del Estado de derecho.

(Martin, 2018)

Por último, Quintero (2019) en el artículo colombiano de nombre: Marcas contrarias

a la moral y orden público, señala también que las prohibiciones del registro marcario

contrarias a la moral y al orden público es viable siempre y cuando el examinador o

autoridad competente realice un balance adecuado para que sus sus fallos sean un

reflejo de la postura de la sociedad en el momento de la aplicación y atiendan a la

evolución cultural del país al momento de realizar el análisis de registrabilidad de un

signo. (Quintero Cuello, 2019)

PARTE DOS. Orden público

2.2. Sobre el orden público:

La doctrina que nos brinda definiciones respecto a orden público es abundante,

muchas de ellas contienen un alcance similar al afirmar que el orden público nace

numerosas veces a lo largo de la vida, por lo que siempre debe ir amoldándose al

contexto de la sociedad en la que se desenvuelve.

Asimismo, se precisa que “el orden público es un estándar jurídico, es decir, está

compuesto de normas de contenido variable, que dejan su materia a criterio discrecional

del magistrado judicial, encargado en última instancia de resolver estos problemas”

(Rubio Correa, pág. 91). Entonces, se puede señalar que sería incorrecto el aplicar

soluciones basadas en experiencias personales o excesivamente subjetivas respecto al

caso concreto en el que el representante del Estado deba decidir respecto a la viabilidad

de un tema que verse en torno al orden público.

Al contar con el deber de amoldarse al contexto en la que cada sociedad se

desenvuelve, se tiene como resultado, conforme Lezana (1993) indica:

No siempre actúa como fuerza represiva, inhibitoria, respecto del

individuo, sino que actúa también para vitalizar la norma, adecuándola al

momento en que se la aplica, o para desecharla como lastre cuando

impide el progreso, o para impulsar al órgano encargado de mantenerla

actualizada, a realizar su función. (pág. 14).

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En ese sentido, se reitera el afán de establecer la correcta aplicación del orden

público como un deber u obligación jurídica, la de priorizar el crecimiento de la sociedad

y el interés general, sin necesidad de establecer prohibiciones fundamentadas en

creencias personales y poco justificables.

Se considera entonces que uno de los pilares del orden público está basado en el

carácter promotor del progreso de la sociedad en la que se rodea. Por tanto, se piensa

firmemente que una forma de cuidar de la igualdad de la comunidad es mediante el

respeto de las formas de crear de los ciudadanos, claro está, siempre y cuando no

constituyan palabras o formas que denigren objetivamente y de forma fundamentada a

algún miembro o ente de la sociedad, incitando la violencia o la discriminación.

En el mismo sentido, se concuerda con Alsina (1993) cuando define al orden público

como:

Indefinido, porque varía en el tiempo y en el espacio, pero puede decirse

que el conjunto de reglas en que reposa el bienestar

común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares,

porque interesan a las sociedades colectivamente más que a los

ciudadanos aisladamente considerados. (pág. 58).

En relación a lo expuesto, se verifica que el orden público no es rígido ni estático sino

que varía de tiempo en tiempo de acuerdo a las necesidades de la sociedad y

enhorabuena se precisa que el orden público se preocupa de la armonía de la

colectividad y no de determinados grupos conservadores.

Asimismo, la efectividad del orden público se halla en la capacidad de amoldarse

dentro de la realidad en la que se desenvuelve, es por esa razón que “el concepto

estático del orden público limita a la autonomía privada, debiéndose considerar el

concepto dinámico del mismo, entendido como una obligación de un Estado promotor

de la satisfacción de las necesidades de sus integrantes”. (Espinoza Espinoza, pág.

304) Entonces, se precisa que el desafío a llevar a cabo trata de mantener un orden

público que no colisione con la necesidad que la sociedad requiere al momento de

efectuar sus emprendimientos.

Es por ello que, se considera que una de las finalidades principales de todo Estado

es impulsar a su comunidad a vivir en una economía social de mercado, fortaleciendo

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las inversiones y, con ello, motivar a todos al progreso, beneficiando no solo a los

empresarios sino también a la comunidad en general.

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional del Perú (2002) precisa al señalar respecto

a la nulidad de actos jurídicos contrarios a la ley, al orden público y las buenas

costumbres, Título Preliminar V del Código Civil, indicando sobre la nulidad de

cualesquiera obligación que afecte el interés general:

Por todo lo anterior, este Tribunal considera que «la intangibilidad de los

contratos de concesión protegida por el artículo 62 de la Constitución»,

el mismo que se interpreta en concordancia con los preceptos generales

que la ley de la materia dispone, esto es, en el Título Preliminar V

concordado con los artículos 1403 y 1404 del Código civil, no puede estar

por encima, ni ser ajena al cambio en las circunstancias que posibilita

que éstos pierdan validez, convirtiéndose la obligación

en ilícita o prohibida, cuando su realización afectare el interés general,

el cual, para el caso, se ve expresado en los fundamentos de las normas

que se impugnan, las mismas que cumplen con el principio de

razonabilidad y proporcionalidad. (Sentencia del Tribunal Constitucional,

2002)

De esa forma, se indica que el orden público debe ser razonable y proporcional,

debiendo ser entendido de acuerdo a como se desenvuelve la sociedad en el momento

determinado de su aplicación de tal forma que su aplicación no límite la prevalencia del

interés general de la comunidad, no debiendo priorizarse el interés de determinadas

minorías que pudiesen pecar en extremo de conservadores al encontrarse

desactualizados en información sobre la sociedad en la que actualmente se encuentran.

Así, la afectación del orden público se materializa mediante la realización de

actuaciones que busquen promover la violencia o la discriminación contra determinados

grupos de personas, siendo constituida mediante discursos que violenten o discriminen

en razón a la religión, raza, sexo, condición económica u otros análogos.

En este orden de ideas podemos resaltar que el orden público trata de las personas,

de su libre desenvolvimiento, garantizando el desarrollo social, económico y moral de

todos sus habitantes.

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Asimismo, se considera que es deber del Estado caminar al ritmo de cómo la

sociedad se desenvuelve en determinado momento en la que su aplicación resulte

necesaria, por ende, resulta que el orden público es un factor determinante para la

realización de los objetivos de toda persona, motivo por el cual el estado debe garantizar

su correcta aplicación.

Por consiguiente, se coincide con Ponssa de Miguens (1994) respecto a la noción

del orden público:

La sociedad quiere mantener en defensa de

la integridad y totalidad de la comunidad jurídica de que se

trate. Pero, esas valoraciones que son objetivas, por tener

intersubjetividad trascendental, por ser valoraciones positivas

para todos los miembros integrantes de esa sociedad, no son

estáticas, sino variables en espacio y tiempo histórico; de ahí

que el concepto de orden público no unívoco, sino dinámico,

movible y elusivo. (pág. 84)

Se coincide totalmente que el Estado – mediante sus representantes – tiene el deber

de direccionar el orden público por buen caminar; caso contrario, no florecería la

armonía en la República. Por ello, se señala que “es el Estado el que fija los límites en

nombre de los intereses sociales, los cuales deben ser interpretados espacial y

temporalmente” (Morales Godo , 2009, pág. 37) De esa forma, se coincide con la

necesidad de aplicar el orden público de acuerdo al desenvolvimiento de la sociedad en

determinado momento, sin convertirse en deber del Estado el mantenerlo estático sino

que deba ser dinámico en el tiempo.

Resulta fácil notar que la base del orden público es cuidar de la armonía y el libre

desenvolvimiento a la que toda sociedad democrática aspira. Por consiguiente, el orden

público trata de cómo la sociedad interactúa en cada tiempo concreto, asimismo, es

obligación del Estado interpretar el orden público de acuerdo a las necesidades

actualizadas de la sociedad, en beneficio de la prosperidad y de la plenitud de su Nación,

lo que evidentemente llevaría al éxito social y económico del Estado, caso contrario, de

existir un orden público desactualizado, existiría con ello una comunidad reprimida

respecto a sus ideales y sin aspiración por desenvolverse dentro del Estado al cual

pertenecen.

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En ese sentido, se indica que “los tribunales averiguan, en cada especie, si el objeto

de la convención o de la obligación es contrario a las

necesidades actuales del orden público; tienen por misión determinar

ese ámbito.” (Mazeaud, Mazeaud, & Mazeaud, pág. 283).

Entonces, se comprende que es deber de los tribunales averiguar, indagar más allá

de la norma y explorar como la sociedad se desenvuelve en la actualidad con la finalidad

de determinar si realmente determinado acto afecta el orden público. Asimismo, si

previamente el tribunal no explora las realidades de la sociedad el resultado se

encontraría desactualizado y con ello perjudicial.

De imaginar el orden público como un concepto estático en el tiempo se tendría

como resultado el estancamiento del libre desenvolvimiento de la sociedad, existirían

aún trabas para el registro de marcas consideradas como contrarias al orden público

por el motivo de ser inventadas con originalidad o por ser poco comprensibles por

determinadas entidades del Estado que no logran comprender que si el público

consumidor aceptó la marca previamente es porque no es observada como lesiva al

orden público.

Adicionalmente, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre acción de

amparo da luces acerca de una concepción precisa de orden público, concepto que

nadie debería pasar por alto cuando de representar al Estado se trata ya que tiene por

misión velar por el libre desenvolvimiento de la sociedad.

De esa forma, el Tribunal Constitucional señala (2004):

El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de

comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo

propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida

coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias,

intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la

realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude

a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual

se constituye en el basamento para la organización y estructuración de

la sociedad. (pág. 152)

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De existir un sinónimo de orden público no cabe duda en que sería constante y/o

cambiante, y se afirma que siempre es para mejor, se recuerda que en tiempo pasado

hacer que el voto de las mujeres se encuentre configurado como prohibido era parte del

orden público, al estar establecido en norma.

Adicionalmente, el orden público constituye la razón de ser de todo Estado, de no

existir orden público la población tendría complicaciones para desenvolverse con

naturalidad en sus actuaciones cotidianas, complicaciones que evidentemente

conllevaría a la pérdida de confianza para con el Estado.

Es por ello que, se coincide con Martinez Paz (1942) en la noción que presenta de

orden público:

En una palabra, si la noción de orden

público es por su naturaleza especial, nacional, eminentemente

condicionada, variable, resulta que no será posible obtener una

fórmula concreta que la exprese. No se puede decir, entonces, que

sea concretamente de orden público y que corresponde al orden

privado; sólo puede intentarse una concepción de tipo formal

que contenga los elementos, las bases universales, susceptibles

de ser integradas con una materia temporal. (pág. 89)

En consecuencia, se comprende que el orden público nace diferentes veces,

mediante distintas decisiones que establece la sociedad en su conjunto, en beneficio

del interés general y en favor del desarrollo de la Nación.

Asimismo, se piensa firmemente que el interés de las mayorías, que busquen

prevalecer la paz y la tranquilidad justificadamente, debe encontrarse siempre en primer

lugar frente a intereses de determinados grupos minoritarios que buscan prevalecer un

orden público estático, basado en preferencias de cómo se desenvolvía aquel en

determinado tiempo pasado, lo cual evidentemente no apoyaría el libre

desenvolvimiento.

Es por ello que, Smith (1968) menciona:

La ley se impone imperativamente a todos, subordinando el interés

individual al interés social. Proteger los efectos de

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las convenciones particulares contra los efectos de aquella ley

suprema, implicaría colocar la voluntad de los individuos por

encima de la voluntad general de la sociedad. (pág. 57)

Adicionalmente, se precisa que “los intereses comunes que deben primar por sobre

los intereses particulares; estos intereses comunes traducen “la voluntad social” que

jurídicamente constituye el orden público” (Morales Godo , 2009, pág. 46) De esa forma,

se hace necesario resaltar la necesidad de priorizar los intereses de la nación ante los

intereses de determinados grupos conservadores.

Gracias a lo señalado en el párrafo precedente podemos obtener las luces del

caminar del orden público en la República. La voluntad social consolida el orden público;

sin embargo, el poder del Estado muchas veces no ejerce un deber adecuado, al

confundirse discrecionalidad con orden público.

En ese sentido, sobre la variabilidad del orden público, Perez Solft (2012) indica:

En lo que respecta a sus características el orden público se tiene a

clasificar de la siguiente forma: a) relatividad/inestabilidad; y b)

contemporaneidad. De este modo, el concepto de orden público es

relativo, inestable, variando en el tiempo y espacio. Por dicha

característica diferenciadora, el aplicador de la ley es obligado a estar

atento al estado de la situación en la época en que juzgará la cuestión,

sin tener en cuenta la mentalidad prevaleciente en la época en que

ocurrieron los hechos. (pág. 7)

Así, con magistrados vinculados al real movimiento de la sociedad, únicamente de

esa forma, es que prevalecerá el orden público. De esa forma, se señala que “el

concepto de orden público ha evolucionado paulatinamente. Ya no es inmutable, por el

carácter dinámico que tienen los hechos sociales. Pero tampoco puede ser

esencialmente variable, a conveniencia subjetiva del juzgador o intérprete de turno”

(Perez Solft, 2012, pág. 14) Por lo indicado, es que se hace necesario que el orden

público acompañe el andar de la sociedad, en beneficio del interés general y del libre

desenvolvimiento.

Con lo señalado en los párrafos precedentes se puede ver que el nacimiento del

orden público no surge únicamente en el Derecho, el origen del orden público nace de

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la sociedad misma, de la mezcla de fundamentos legales, sociales, económicos y

morales.

Es por ello que, se concuerda con Morales Godo (2009) cuando indica la relación del

principio de la autonomía de la voluntad y el orden público:

El principio de la autonomía de la voluntad, tiene una

estrecha relación con el orden público. Nuestra legislación se sustenta

en el principio de la autonomía de la voluntad. La regla primaria es

que la libertad de los sujetos es la principal fuente generadora

de las relaciones jurídicas, y el orden público se convierte en el

límite a dicha libertad contractual, límite que, como hemos visto,

obedece a intereses colectivos que se priorizan sobre los intereses

de los particulares. (pág. 47)

Asimismo, es trascendental resaltar que el orden público se aplica de demás

principios como el de razonabilidad y proporcionalidad, además del principio de la

autonomía de la voluntad. Se considera necesario resaltar al principio de razonabilidad

ya que se conforma dentro de los pilares del orden público, lográndose con aquel la

obtención jurisprudencia objetiva y acorde a los estándares que la nación necesita para

un próspero desarrollo.

En el mismo sentido, el principio de proporcionalidad es un esquema necesario

dentro del interés general y, por ende, del orden público ya que se encarga de controlar

cualquier acto que no se ajuste a la prevalencia de los ideales de un estado de derecho

y/o pretenda cuestionar o lesionar alguno de los derechos fundamentales consagrados

en la constitución, tal como: la libertad de empresa.

Solo cumpliendo con los pilares que establece el orden público es que podremos

tener una nación organizada en cuanto a sus valores y principios. De ese modo, “las

personas entablan sus relaciones jurídicas

en base a determinadas reglas que deben ser respetadas; de lo

contrario, reinaría la inseguridad y el caos” (Morales Godo , pág. 49)

Por último, se considera que la necesidad de adecuar el orden público a como la

sociedad se desenvuelve actualmente es relevante para el crecimiento óptimo de un

20

país, fomentando con ello la seguridad de diversas personas al momento de crear, de

relacionarse y de emprender nuevos proyectos.

2.3. Afectación del orden público:

Se considera que el orden público ha de ser entendido desde un concepto dinámico,

siendo comprendido como la obligación del Estado de velar por la satisfacción de las

necesidades de la comunidad, entonces, se precisa que la afectación del orden público

se efectúa cuando aquel se comprende de forma estática, limitando la autonomía

privada de los sujetos de derecho.

En efecto, se configura la afectación al orden público mediante la interpretación

incorrecta de aquel, mediante la definición de categorías unívocas, siendo que el orden

público no cuenta con una interpretación estática, debido a su carácter indefinido,

variando de tiempo en tiempo, por lo que es pensado en las necesidades de las

personas sin afectar el derecho de terceros.

Adicionalmente, se considera que el Estado cuenta con la obligación de definir los

límites del orden público sin caer en concepciones conservadoras, siendo que la

afectación del orden público se da en virtud de la emisión de discursos que busquen

discriminar o violentar determinados grupos humanos, siendo que puede configurarse

en virtud de la discriminación en razón a la raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión,

condición económica u otras motivaciones análogas.

Asimismo, la afectación del orden público se plasma también mediante la

interpretación incorrecta de determinadas normas, conforme se señala en el análisis,

donde no se visualiza un adecuado amparo estatal frente al fin último de toda

comunidad: la realización social. En ese sentido, una sociedad donde se afecte el orden

público es una sociedad donde abundan los riesgos y la incertidumbre, donde no se

considera ni respeta las formas y decisiones mediante las cuales las personas deciden

ingresar al mercado.

Adicionalmente, la mala interpretación de orden público también limita la protección

que otorga el registro de marcas, impidiendo que el solicitante pueda acceder al registro

al confundirse marcas discriminatorias o violentas con marcas de mal gusto, conforme

se analizará posteriormente.

Por último, se considera que el error en la cuestión de orden público genera confusión

21

en el mercado, siendo un tema que necesita de marcos de trabajo flexibles,

comprendiendo que el orden público es constante, que trata sobre la necesidad de un

ambiente de paz y tranquilidad, es cierto, pero que no debe ser confundido con la

creatividad de determinados emprendimientos siempre y cuando aquellos

emprendimientos no fomenten la violencia, la discriminación o el odio.

PARTE TRES. Derecho de marcas

2.4. Definición de marcas:

Se considera que las marcas son signos que permiten distinguir productos o

servicios, de acuerdo con la Clasificación Niza, resguardando con ello la libertad de

empresa. Así, las marcas registradas ante la autoridad competente gozan del derecho

de exclusiva, beneficio que otorga el registro.

En ese sentido, de acuerdo a Ore Sosa (2007):

Las marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los

consumidores, pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen

empresarial. La marca, asimismo, puede condensar las características

de un determinado producto o servicio, pues el precio y la calidad de un

determinado producto o servicio quedan asociados o identificados con la

marca. De esto, la marca supone una importante fuente de información

para el consumidor. Este signo distintivo es portador de datos necesarios

para que el consumidor —el gran juez del mercado— no tome su decisión

en la más absoluta oscuridad. (pág. 29)

Con lo expuesto, se entiende que la marca no solo tiene la capacidad de distinguir

productos o servicios puestos en el mercado, sino también gracias a los elementos

constitutivos del signo - denominativa, figurativa, mixta o tridimensional - son capaces

de brindar un sinfín de información relevante al consumidor a efectos de su adquisición.

Adicionalmente, una descripción acertada de las marcas consiste en que apoyan el

correcto tráfico comercial en el mercado ya que, como apunta Maraví, “los signos

distintivos son bienes inmateriales En este sentido, la característica común de las

marcas es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el

mercado.” (2017, pág. 58)

22

Con lo mencionado, se concuerda que la aptitud distintiva de un signo o marca apoya

a identificar a un producto de otros ya incluidos en el mercado ya que gracias a la marca,

a su correcta publicidad y calidad, llevan a la prosperidad del empresario y a la

conformidad de sus consumidores.

Se entiende, que la aptitud distintiva de las marcas se encuentra estrechamente

relacionado al derecho de elección de los consumidores. Entonces, se concuerda que

“las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios

de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera

libre y correcta según sus intereses” (Maravi Contreras, pág. 59)

Por tanto, se comprende que gracias al registro de la marca nace la posibilidad de

usarla y publicitarla eficientemente para llegar al fin último de una marca, la misma que

es ser la privilegiada ante los consumidores.

Así, de acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, “constituye marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán

registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. (2000) con

lo que se podrá afirmar que cualquier conjunto de palabras o de formas pueden ser

constituidas como marcas siempre y cuando se encuentren revestidas de distintividad.

Por último, se considera que una marca de mal gusto es aquella que no se encuadra

dentro del uso de frases o gráficos blasfemas, racistas o discriminatorias, siendo que

“una marca de mal gusto se constituye como una palabra inapropiada y una forma

grosera de denominar determinados productos marcados.” (2011)

2.5. Principios en el sistema marcario:

a) Principio de inscripción registral

El principio en mención es necesario para obtener el derecho exclusivo que otorga la

marca, el principio de inscripción registral permite que el empresario invierta con

seguridad en realizar la función publicitaria sin temor a que posteriormente otra persona

– actuando de mala fe – intente alegar y/o producir marcas de productos o servicios

idénticos a los del primero.

En ese sentido, la importancia de inscribir una marca radica en el hecho de poder

utilizar el signo distintivo registrado única y exclusivamente por medio del titular de ella

y, por tanto, poder oponerse ante una solicitud marcaria que sea semejante o idéntica

23

a la que el titular tiene protegida mediante el registro.

Asimismo, Maraví Contreras (2017) hace referencia al orden de prioridad en relación

al principio de inscripción registral:

Cuando dos personas solicitan la misma marca, se toma en cuenta la

fecha de la solicitud (prelación), teniendo mejor derecho aquel con la

prelación más antigua. También se debe revisar si alguno de los

solicitantes está pidiendo que alguna prioridad, que se refiere a la

posibilidad de que se reconozca como fecha de solicitud en un país “B”

una fecha anterior a la de la verdadera presentación en “B”, asignándose

la fecha en la que se presentó la solicitud en un país “A”. (pág. 61)

Con lo indicado, se puede concluir que los beneficios que otorga una marca o signo

distintivo registrado es amplio ya que dependiendo del éxito de la marca es que se puede

registrar en otros países y el beneficio del orden de prelación - dentro de un plazo

máximo de seis meses - apoya al registro de la marca en otros países, teniendo como

fecha inicial la fecha de solicitud dada en el país de nacimiento del registro de la marca.

Por otro lado, se coincide que una vez otorgada el registro de la marca – sea de

producto o de servicio – nace una infinidad de derechos exclusivos para la apropiada

explotación de ella. Entonces, “el registro es pues constitutivo del derecho” (Auza Velez,

Carlos, 2011, pág. 353)

Sin embargo, la excepción al presente principio son las marcas notoriamente

conocidas, que, al ser marcas suficientemente populares entre los consumidores no

necesitan alegar el principio de inscripción registral ya que se encuentran debidamente

amparadas por Indecopi.

En ese sentido, Maraví Contreras (2017) indica lo siguiente:

La principal excepción al principio de inscripción registral está en las

marcas notoriamente conocidas. Las marcas notoriamente conocidas

son aquellas que debido a diversos factores como su uso intensivo en el

mercado o en publicidad comercial, alcanzan un nivel de conocimiento

entre los consumidores que es superior al de las marcas comunes. En

base a este elevado conocimiento a las marcas notorias se les otorga

una protección reforzada y, como parte de esa protección reforzada es

posible, al menos en teoría, proteger una marca notoria incluso si no está

24

registrada. (pág. 61)

Para concluir, se precisa que una de las bases para poder consolidar una marca

como notoria es mediante la explotación de un producto de buena calidad, una buena

reputación y una estrategia definida de políticas publicitarias que – a modo de ejemplo

- vinculen diversidad de emociones positivas al adquirir la marca, de forma que aquella

sea altamente conocida por el público consumidor.

b) Principio de territorialidad

Con el principio de territorialidad se puede explicar que el principio de registrabilidad

se hace efectivo en el lugar o país en el cuál fue registrado, siendo constitutivo de

derechos dentro del territorio o país en el cual se efectuó el registro.

Maraví Contreras (2017) apunta en la misma dirección indicando la excepción al

principio:

El principio de territorialidad, que establece como regla general que una

marca goza de protección únicamente en el territorio del país en el cual

ha sido registrada. Nuevamente, como excepción a este principio en el

terreno marcario, tenemos a la marca notoriamente conocida (por la

protección reforzada) y a la Oposición Andina. (pág. 61)

Adicionalmente, se debe precisar que con el beneficio de la oposición andina se

puede oponer al registro de una marca semejante o idéntica a la marca registrada en

los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

c) Principio de especialidad

Por el referido principio se establece que el titular de una marca puede formular

oposición contra la solicitud de registro de otra marca que sea igual o semejante.

Entonces, se sostiene que el titular de una marca puede formular oposición contra

terceros cuyo signo solicitado se encuentre comprendido dentro de la misma clase de

la Clasificación Niza - la que establece los productos o servicios a ser protegidos

mediante el registro – así como también oponerse respecto de marcas solicitadas por

terceros en clases distintas, en cuanto existan signos semejantes y además, una

vinculación entre los productos o servicios que brindan en el mercado.

Asimismo, se señala detalladamente los factores a tener en cuenta para establecer

25

el examen de similitud entre una marca registrada y otra encontrada en calificación “se

debe tomar en cuenta, entre otros factores, la finalidad, la naturaleza, la conexión

competitiva, los canales de comercialización y el sector de consumo al que se reiteran

los productos o servicios” (Maravi Contreras, pág. 61)

Además de los factores indicados en el párrafo precedente, es importante tener en

consideración que no es suficiente con formular oposición cuando una marca sea

semejante a otra solicitada y los productos a protegerse con la marca sean

completamente diferentes, creer lo contrario sería limitar el desenvolvimiento del

mercado.

Adicionalmente, se indica nuevamente la excepción al principio de especialidad: la

marca notoriamente conocida, y es que “la protección reforzada de la marca notoria va

más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre

los productos o servicios” (Maravi Contreras, 2017)

A modo de resumen, se piensa que las excepciones a los principios señalados son

las marcas notoriamente conocidas ya que, gracias al esfuerzo de posicionar

correctamente la marca en los consumidores, ella es protegida contra marcas de

diversos productos o servicios.

d) Principio de buena fe

Por último, se señala que “se presume la buena fe del solicitante de una marca y

quien alegue lo contrario debe probarlo” (Maravi Contreras, 2017, pág. 61). Así, se

entiende que quien desee registrar una marca lo hará para fines lícitos y quien formule

oposición deberá demostrar que, de otorgarse la marca, ella será generadora de

confusión entre los productos y servicios del titular de la marca en el mercado.

2.6. Función de las marcas:

a) Función Indicadora del Origen Empresarial

Se precisa que la prosperidad comercial de un producto o servicio trae consigo el

reconocimiento de este y la empresa o persona que la produce o brinda el servicio.

Entonces, se señala que “esta función implica que el consumidor sabe que cada

producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca” (Maravi

Contreras, 2017, pág. 60)

En consecuencia, poco serviría contar con una marca registrada sin saber quien o

26

que empresa es dueño de ella, lo mencionado es razón de ser de la función indicadora

de origen empresarial, además de su reconocimiento por parte de los consumidores y

preferencia respecto a la empresa que produce determinados productos marcados.

Así, la marca guardará siempre relación con la empresa por la cual es producida, con

ello afirma que “la marca atestigua ante los ojos de los consumidores que todos los

productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o

distribuidos por una misma empresa” (pág. 35) En ese sentido, se comprende que el

éxito de una empresa se encontrará fuertemente vinculada a la continuidad del valor

agregado que el empresario aporte a su marca.

b) Función indicadora de calidad

Es claro que la calidad hace la diferencia en cualquier producto o servicio disponible

en el mercado, por ello la prosperidad de diversas empresas perseverantes y continuas

en dar calidad a sus consumidores, siendo que la función indicadora de calidad se

encarga de proporcionar al público información sobre la calidad del producto o servicio.

En ese sentido, se considera que la función indicadora de la calidad es uno de los

factores determinantes en el triunfo de la marca en el mercado ya que los consumidores

adquirirán productos o servicios siempre que la calidad sea óptima y efectiva.

Entonces, se resalta que la prosperidad de una empresa se debe a sus consumidores

y a la calidad del producto o servicio que ofrecen los titulares de marcas en el mercado;

por tanto, encontrándonos en una sociedad tan cambiante y competitiva, el verdadero

desafío consiste en brindar estándares de calidad adecuados y mantenerlos o

mejorarlos, más no rebajarlos.

Asimismo, se entiende que la calidad no es una obligación que debe el empresario a

los consumidores, sin embargo, desde una perspectiva objetiva ello se traduce a un

compromiso a brindar por parte de la marca, de forma que la aprobación y adquisición

de la marca genera rentabilidad en el empresario y sus colaboradores.

Adicionalmente, Oré Sosa (2007) señala la importancia de la relación-obligación

entre la función indicadora de la calidad y las marcas de certificación:

Caso aparte, claro está, el de las marcas de certificación, en el que la

inobservancia de las reglas de uso —autorizadas o toleradas por el

titular— puede originar la cancelación del registro de la marca de

certificación. Uno de los puntos más importantes de la regla de uso es,

27

justamente, la calidad de los productos y servicios (pág. 47)

Por último, queda claro la consideración respecto a las marcas de certificación:

siempre será obligación jurídica el cumplir con la función de calidad, caso contrario, la

marca perderá el beneficio del registro y, por tanto, se encontrará fuera del mercado.

c) Función condensadora de eventual goodwill o reputación

La reputación de cualesquiera producto o servicio es trascendental para consolidarse

o fracasar en el mercado ya que los consumidores preferirán adquirir productos o

servicios de buen prestigio.

Conforme a la función de reputación, señala acertadamente Maraví Contreras (2017):

Las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener una

buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la

Función condensadora de eventual goodwill o reputación, según la cual

todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo

identifica. (pág. 60)

En ese sentido, se señala que la reputación es relevante puesto que lo que acompaña

a la buena reputación marcaria es el incremento en sus ventas y el logro de los objetivos

empresariales se da generando la necesidad a los consumidores de llevar con ellos una

marca de buena reputación o de buen prestigio.

Adicionalmente, Di Cataldo (2007) resalta la diferencia que hace la buena reputación

o prestigio de un producto puesto a disposición de los consumidores:

Se puede decir que llega un momento en el que la marca misma opera

como un factor capaz de estimular la adquisición, pero no porque dé fe,

directa o indirectamente, de la calidad del producto, sino porque

constituye en sí misma el valor apreciado en el producto. (pág. 49)

Es por lo indicado en los párrafos precedentes que, dependiendo del grado de la

reputación o prestigio, un consumidor puede desear adquirir un producto, se piensa

entonces en las personas que desean adquirir un auto de lujo en lugar de un auto

promedio, ¿la razón? sentirse elegantes de llevar consigo una marca de gran prestigio.

Asimismo, se indica que un factor clave será la forma en como se publicitan los

productos o servicios marcados, de ello, en definitiva, es que dependerá la prosperidad

28

de la marca, en ese sentido, se indica que “entre los factores que contribuyen a

incrementar el prestigio o goodwill de una marca se pueden mencionar la calidad, una

política publicitaria agresiva, la fuerza sugestiva del signo, etc.” (Fernandez-Novoa,

2004). Por último, se concuerda en lo indicado ya que uno de los métodos más eficaces

para tener una buena reputación se da a través de una publicidad que fomente la

adquisición del producto marcado por la razón del prestigio que otorga al consumidor.

d) Función publicitaria (selling power)

Además de las funciones ya mencionadas, se cuenta con la función publicitaria, la

que trata sobre cómo el producto se comercializa en el mercado, de que forma llega a

los consumidores, a través de que medios de comunicación se decide dar a conocer al

público sobre el producto o servicio marcado.

Así, la función publicitaria trata de “una marca que es capaz en sí misma de fomentar

la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de

su producto tradicional.” (Maravi Contreras, 2017, pág. 61)

Bien es cierto que un factor importante en el desenvolvimiento del producto marcado

es el como publicitar la marca al público y, uno de los métodos de llegar a ellos más

rápido que los competidores es mediante una adecuada publicidad, con una publicidad

cargada de innovación y originalidad.

En ese sentido, el objetivo de la función publicitaria es atraer consumidores y con

ello, generar rentabilidad para el titular de la marca.

Así, Oré Sosa (2007) señala la necesidad de la función publicitaria en el mercado:

La libre competencia es esencial en una economía de mercado, con lo

cual, es perfectamente lícito el esfuerzo desplegado por un empresario

para atraer la clientela de un competidor. Claro está, siempre que sea

realizado por medios leales y razonables. Se da por descontado que cada

empresario se sentirá obligado a mejorar las condiciones de la oferta de

otro (en términos de calidad, precio, confort, etc.), lo que puede redundar

en beneficio del consumidor, el gran juez del mercado. (pág. 50)

Adicionalmente, se señala la función publicitaria como condición básica al éxito de

cualesquiera producto o servicio ya que el anuncio que se realiza gracias a la publicidad

hace más conocida la marca al público que la desee o que la necesite, fomentando con

ello la necesidad de consumo por parte del público.

29

Por último, se considera que los beneficios de la publicidad son diversos, puesto que

benefician a la marca, al empresario y al consumidor ya que brindan información al

consumidor, mejoran (o empeoran) la economía del empresario y categorizan a la marca

dentro de la escala excelente, bueno, regular o malo.

2.7. Capacidad distintiva de las marcas:

Se afirma entonces que la marca es un signo distintivo, capaz de clasificarse como

un bien de valor jurídico indeterminado, en razón a ello, se consideran como marcas:

“las prestaciones producto de la creación o del esfuerzo humano, que se materializan

en determinados bienes y que encierran un extraordinario valor informativo de gran

relevancia en el mercado moderno.” (Gomez Segade, 2001)

Por lo expuesto, se comprende que la marca nace de la necesidad de

emprendimiento del ser humano, la que se materializa a través de un esfuerzo dinámico

y original de este y, por tanto, poder dotar a un signo distintivo de innumerables

denominaciones o formas para cumplir su finalidad, la cual es llegar a una rebosante

cantidad de consumidores interesados en su adquisición.

Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) señala que las marcas cuentan con dos

tipos de distintividad, la intrínseca y la extrínseca, siendo la primera conceptual mientras

que la última conlleva una función indicativa:

La distintividad intrínseca se refiere a que un signo cumple teóricamente

con identificar algún producto o servicio porque el signo posee la

estructura apta para funcionar como marca en el mercado. Si el signo es

demasiado complejo para ser recordado o demasiado simple, es posible

que no cumpla con la distintividad intrínseca pues no servirá para

distinguir ningún producto o servicio. Por ejemplo, podemos considerar

una raya oblicua “/” como demasiado simple para identificar en abstracto.

En la distintividad extrínseca, se analiza si un signo específico cumple

con identificar un producto o servicio específico. Por ejemplo, la palabra

“Pera” no sirve para identificar peras, pero no hay problema en utilizar

“Pera” para identificar engrapadoras. (pág. 59)

Con lo indicado, se entiende que no se registrarán marcas que caigan en el error de

denominarse o figurarse de forma idéntica o semejante al mismo producto para el cual

el signo desea registrarse. Por otra parte, con el objetivo de evitar el riesgo de confusión,

se sostiene que tampoco se registrarán marcas semejantes o idénticas a otras ya

30

registradas.

Se concuerda además con lo indicado por el Tribunal de Propiedad Intelectual del

Indecopi (2006) al brindar un objetivo elemental por la cual se requiere una marca, a

buen entender, trata de satisfacer las necesidades del empresario sin dejar de lado las

de los consumidores:

La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los

empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que

les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de

la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus

competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría

de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una

asociación directa entre la marca, como un signo externo de

diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria

(Tribunal de propiedad intelectual, 2006)

Entonces, se considera que la noción de marca guarda relación con el titular de la

marca y consumidor, así como también se comprende que el éxito de una marca se

materializa en la conexión entre el signo y el producto o servicio brindado.

Al respecto, se afirma “que la relación entre signo y producto sea percibida por los

consumidores, son éstos los determinantes en la consolidación de la marca”

(Fernandez-Novoa, págs. 28-29). Asimismo, se debe resaltar que uno de las factores

esenciales cuando de marcas se trata es la necesidad de que este signo distintivo sea

materializado por medio de una forma visible frente al consumidor y, en general, frente

al mercado.

Asimismo, una de las obligaciones a cumplir por parte de los solicitantes al registro

marcario es que el signo distintivo pueda verificarse por medio de representación gráfica

o de palabras.

Con lo expuesto, únicamente se podrán registrar marcas o signos distintivos que

puedan ser percibidos y distinguidos o diferenciados de otros productos o servicios,

razón por la cual no existe una marca de café que se denomine café o una marca de

pantalones que sea representada gráficamente mediante pantalones, entonces, se

desprende que debe radicar obligatoriamente la distintividad y originalidad al momento

de solicitar el registro de una marca.

31

Además de las marcas, figurativas, denominativas y mixtas, se indica la existencia

de marcas sonoras, tridimensionales, entre otras. Primero, las marcas sonoras se

registran en razón a su sonido, ejemplo: el sonido de la corneta de D’Onofrio se

encuentra registrada. Segundo, las marcas tridimensionales por sus formas, a modo de

ejemplo: la forma de los productos registrados de las marcas toblerone o Coca Cola.

Asimismo, se sostiene que la lista para el registro de marcas no es limitativa, por el

contrario, la autoridad competente cumple con el rol de promover y apoyar la innovación

empresarial. Lo mencionado en el párrafo precedente es un claro ejemplo del poder del

registro frente a cualquier manifestación sonora que se diferencie del resto y que pueda

apoyar al fortalecimiento de la marca y de la empresa.

Entonces, el objetivo de una marca es favorecer las inversiones y mejorar el mercado,

apoyando también a brindar más posibilidades a los consumidores que se encuentran

interesados en diversos productos o servicios marcados.

Por lo señalado, se comprende que se podrán registrar marcas denominativas,

figurativas, tridimensionales, mixtas y hasta sonoras, siempre y cuando se encuentren

revestidas del único requisito que solicita la autoridad competente, la cual es la

distintividad, de modo que puedan gozar del derecho de exclusiva que brinda el registro

a las marcas.

2.8. Clasificación de las marcas:

Dentro de la clasificación de marcas se cuentan con dos clasificaciones necesarias y

relevantes en derecho marcario, los primeros se encuentran en la clasificación por

significado, los cuales son los signos de fantasía, arbitrarios y evocativos, mientras que

los signos por elemento a ser distinguido nos hablan de las marcas por producto o

servicio.

Sobre los signos de fantasía se precisa que son palabras o gráficos inventados,

palabras no existentes o imaginarias por las cuales se solicita el registro de la marca, a

modo de ejemplo se cuentan con las marcas de fantasía mixtas como: adidas, reebok,

coca cola o bimbo.

Desde una perspectiva puramente marcaria, se concluiría que los signos de fantasía

son los más adecuados a introducir al mercado puesto que se encuentran dotados de

originalidad y, por tanto, el signo de fantasía ha sido confeccionado con tal cuidado que

es válidamente registrable ante Indecopi.

32

Sobre los signos arbitrarios se señala que el signo es sinónimo de alguna palabra o

grafía, sin embargo, es utilizado para distinguir un producto o servicio completamente

diferente a la palabra o grafía registrada, a modo de ejemplo: registrar la marca

denominativa tablas para vender pollos a la brasa.

Con lo expuesto, es perfectamente válido inscribir en el registro café para identificar

discos de música, sin embargo, lo ideal sería solicitar el registro para inscribir signos

innovadores y no transcripciones de palabras ya existentes.

Adicionalmente, se cuentan con los signos evocativos, los mismos que dan ideas de

lo que es el producto o servicio por el mismo nombre de la marca puesta en el mercado,

son reducciones de palabras que se unen, a modo de ejemplo: una tienda desea

registrar la marca de sus manzanas acarameladas y las denomina por las reducciones

de las palabras manzana y saludable: manzludable.

Por último, con relación a los signos evocativos, se puede señalar que ello es de

abundante uso en la industria farmacéutica, toda vez que la cantidad de productos en

el mercado de fármacos es amplia, a modo de ejemplo: solicitar el registro de las marcas

cardioforte, cardiotina, quitadol o doloforte para productos del corazón y del dolor

muscular, sin embargo, se reitera que lo ideal sería registrar un signo de fantasía ya

que, a diferencia de los signos evocativos, ellos no se encuentran en el deber de tolerar

otros signos parecidos o semejantes a ellos.

2.9. Del registro de marcas:

El registro de marcas en nuestro país se solicita ante la autoridad competente: la

Dirección de signos distintivos de Indecopi, primero, se debe completar el formulario de

registro de marcas, para lo cual se debe indicar:

a) Los datos del solicitante bien sea persona natural o jurídica.

b) Indicación del signo a registrar: de producto, de servicio, denominativo,

mixto, figurativo, tridimensional u otros.

c) Señalar la numeración de la Clasificación Niza en la que se encuentra

comprendido el signo de producto o servicio.

d) Pagar por el derecho de trámite respectivo por el registro: 13.90% de la

unidad impositiva tributaria (UIT).

Posteriormente, de no existir observaciones de forma o de fondo y cumpliendo con

todos los requisitos establecidos, Indecopi, a través de la Direccion de Signos

33

Distintivos, cuenta con un plazo no mayor a 180 días hábiles para otorgar el registro de

la marca mediante la notificación de la resolución y del certificado correspondiente.

Asimismo, de existir observaciones de forma el solicitante podrá subsanarlos dentro

del plazo de sesenta días hábiles posteriores al día de la notificación de la observación

de forma. De encontrarse observaciones de fondo, el solicitante podrá interponer el

recurso de reconsideración o apelación dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores

al día de la notificación con la resolución que acompaña la observación de fondo.

2.10. Prohibiciones absolutas al registro de marcas:

Las prohibiciones absolutas se encuentran en el listado de 16 incisos que establece

el artículo 135º de la Decisión 486.

En el presente, se indican las más relevantes:

Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir

en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el

valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros

datos, características o informaciones de los productos o de los

servicios para los Cuáles ha de usarse dicho signo o indicación,

incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o

servicios. (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

En ese sentido, se establece muy bien de la necesidad del libre acceso de las

palabras que caracterizan un producto o servicio en el mercado, con ello nace también

un mercado justo y equitativo para los titulares de marcas y consumidores.

Asimismo, no se podrá registrar como marca aquel signo que no cumpla con la

función distintiva ya que solo está ejerciendo una función descriptiva, resultando

imposible conceder una marca denominada excelente o el mejor ya que esas palabras

solo apoyan en brindar información además de tener el deber de encontrarse abiertas

de uso o de libre acceso.

Entonces, se piensa que un método para evitar caer en la prohibición absoluta de un

signo excesivamente descriptivo seria – a modo de ejemplo – intentar denominar la

marca de acuerdo a la experiencia que deseo ofrecer al mercado con ella, más allá de

vender por ejemplo, una gaseosa: puede vender detrás de esa gaseosa felicidad tal cual

es el caso de la marca Coca – cola o elegancia, como sucede con la marca de agua

Evian.

34

Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) resalta la naturaleza indirecta que

diferencia a los signos evocativos de los signos exclusivamente descriptivos:

No deben confundirse los signos descriptivos con los signos evocativos.

Si la información que proporciona el signo es indirecta, vale decir, si

requiere un esfuerzo imaginativo para formar una asociación con el

producto o servicio; entonces el signo es evocativo y puede ser

concedido. (pág. 62)

Gracias al esfuerzo imaginativo de los signos evocativos ellos son excluidos de la

naturaleza excesivamente descriptiva, los signos evocativos – la mayoría de sus veces

– se da producto de la unión de las primeras letras de dos palabras que invita al

consumidor a pensar en la funcionalidad del producto, brindando respuesta a la

pregunta: ¿Para qué sirve? O ¿Qué es?.

Es por lo indicado que, a efectos de evitar la denegación de la solicitud de registro

de marca es necesario que el solicitante evalúe exhaustivamente la denominación que

tendrá su marca.

Por otro lado, la Decisión 486 también establece como prohibición absoluta al registro

de aquellas marcas que “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.” (La Comisión de la

Comunidad Andina, 2000)

Con lo expresado, se encuentra absolutamente prohibido – a modo de ejemplo –

solicitar el registro de la marca: “celu” para vender teléfonos o solicitar el registro de la

marca figurativa con el dibujo de un globo para vender globos ¿la razón? Se

desnaturalizaría el comercio en el mercado y con ello determinados consumidores

tendrían preferencias no equitativas por determinadas marcas.

En ese sentido, se indica que son signos genéricos aquellas marcas que sean

denominadas del mismo nombre del producto, a modo de ejemplo: no podrán registrase

marcas denominadas flores para la venta o comercialización de rosas, tulipanes o

cualquier tipo de flor.

Asimismo, se señala que el signo distintivo deja de caer en la presente prohibición

absoluta si a la imagen solicitada para registro como signo figurativo se le incluyen otros

elementos adicionales, por ejemplo: la figura de la marca BurgerKing contiene

35

elementos adicionales, sin embargo, en la figura es evidente que hace referencia a una

hamburguesa.

Particularmente, se considera que la solución para evitar caer en el uso de palabras

o figuras excesivamente genéricos o técnicos es recurrir a la búsqueda de elementos

que puedan dotar de originalidad el signo y, de preferencia, intentar constituir signos de

fantasía de modo tal que no se tropieza con el examen de registrabilidad.

Adicionalmente, otra prohibición absoluta es la planteada por la Decisión 486, en la

que se prohíbe el registro de signos que “consistan exclusivamente o se hubieran

convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en

el lenguaje corriente o en la usanza del país” (La Comisión de la Comunidad Andina,

2000)

Con lo señalado, queda claro la prohibición de solicitar el registro de marcas

denominadas puchito o pucho – a modo de ejemplo - para distinguir cigarrillos en el

mercado, así como tampoco podrían registrarse marcas denominadas “chela” para

vender o comercializar cervezas en el Perú.

Entonces, una alternativa para evitar la denegación del registro de marcas por

solicitar el registro de marcas provenientes de composiciones de palabras coloquiales

es que la Dirección de Signos Distintivos establezca una lista actualizada de

denominaciones y figuras que no se deben de inscribir puesto que podría conllevar a

una monopolización del mercado.

En el mismo sentido, la Decisión 486 establece como prohibición el registro de

marcas que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre

la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,

cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. (La

Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

En relación a lo indicado, se puede configurar engaño al registrar una marca de

nombre pisco chilenito o cachaziña para distinguir pisco hecho en Perú ya que se creería

que la botella del producto es pisco proveniente de Chile o de la bebida alcohólica de

Brasil denominada cachaza, por ello, el engaño se reproduciría por el hecho de brindar

al consumidor información falsa sobre la procedencia geográfica del producto o servicio

marcado que se trate.

En ese sentido, se indica que “la información debe ser falsa y debe ser susceptible

36

de inducir a error; en otras palabras, no basta que la información falte a la verdad, sino

que además debe ser información relevante para la adquisición” (Maravi Contreras,

2017, pág. 63) Por tanto, el hecho de que una persona encuentre en el mercado un

producto de bebida alcohólica denominado cachaziña o pisco chilenito será relevante

para su compra ya que, comúnmente, el consumidor escoge el producto que desea

comprar leyendo la marca del producto deseado.

Con lo señalado, el análisis en abstracto - de la relación entre la marca y el producto

o servicio - debe efectuarse previamente y con total objetividad antes de solicitar el

registro de la marca, ello a efecto de evitar verse perjudicado con la denegación al

registro por no aprobar el examen de registrabilidad.

Por otro lado, en el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 se indica la

prohibición del registro de marcas que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden

público o a las buenas costumbres” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Sobre el inciso mencionado, se considera necesaria la precisión a la aplicación del

presente inciso, ya que en la actualidad viene surgiendo controversia entre la Dirección

de signos distintivos y los solicitantes del registro de marcas; adicionalmente, al ser

conceptos jurídicos indeterminados, se considera necesaria la delimitación de lo que

conlleva cada una de las prohibiciones por ser contrarias a la moral, al orden público y

a las buenas costumbres, caso contrario, se producirían denegaciones al registro por

causales discrecionales y poco fundamentadas, lo que, consecuentemente, afectaría la

autonomía de la voluntad de los solicitantes y con ello, la existencia de determinadas

marcas sin la protección que otorga el registro.

2.11. Prohibiciones relativas al registro de marcas:

Las prohibiciones relativas al registro de marcas comprenden aquellas marcas

solicitadas que puedan generar riesgo de confusión o asociación en el mercado respecto

a otra ya registrada.

De esa manera, se precisa que las prohibiciones relativas tienen como objetivo

denegar el registro de una marca que no sea adecuadamente competitiva en el mercado

y/o se configure como un agente generador de confusión hacía los consumidores

respecto de otra marca ya posicionada en el mercado.

Así, la Decisión 486 señala como prohibición relativa aquellas solicitudes al registro

que:

37

Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada

para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos

o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso

de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

(La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

En ese sentido, el articulo 136 señalado en el párrafo precedente indica que tampoco

se podrán registrar marcas que atenten contra marcas notoriamente conocidas, que

afecte el prestigio o identidad de marcas de otras personas o que, en general, lesionen

los derechos de otros tales como: derechos de propiedad intelectual, derecho de autor,

comunidades indígenas o nativas. Asimismo, se considera necesaria la continuidad en

la correcta aplicación del artículo mencionado ya que, en una economía social de

mercado, siempre se deben resguardar los derechos de los titulares de marcas inscritas.

Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) indica sobre las prohibiciones relativas y la

protección de marcas registradas:

La protección se otorga a la marca inscrita frente a la marca solicitada,

pero para ello se deben dar los siguientes requisitos: a) las marcas en

conflicto deben ser idénticas o semejantes y b) los productos o servicios

que se quieren distinguir con la marca solicitada deben ser idénticos o

semejantes. (pág. 64)

En ese sentido, se considera que no sería razonable que la Dirección de signos

distintivos conceda una marca igual o parecida a otra ya inscrita ya que ello generaría

perjuicios para el titular de la marca inscrita primero y para los consumidores ya que

causaría inestabilidad y confusión en el mercado por medio de la compra accidental de

un producto o servicio que no era el realmente elegido.

2.12. Sobre el riesgo de confusión:

Conforme la concepción actual del riesgo de confusión, esta se evalúa a través del

error en abstracto, vale decir, no se requiere la configuración presencial del error

material pero si la convicción de que en una situación real el riesgo de confusión pueda

inducir a error debido a la identidad o semejanza del signo solicitado y de otro ya

registrado.

Sobre la necesidad de la comparación en abstracto, también indica Ore Sosa (2007):

El riesgo de confusión exigido por la norma es un riesgo de confusión

38

abstracto, vale decir, no es necesario demostrar una concreta situación

de confusión, sino que la identidad o semejanza de los signos

confrontados sea de tal forma que «pueda» inducir al público a error. Por

tanto, será suficiente verificar, a partir de una comparación de los signos

y productos en conflicto, la aptitud para generar confusión en el mercado.

(pág. 59)

Con lo expresado, se entiende que basta la sola posibilidad de que el riesgo exista –

sin necesidad de materializarse efectivamente – para estar frente a una situación pasible

de confusión, por ello, mediante un efectivo examen de registrabilidad es que se puede

evitar generar confusión respecto a dos marcas de productos o servicios idénticas o

semejantes en el mercado, evitando con ello la probabilidad de pérdidas económicas y

de público consumidor en el titular de la marca registrada primero.

Igualmente, se precisa que “no se exige probar la existencia de una efectiva

confusión en el consumidor, sino comprobar la posibilidad de confusión” (Di Cataldo,

pág. 59) entonces, se comprende que basta la existencia de la probabilidad en abstracto

para evidenciar la confusión que puede generar en el público, por ello, se comprende

que en derecho de marcas es ideal y necesario realizar el examen previo a efectos de

resguardar los derechos de los titulares de marcas ya registradas.

Adicionalmente, existen tres tipos de confusión: la confusión directa, la confusión

indirecta y el riesgo de asociación. La primera se configura ante la existencia de dos

marcas idénticas o semejantes respecto al mismo producto o servicio, entonces, el

público consumidor que desea adquirir la marca A adquiere la marca B debido a la

identidad o semejanza producido por el riesgo de confusión directo.

Asimismo, señala Berckovitz (2003), sobre el riesgo de confusión directo:

Cuando el consumidor, debido a la identidad o semejanza existente, tanto

entre los productos como entre las marcas que los distinguen, adquiere

el producto identificado con una de las marcas cuando deseaba adquirir

el producto identificado con la otra. (pág. 478)

De esa forma, se produciría el riesgo de confusión directo – a modo de ejemplo – si

la empresa C cuenta con una marca registrada denominada cardiopill y la empresa D

solicita el registro del signo denominado pillcardio, ello claramente generaría confusión

directa al público consumidor en el mercado.

39

Por otro lado, sobre el riesgo de confusión indirecto, se indica que se configura

cuando el público consumidor considera que dos productos o servicios marcarios de

distintos tipos provienen de la misma empresa, por la razón de que el diseño de ambas

marcas son similares o idénticas.

En ese sentido, se concuerda con Portellano Diez sobre el riesgo de confusión

indirecta: “El consumidor no toma un producto por otro pues los productos y/o los signos

guardan diferencias; sin embargo, el parecido entre ambos signos le hace creer al

público que los bienes o servicios provienen de la misma empresa” (pág. 268)

Particularmente, existiría riesgo de confusión indirecta si una persona natural o

jurídica desea registrar una marca mixta con los mismos trazos de la marca Coca – Cola

para vender prendas de vestir, de esa forma, la marca para distinguir prendas de vestir

sería de color rojo y blanco, con trazos curvilíneos y escritura cursiva, marca que,

evidentemente no podría ser registrada por la naturaleza similar a la marca notoriamente

conocida y denominada Coca – Cola.

Por último, Maraví Contreras (2017) redacta respecto al riesgo de asociación:

Los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o

establecimientos de una empresa frente a los de otra; así como el origen

empresarial distinto, sin embargo, como consecuencia de la similitud

entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos,

consideran que entre estas empresas existe vinculación económica u

organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. (pág. 64)

De esa forma, el riesgo de asociación puede generarse – a modo de ejemplo -

mediante la aplicación de la función publicitaria de la marca A, destinada a la venta de

prendas de vestir, de la cual es titular la empresa A, haciendo creer al público la

asociación de la marca A con la marca B, dedicada a la venta de galletas, de la cual es

titular la empresa B, por el motivo de que la publicidad y el producto presentado dan a

entender que para presentar la publicidad ha existido colaboración previa por parte de

la marca B o que establecieron una relación jurídica previo al lanzamiento de la campaña

publicitaria.

2.13. Criterios para la determinación del riesgo de confusión:

Una de las pautas básicas para determinar el riesgo de confusión se da mediante el

principio de especialidad, el que establece que el resguardo por parte de la Dirección

40

de signos distintivos de Indecopi es respecto a la clase para la cual el solicitante requirió

el signo, ojo: clase de la clasificación Niza para productos y servicios.

Adicionalmente, se señala que para determinar el riesgo de confusión, el examen ha

de ser realizado por dos etapas, la primera: determinando la similitud del signo y la

segunda: estableciendo la similitud del producto o servicio, ello, siempre y cuando se

encuentre registrado.

En ese sentido, indica Fernández-Novoa (2004):

Para determinar la existencia del riesgo de confusión entre dos marcas

enfrentadas se procederá a una doble comparación: la comparación de

los signos, y la comparación de los productos o servicios. Cabe

mencionar que a la hora de comparar signos y productos se debe tener

en cuenta la interdependencia de los factores determinantes del riesgo

de confusión, en especial, la semejanza de los signos, la similitud de los

productos o servicios, y el fuerte carácter distintivo que eventualmente

posea la marca. (pág. 131)

Por consiguiente, se resalta que el principio de especialidad es determinante al

evaluar el riesgo de confusión entre dos signos, siempre y cuando los productos o

servicios sean idénticos o semejantes y generen confusión en el público consumidor.

2.14. Excepciones: las marcas notorias:

Sobre las marcas notorias, se indica que son marcas que gozan de amplia protección

por parte de la Dirección de signos distintivos de Indecopi sin necesidad de encontrarse

registradas y ello es debido al poder que estas marcas ejercen sobre el público

consumidor ya que se encuentran excelentemente posicionadas en el mercado, las

marcas notorias son las excepciones a diversas reglas, entre ellas al principio de

especialidad, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse y excluir del

registro a otras solicitudes de marcas idénticas o semejantes que no necesariamente

pertenezcan al mismo producto o servicio en los que estas se encuentran.

De esa forma, Kresalja (2007) precisa respecto a las marcas notorias:

Por lo que se refiere al derecho al uso exclusivo sobre una marca, según

las leyes vigentes, se adquiere a través del registro de la misma ante la

autoridad competente. Sin embargo, la protección de las marcas

notoriamente conocidas no se da en función del registro, sino por el

41

hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido

prestigio y respeto por su uso en el mercado, debe generar un derecho a

favor de su titular. (págs. 348-349)

Conforme lo señalado anteriormente, las marcas notorias – en forma de recompensa

a su esfuerzo por posicionarse efectivamente en el mercado – no necesitan ser

registradas para ser protegidas. En ese sentido, respecto a la independencia de las

marcas notorias con el principio de especialidad, se indica que estas son protegidas no

solo por los productos y servicios que brindan en el mercado.

Por tanto, se indica que “las marcas notoriamente conocidas gozan de una

«protección especial» que va más allá de la regla de la especialidad, es decir, con

independencia de los productos o servicios para los que se hubiere registrado el signo”

(Ore Sosa, 2007, pág. 53) Entonces, se entiende que además del derecho de

exclusividad con la que cuentan las marcas notorias también se les otorga protección

frente a cualquier producto o servicio adicional a los que comercializa el titular con la

marca.

En resumen, las formas son dos si se requiere de una marca con protección

indeterminada: que el signo sea o bien notoriamente conocido o bien se registre la

marca y se renueve cada diez años previo pago de la tasa correspondiente.

2.15. Marcas Especiales:

Concretamente, existen dos tipos de marcas especiales: las marcas colectivas y las

marcas de certificación. Sobre las marcas colectivas, se indica que son conformadas

por diversas empresas que persiguen un mismo objetivo y al establecer ese objetivo de

manera conjunta se reducen los costos y, con ello, aumenta la productividad con lo que

se obtiene mayor ventaja de penetración dentro del mercado; en lo que respecta a las

marcas de certificación, se precisa que son marcas constituidas a fin de garantizar la

calidad, el origen, la manufactura u otros respecto a otras marcas de productos o

servicios determinados ya posicionados en el mercado.

Sobre las marcas colectivas, se considera que su finalidad es penetrar con mayor

facilidad dentro del mercado y, de esa forma, ganar prestigio y llegar a ser inclusive una

marca notoria. A mayor apoyo en el éxito de una marca, mayor prosperidad. Asimismo,

las marcas colectivas pueden ser empleadas únicamente por sus titulares.

Por otro lado, las marcas de certificación pueden ser empleadas por todo aquel que

42

cumpla con los estándares establecidos por la marca de certificación a excepción de los

productos o servicios del titular de la marca de certificación.

Por último, se considera que las marcas de certificación pueden revestir de mayor

calidad a la marca que un titular ya tiene registrada y la finalidad, al igual que las marcas

colectivas, mayor éxito y penetración en el mercado.

PARTE CUATRO. Libertad de empresa y derecho del consumidor

2.16. Libertad de empresa y derecho marcario:

Se considera que la libertad de empresa no trata únicamente de ingresar y

mantenerse en el mercado sino también contar con el derecho de competir legalmente

con otros entes jurídicos, sin abusar de la posición de dominio.

Asimismo, gracias a las marcas debidamente registradas con las que cuente la

persona jurídica se hace más sencillo competir en el mercado ¿la razón? La exclusividad

que brinda el tener una marca registrada de producto o servicio, poder explotarla

publicitariamente sabiendo que se cuenta con el apoyo del Estado, respaldo que se

traduce en el momento en el cual alguien de mala fe - o sin conocimiento previo – solicita

el registro de una marca semejante o idéntica a la marca que determinada empresa ya

tiene registrada a su favor.

Igualmente, el respaldo del Estado en derecho marcario se representa también

permitiendo que el titular de determinada marca registrada pueda formular oposición

ante la entidad competente al tomar conocimiento de que un tercero se encuentra

solicitando el registro de una marca que, de ser admitida en registro, puede entorpecer

la prosperidad de la persona jurídica que ya cuenta con la marca registrada.

En ese sentido, se concuerda al indicarse que: “la libertad de empresa se asienta

sobre dos pilares básicos: la competencia económica y la protección de los

consumidores” (Ore Sosa, pág. 27) ello, en razón a que el derecho constitucional a la

libertad de empresa permite que, una vez constituida la persona jurídica, ella se

desenvuelva dentro del marco de la legalidad, con la capacidad de competir con otras

empresas en razón a la necesidad de éxito y de logro de sus objetivos.

Concretamente, se considera que la libertad de empresa y la libre competencia son

dos derechos constitucionales que se complementan, siendo que toda persona jurídica

cuenta con el derecho de desenvolverse libremente en el mercado, al mismo tiempo que

43

ese libre desarrollo permite la competencia de acuerdo a los estándares establecidos

por la ley puesto que la competencia es inherente a toda empresa, de tal modo que ella

pueda alcanzar sus metas y, de no existir competencia evidentemente nos

encontraríamos ante un monopolio o un privilegio no proporcional concedida a otra

empresa por parte del Estado.

De ese modo, se coincide con Hernández-Mendible (2012) al relatar sobre la libertad

de competencia:

Los operadores económicos podrán concurrir, realizando distintas ofertas

de bienes y de servicios, siempre con respeto a las normas

antimonopolios, es decir, no realizando prácticas económicas

anticompetitivas y no abusando de la posición de dominio, garantizando

así la mayor eficiencia económica en el mercado y el beneficio tanto de

los oferentes como de los demandantes de los bienes y los servicios.

(pág. 94)

Así pues, se considera necesario resaltar el gran apoyo que otorga el derecho

marcario respecto a la libre competencia, toda vez que el registro de una marca a favor

de una empresa permite competir con seguridad, con la certeza que la empresa podrá

desenvolverse e invertir en el posicionamiento adecuado de su marca, llegando ella a

generar riqueza gracias a la marca registrada y teniendo conocimiento que podrá aplicar

los métodos establecidos por ley en caso un tercero intente solicitar el registro de una

marca similar o idéntica.

Por otra parte, en lo que respecta a la libertad de empresa y la protección de los

consumidores, se señala como una manifestación de obligación que nace junto al

derecho a la libertad de empresa, razón por la que la actuación de las personas jurídicas

debe ser honesta en todo momento y con los mas vulnerables en el mercado: los

consumidores. Se entiende como obligatoriedad por parte de las empresas el

desenvolverse transparentemente toda vez que la persona jurídica, en su necesidad del

logro de metas, ejerce diversos mecanismos publicitarios para llegar al consumidor y

generar productividad, de ese modo, se indica que la publicidad puesta en el mercado

debe ser siempre equivalente a la marca del producto o servicio publicitado con ella.

En ese sentido, se coincide con Bercovitz (1987) al indicar sobre la protección al

consumidor:

Radica en la especial situación en la que se encuentra, incapaz de hacer

44

valer sus intereses en un mercado compuesto por entidades

empresariales cada vez más grandes que tienen los medios publicitarios

a su servicio, ejerciendo una presión importante sobre la capacidad

crítica del consumidor. (págs. 22-23)

En resumen, se expresa que la libertad de empresa conlleva también el libre

desenvolvimiento de las personas jurídicas respecto de la marca de la cual solicitan el

registro, como se indicó, los beneficios que otorga el registro marcario son amplios:

exclusividad, oposición y, en pocas palabras, debida protección por parte del Estado

respecto a la garantía de la libertad de empresa para con las marcas que se encuentran

debidamente registradas.

En ese sentido, se comprende que la libertad de empresa es estrecha al derecho

marcario ya que si la persona jurídica cuenta con una marca registrada podrá

desenvolverse con seguridad en el mercado, adicionalmente, la relación entre las

marcas debidamente registradas ante la entidad competente y la protección al

consumidor se vuelve evidentemente necesaria: trata sobre la amplia información que

existe dentro de una marca puesta a disposición de los consumidores.

Por último, en lo que respecta a lo señalado en el párrafo precedente, se expresa

que el éxito de una marca depende en gran medida de la transparencia de la información

que brinde ella a los consumidores, respecto al detalle de la información se considera

que la marca debe poder brindar datos suficientes y precisos respecto al precio del

producto o servicio, calidad mediante la función publicitaria, y en general, todo lo que

influya en la decisión de compra respecto de un producto o servicio por parte del

consumidor siendo esa información transparente y de fácil comprensión para con los

consumidores.

2.17. Sobre la concepción de libertad de empresa:

Inicialmente, la libertad de empresa resulta un derecho constitucional, la que se

encuentra expresamente amparada en la Constitución del Perú, gracias a la protección

que brinda el Estado a los empresarios es que cada uno de ellos puede realizar los actos

que crea conveniente con la finalidad de lograr el éxito empresarial, empero, se resalta

que dichos actos que la empresa puede realizar libremente - no pueden - ni deben ser

contrarios a la ley.

En ese sentido, toda empresa puede realizar los actos que considere mejor en

beneficio de ella, también se considera que uno de los atributos más recurrentes de una

45

empresa es vivir en la constante creación, a fin de incrementar sus ventas y con ello su

productividad y su realización económica.

Adicionalmente, es conveniente señalar el artículo 59º de nuestra constitución:

El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo

y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas

libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad

públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores

que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas

empresas en todas sus modalidades. (1993, pág. 19)

En relación a lo expuesto, se considera que el estado asume un compromiso perenne

de apoyo a las empresas - a fin de que lleguen al éxito - desde el momento en el que

este decide dotar a la nación del derecho de libertad de empresa.

Asimismo, se considera que el Estado debe permitir que las empresas sean las que

tengan la obligación de toma de decisión respecto de la forma en la que ellas generan

riqueza siempre y cuando no sean fines contrarios a la ley.

Adicionalmente, concordamos con Blancas Bustamante (2007) al señalar:

La libertad de empresa supone, entre otros aspectos, el derecho de

acceder y competir en el mercado, lo que a su vez implica —

especialmente en una sociedad en la que los medios de comunicación y

la publicidad se encuentran ampliamente desarrollados— poner en

marcha estrategias comerciales y cultivar una imagen. (pág. 189)

Por ello, la libertad de empresa implica también la necesidad de establecer

estrategias comerciales a fin de generar la riqueza económica que toda empresa desea

al establecerse o constituirse, dentro de las estrategias comerciales se quiere referir

específicamente a la creación y registro de marcas: un concepto muy limitado de prohibir

marcas contrarias al orden público puede ser pasible de afectar estrategias comerciales

ampliamente efectivas, más aún cuando el orden público es constante empero

existiendo grupos humanos con características conservadoras.

Con lo referido, se desea expresar que la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi

no debe denegar solicitudes de registro de marcas cuando ellas no afecten el orden

público, se considera que solicitar el registro de una marca original no afecta el orden

público siempre que la denominación o la figura solicitada no fomente la agresión, en

46

cualquiera de sus formas, a determinados sectores de la sociedad.

Así, se sostiene que “la libertad de empresa está constitucionalmente funcionarizada

a la satisfacción de exigencias socioeconómicas” (Font Galan, 1987, pág. 148) de esa

forma, se puede expresar que, en una economía social de mercado, debe ser el Estado

el que establezca las reglas de juego y permitir que las empresas se desarrollen en base

a sus decisiones más no asumir un rol cuidador respecto a los intereses de

determinados grupos humanos con altas características conservadoras.

Por último, se sostiene que el derecho de libertad de empresa es también cultivar

una buena imagen a través de la publicidad, compitiendo lealmente dentro del mercado

donde se desenvuelve. Así, a modo de ejemplo y desde una visión amplia, se brinda de

mayor seguridad al empresario que desea publicitar diversas marcas de productos o

servicios - registrados ante la autoridad competente - ya que el derecho de exclusiva

que brinda el registro marcario también es una forma de protección al derecho de

libertad de empresa, de poder publicitar la marca registrada sin temor que otro, mediante

la imitación de marcas, arrebate su esfuerzo.

2.18. De las manifestaciones de la libertad de empresa:

En definitiva, y posterior a haber realizado el análisis de las nociones al derecho de

libertad de empresa, conviene subrayar en el presente cuerpo las figuras mediante las

cuales se revela la libertad de empresa.

Así, se considera que una de las maneras en las que se configura la libertad de

empresa es mediante la constitución de una persona jurídica, adicionalmente, otra

manifestación a lo indicado es por medio de la libertad de permanencia siempre y

cuando la empresa se desenvuelva dentro de la legalidad del caso concreto, por último

se señala sobre la autonomía en la salida del mercado de una persona jurídica.

En primer lugar, la libertad de ingreso expresa que “permite a los operadores la

posibilidad de constituir la empresa y obtener los títulos jurídicos administrativos

habilitantes para realizar la explotación de la actividad económica” (Hernández-

Mendible, pág. 94) con lo indicado, se entiende que mediante la constitución de una

persona jurídica se abre un mundo de posibilidades económicas para la empresa, la que

debe cumplir con determinados lineamientos para poder llegar a alcanzar sus objetivos

y, con ello, la acogida por parte de los consumidores.

Por consiguiente, la autonomía para la constitución de una persona jurídica es una

47

de las características que representan el derecho constitucional de la libertad de

empresa, la misma que se encuentra en el deber de respaldar los emprendimientos que

diversos grupos humanos deseen realizar dentro del marco de la legalidad.

Adicionalmente, se considera que una de las formas de expresión de la libertad de

ingreso al mercado es también garantizando la no existencia de barreras burocráticas

para su constitución como persona jurídica, de tal forma que el Estado incentive la

creación de empresas y con ello la generación de riqueza.

Por otro lado, se expresa sobre la libertad de permanencia: “se traduce en la

elaboración de planes y estrategias de inversión, libertad de contratación y de

competición” (pág. 94) De ese modo, se comprende que la libertad de empresa abarca

a la libertad de permanencia o de estabilidad, de forma que las personas jurídicas

puedan realizar los fines que crean convenientes con tal de ser duraderas y prósperas

en el tiempo, claro está, dentro del marco de lo lícito y la competencia leal.

Asimismo, se considera que la libertad de permanencia compromete el apoyo del

Estado sin establecimientos de limitaciones injustificadas, las que no deben reducir la

generación del logro de sus objetivos puesto que es deber del Estado garantizar y

comprometerse con la sostenibilidad en el tiempo de las diversas personas jurídicas que

ingresan al mercado peruano, evitando la innecesaria aplicación de normas que

desincentiven el desarrollo de una economía social de mercado.

En ese sentido, se afirma que la libertad de permanencia implica también al derecho

marcario: el registro de una marca otorga el derecho de exclusiva sobre ella, derecho

de explotarla y de gozar con ella de la exclusividad que brinda el registro, con el

aprovechamiento exclusivo se obtiene permanencia en el mercado ya que terceros no

podrán registrarla ni producirla, por ende, se gozará de la libertad de estabilidad

indicados en los párrafos precedentes puesto que las empresas serán duraderas en el

tiempo gracias a las estrategias con las que deciden competir en el mercado: a través

de marcas registradas.

Por otra parte, la tercera manifestación del derecho constitucional a la libertad de

empresa es respecto a la libertad de retiro o salida del mercado, la misma que señala:

“sin otras restricciones o límites, que la no afectación del interés general y el

cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridos con los otros operadores,

con los consumidores y los usuarios, así como con las autoridades públicas” (pág. 94)

En lo particular, se considera primordial culminar con todas las obligaciones

48

pendientes con terceros una vez tomada la decisión de salir del mercado por cualquier

causa establecida por la empresa, resultando conveniente retirarse del mercado

actuando de buena fe.

2.19. De la afectación al derecho de la libertad de empresa:

Luego de obtener alcances sobre la concepción de libertad de empresa - la cual es

el derecho de toda empresa de desenvolverse libremente en el mercado siempre y

cuando sus actuaciones estén dentro del marco de la legalidad - corresponde ahora

relatar la forma en la que se configura la afectación a este derecho garantizado

constitucionalmente.

Se considera relevante indicar que la afectación al derecho de la libertad de empresa

inicia, evidentemente, cuando una empresa es impedida de realizar sus objetivos o de

verse en dificultad para desenvolverse libremente; adicionalmente, la libertad de

empresa puede verse dañada cuando existe normativa jurídica que impida el desarrollo

– por medio de la innovación – de las personas jurídicas.

En ese sentido, coincidimos con Blancas Bustamante (2007) al señalar respecto a la

configuración de la afectación al derecho de la libertad de empresa:

El criterio a considerar para que se configure una verdadera lesión de la

libertad de empresa será el de estabilidad, esto es, cuando la afectación

de la imagen o de la credibilidad de la empresa ponga en peligro su

continuidad o conlleve una retracción de su posición en el mercado. (pág.

190)

En el derecho marcario, a modo de ejemplo, se puede constituir una lesión al derecho

de la libertad de empresa cuando la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi procede

a la denegación del registro de marcas – que en la mayoría de sus veces son signos de

fantasía – sin acompañar la razón con sustentos objetivos.

Probablemente surja la pregunta: ¿cómo la denegación de una marca puede afectar

el derecho de libertad de empresa? Entonces, se considera que el hecho de no recibir

el respaldo suficiente por parte del Estado - respaldo que se traduce en obligación de

apoyo a las empresas para su correcto desenvolvimiento en el mercado – genera que

las personas jurídicas no puedan explotar efectivamente sus productos o servicios

puesto que vivirían con temor de que terceros de mala fe soliciten el registro de marcas

similares y con ello los despojen de sus consumidores.

49

Con lo indicado, se quiere resaltar que, al no otorgar el derecho de exclusiva que

beneficia a las marcas de las empresas se lesiona también la libertad de empresa, toda

vez que el titular vencido de la marca sin registro no podrá vivir plenamente de la

originalidad de sus ideas traducidas en marcas registradas y protegidas.

En ese sentido, se coincide con Forno al establecer que “ambos sirven como garantía

a los individuos de que su autonomía privada y su libertad de empresa no estarán

limitadas por la regulación salvo que los costos de transacción sean prohibitivos” (2018,

pág. 123) ya que este derecho constitucionalmente garantizado debe resguardarse de

tal forma que prohíba únicamente las acciones que sean objetivamente ilícitas.

Adicionalmente, se entiende que – conforme al párrafo precedente – surge la

pregunta: ¿cómo aplicar únicamente lo objetivamente ilícito? Pues bien, se piensa que

la libertad de empresa debe permitir que las personas jurídicas sean las únicas capaces

de decidir sobre sus actuaciones salvo estipulaciones jurídicas objetivas, ello es, evitar

que algún representante del Estado aplique razonamientos incorrectamente motivados.

Una alternativa a lo mencionado – a modo de ejemplo – es mediante el

establecimiento de normas jurídicas que no tengan excesos en su amplitud ya que, en

derecho marcario, muchas empresas pueden verse agraviadas por razonamientos

conservadores o no acordes al orden público, ello es: constante o cambiante,

razonamientos que se convierten en decisiones de aplicación obligatoria a la empresas,

las cuales afectan el derecho a la libertad de empresa por el solo hecho de encontrarse

estipuladas en normas jurídicas que llegan a convertir la discrecionalidad en perjuicio a

la libertad de empresa.

Por otro lado, se considera necesario resaltar también lo que no constituye una

afectación al derecho de libertad de empresa, ello es: el derecho al honor.

Evidentemente, el derecho al honor no perjudica a la libertad de empresa puesto que

ello no aplica a la libertad de empresa, recordemos que una empresa es una persona

jurídica mas no una persona natural, ello es, un ser humano.

Al respecto, se coincide con Blancas Bustamante (2007):

El derecho al honor es un derecho de la persona humana, por lo cual no

puede ser invocado por las personas jurídicas, como la empresa, para

proteger su buena imagen. El derecho al honor es una emanación de la

dignidad y del libre desarrollo de la personalidad del ser humano y, por lo

tanto, no está basado en la protección de un interés económico ni

50

patrimonial (…) (pág. 185)

Se recuerda entonces un punto clave, la razón de ser del derecho de libertad de

empresa es permitir que las personas jurídicas puedan generar la riqueza necesaria

para la satisfacción y constante persecución de los objetivos de ella sin la existencia de

obstáculos que estropiecen la posibilidad de mejorar una industria determinada.

Al mismo tiempo, se entiende que el derecho de libertad de empresa se afecta

cuando existen factores en el mercado que impidan su libre accionar, al verse impedida

su libre actuación se afecta la generación de ganancias y con ello el desaliento de la

persecución de sus objetivos; cuando una empresa pierde la necesidad de ir tras su

misión usualmente cierra y al dejar de existir es evidente que nace con ello un desaliento

de las inversiones para con otras empresas.

Visto de ese modo, Forno sostiene que “dentro de la premisa de la autonomía privada

y la libertad de empresa rige que cada individuo sea absolutamente capaz de medir los

riesgos que asume y satisfacerse por sí mismo (…)” (2018, pág. 116) dicho ello, se

entiende que la afectación a la libertad de empresa es también cuando el Estado impide

que la persona jurídica pueda medir o determinar los riesgos que este decide asumir

para generar una posición de éxito dentro del mercado donde se desenvuelve.

Por consiguiente, el hecho de que el Estado establezca imposiciones subjetivas,

desproporcionales y hasta arbitrarias hace que la empresa pierda poder de dominio

sobre su propio ente, dominio que le permite asumir los riesgos que el crea conveniente

– siempre y cuando no sean ilícitos – sin embargo, conforme diversas normativas, se

hace evidente que la empresa no puede si quiera solicitar protección sobre el nombre

de una marca con la cual desean atraer consumidores.

Por último y en relación a lo expuesto, se considera que debe existir un margen

necesario en el cual la persona jurídica pueda determinar los riesgos que aquel decide

asumir, caso contrario, se vería afectado el derecho constitucional de toda persona

jurídica a la libertad de empresa, un ejemplo de ello es eliminar las barreras burocráticas

existentes al momento de solicitar el registro de una marca por ser subjetivamente

contrarias al orden público, lo que resulta una afectación a la libertad de innovar y de

crear marcas de las empresas.

2.20. Noción de acto de consumo:

51

En primer lugar, se considera necesario indicar que el acto de consumo es aquel

que previamente vincula a dos partes: consumidor y ofertante, ya que el consumidor -

antes de adquirir un producto o servicio puesto en el mercado por el ofertante o

empresario – busca satisfacer el acto de consumo mediante la mejor opción puesta

dentro del mercado, ella en ocasiones, y a consideración del consumidor, es aquella

que más información sobre el producto o servicio brinde en el mercado: calidad, precio,

duración, certificación, etc.

Por ello, es necesario resaltar que el acto de consumo inicialmente trata sobre la

compra de un determinado bien o servicio a favor del consumidor o adquiriente, este

uso o disfrute puede desaparecer en el primer empleo o puede ser empleado para el

uso, disfrute o explotación, hecho que – evidentemente – no hace que el consumidor

deje de tener la condición de realizador del determinado acto de consumo.

Asimismo, se coincide con Durand (2010) sobre la noción que este brinda respecto

del acto de consumo:

Una importante precisión con respecto al acto de consumo y es que, éste

no se limita a los bienes consumibles en sentido estricto, o sea los que

desaparecen con el primer uso (por ejemplo los alimentos), sino que

comprenden también los bienes duraderos e inclusive las prestaciones

de servicios materiales o intelectuales. (pág. 71)

En ese sentido, se precisa que el acto de consumo involucra tanto productos como

servicios en beneficio de una determinada persona, sea natural o jurídica, lo que

claramente muestra que el acto de consumo puede ser gozado, bien por una persona o

bien por una empresa, siempre y cuando se aproveche de forma óptima o completa un

bien o servicio, usándose lo que brinda y, de ser el caso, aprovechando los frutos que

otorga.

Por otro lado, se cree necesario resaltar la importancia del acto de consumo efectivo,

adquiriendo el producto o servicio esperado gracias a la información previa y correcta

elección por parte del consumidor al tomar decisión respecto al acto de consumo a

realizar, valiéndose de medios informativos idóneos que le permitan realizar un acto de

consumo efectivo.

Adicionalmente, se resalta a Stucchi (2011) sobre la independencia del consumidor

en los actos de consumo:

52

La soberanía del consumidor, desde las consideraciones de un consumo

responsable, permite que, en el marco de un proceso competitivo, el

ciudadano oriente la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta

que el consumo genera un condicionamiento subyacente y determinante

sobre la producción. (2011)

Entonces, se considera necesario y saludable tener un consumidor informado y

responsable, teniendo en cuenta que actualmente el consumidor se encuentra en una

economía social de mercado, lugar en el cual la competencia por lograr que diversas

personas ejecuten el esperado y deseado acto de consumo es amplio y constante,

conforme se puede visualizar en diversos medios publicitarios: revistas, diarios, canales

televisivos o frecuencias radiales.

Por último, se señala que un enfoque óptimo sobre el acto de consumo es respecto

del que se realiza habiendo estudiado o analizado previamente la información tanto

positiva como negativa en lo que respecta al producto o servicio a adquirir para

posteriormente efectuar un adecuado acto de consumo sobre un determinado producto

o servicio puesto en el mercado.

2.21. Sobre el derecho del consumidor y el derecho de elección del consumidor:

Ahora bien, respecto del derecho del consumidor se puede indicar que son tanto las

personas naturales como las personas jurídicas que realizan determinados actos de

consumo sobre productos o servicios en beneficio propio, de esa forma, el derecho del

consumidor busca proteger los intereses de aquellas personas que no cuentan con la

información completa y necesaria a su alcance en el momento en el cual deciden

efectuar actos de consumo.

De esa forma, se indica que el derecho del consumidor busca proteger a los usuarios

finales de una cadena comercial puesta en el mercado con el objetivo de que ellos

puedan escoger el mejor producto o servicio del cual van a utilizar y aprovechar.

Asimismo, “el derecho del consumidor viene a ser el conjunto de reglas dirigidas a

controlar todo lo concerniente a los actos jurídicos que realiza el consumidor para

satisfacer sus necesidades” (Durand Carrion, pág. 72) de forma que la información

puesta en el mercado por parte de los ofertantes de productos y servicios sea veraz,

comprensible y completa.

53

Particularmente, se considera que el objetivo del derecho del consumidor es proteger

al consumidor en lo que se respecta a sus actos de consumo, poniéndolo en una

situación favorable y obligando al ofertante a brindar información completa y sincera de

lo que realmente publicita en los medios y en el mercado.

En ese sentido, el propósito del derecho del consumidor es que ellos puedan efectuar

buenas decisiones sobre los productos y servicios que se encuentran en el mercado,

decisiones que solo serán favorables al consumidor cuando las empresas que ponen

determinados bienes puestos a disposición del público cumplen con brindar estándares

necesarios para la satisfacción de ambas partes: calidad, precio, duración e información

completa.

Adicionalmente, se resalta lo indicado por Cavero Safra (2016) cuando explica

detalladamente el objetivo del derecho del consumidor:

El derecho del consumidor, busca fundamentalmente maximizar las

buenas decisiones de los consumidores en el mercado, impactando el

conjunto de la economía a través de una especie de efecto dominó hacia

arriba. Así, la regulación de protección al consumidor está pensada para

el consumidor final. (pág. 39)

Así pues, el derecho del consumidor radica en el hecho de proteger los intereses del

usuario final de la cadena productiva de determinados bienes, sean productos o

servicios, sean los consumidores finales personas naturales o personas jurídicas de

derecho público o privado siempre y cuando se realice el acto de consumo a favor de

determinados individuos y no a favor de la integración de ellos dentro de los procesos

de producción o transformación de la persona jurídica.

Por otro lado, la ley para la defensa de los consumidores de España cumple también

con brindar adecuada protección al consumidor, sean personas naturales o personas

jurídicas, señalándose además que no es válida la renuncia de los derechos con los que

cuentan los consumidores ya que todos los derechos que se les brinda al consumidor

son inquebrantables por cualquier relación jurídica que pueda nacer entre consumidor y

ofertante o empresario.

Igualmente, se coincide que el consumidor es “un sujeto de necesidades y como tal

tiene derechos estructurados a su favor, precisamente por el Derecho, para equilibrar

las relaciones de desigualdad producidas por la llamada asimetría de la información

54

existente en el mercado” (Durand Carrion, pág. 76) con lo que se debe precisar que los

costos de transacción por parte del empresario son menores cuando se trata de otorgar

información a los usuarios respecto del bien puesto en el mercado.

Entonces, se considera importante precisar que el derecho del consumidor busca

también reducir o eliminar la asimetría de la información existente entre el consumidor

y el empresario que pone a disposición determinados productos o servicios ¿la

finalidad? Otorgar mayor transparencia en las transacciones realizadas en el mercado

y brindar mayor información al consumidor de lo que realmente adquiere en el acto de

consumo.

Por último, se considera necesario precisar que tanto la legislación peruana como la

española admiten como consumidores también a las personas jurídicas, sean ellas de

derecho público o de derecho privado, siempre y cuando las relaciones jurídicas de

consumo que se den entre persona jurídica consumidor y persona jurídica ofertante no

tenga vinculación con el objeto social de la empresa que realiza el acto de consumo ni

guarde relación directa al objeto social de la misma.

2.22. Sobre el principio de información y el principio de idoneidad:

Respecto al principio de información en el derecho del consumidor, se indica que es

obligación del proveedor brindar toda la información necesaria al consumidor respecto

de los productos o servicios que el primero inserta en el mercado con la finalidad de que

el consumidor pueda realizar un acto de consumo idóneo, comprando o adquiriendo lo

que realmente deseaba para con la finalidad de satisfacer sus intereses personales.

Asimismo, “el principio de información establece que el proveedor está obligado a

proporcionar al consumidor toda la información relevante sobre el producto o servicio

respectivo, de manera oportuna, de modo que este pueda tomar una adecuada decisión

de consumo” (Cavero Safra, pág. 38) de modo que el objetivo del principio de la

información es que el consumidor pueda efectuar un acto de consumo efectivo,

satisfaciendo sus intereses.

Adicionalmente, se considera que existe una afectación al principio de información

cuando un proveedor oculta información importante del producto o servicio al

consumidor con la finalidad de generar ganancias vendiendo productos o servicios con

determinadas fallas que generen perjuicios en el consumidor, a modo de ejemplo, se

55

considera que se lesiona el principio de información si se vende un auto de lujo sin

indicar previamente que este no cuenta con un equipo de sonido incorporado.

Por otro lado, se comenta que el principio de idoneidad trata de la obligación del

empresario de entregar al consumidor lo que efectivamente solicitó, entonces, se

entiende que con el principio de idoneidad nace la obligación del proveedor de otorgar

al consumidor lo que realmente se comprometió a brindarle, a modo de ejemplo, si A

compra una refrigeradora nueva a B, se comprende que existe una obligación implícita

de otorgar una garantía a A respecto de futuras fallas que pudieran darse por el uso

común de la refrigeradora, asimismo, de no pactarse una garantía se comprende que

ella se debe otorgar conforme las condiciones de garantía existentes en el mercado.

Por ello, se indica que “el principio de idoneidad establece que, en ausencia de

información, existe una especie de oferta o garantía implícita, determinada por aquello

que un consumidor esperaría razonablemente de acuerdo con las circunstancias”

(Cavero Safra, 2016, pág. 38) en ese sentido, la actual legislación peruana en materia

de protección al consumidor, la Ley Nº 2957, cumple con proteger al consumidor

respecto del deber de idoneidad de los proveedores hacia los consumidores, de forma

que, otorga tres formas de garantía: la garantía legal: derivada por mandato de ley, la

garantía explícita: acordada conforme lo ofrecido por el proveedor al consumidor y la

garantía implícita: la que ocurre ante el silencio del proveedor y que es aplicada

conforme el movimiento del mercado actual.

Adicionalmente, se indica que “la regla de idoneidad permite asignar la

responsabilidad en situaciones en las que el proveedor no cumple con informar de una

determinada circunstancia que conocía o que, razonablemente, debía conocer” (Cavero

Safra, 2016, pág. 39) de ese modo, y conforme lo especificado en el párrafo precedente,

se indica que el deber de idoneidad es una de las reglas más importantes de protección

al consumidor por los siguientes motivos:

• En situaciones de abuso de poder por parte del proveedor: logra vender

determinado producto o servicio sin brindar la información necesaria al consumidor

ni otorgar una garantía adecuada, por ello, el deber de idoneidad, de la cual nacen

las obligaciones de garantías explicitas, implícitas o legales.

• Cuando el consumidor no se encuentra informado respecto de la

obligatoriedad del proveedor de brindar toda la información relevante sobre la

56

adquisición de un determinado bien ¿El motivo? Los costos de transacción de que

el proveedor otorgue la información son menores y con ello sencillos.

En ese sentido, se establece que tanto el principio de información como el principio

de idoneidad buscan garantizar un acto de consumo efectivo y de acuerdo a lo deseado

por el usuario, tanto personas naturales como personas jurídicas de derecho público o

de derecho privado, entonces, la protección al consumidor que la legislación peruana

brinda está basada en cuidar del que cuenta con menos información sobre el producto

o servicio a adquirir, ello es: el consumidor.

Adicionalmente, se coincide con Durand (2010) al indicar que los principios

señalados son constituidos con la finalidad de proteger las relaciones jurídicas

efectuadas entre consumidor y proveedor:

No existe una categoría homogénea, particular, universal y bien

individualizada de consumidores, sino más bien relaciones jurídicas

(hecho o acto jurídico) derivadas de actos de consumo, practicada por un

profesional y un no profesional o consumidor, y es en este contexto que

podemos establecer que el Derecho del Consumidor se aplica

propiamente a las relaciones jurídicas de consumo. (pág. 81)

En razón a ello, se comprende que lo que busca el deber de información y el deber

de idoneidad es proteger las relaciones jurídicas que realiza el consumidor que busca

satisfacer sus necesidades pero que no cuenta con toda la información sobre las

ventajas y desventajas de lo que desea adquirir.

Concretamente, se observa que en el derecho del consumidor los actos de consumo

son constantes y amplios, por lo que proteger al consumidor se vuelve un deber,

asimismo, se precisa que no se consideraría imparcial no otorgarles protección siendo

ellos las personas que cuentan con menos información relevante sobre lo que consumen

en el mercado, a modo de ejemplo, ¿cómo saber realmente si el equipo de sonido que

se desea adquirir se encuentra en buenas condiciones?, ¿llevando un técnico en

equipos a la tienda de la empresa y desarmar el producto?, ¿la tienda de la empresa

otorgará permiso de desarmar un producto?. Por ello, la necesidad de protección, el

consumidor confía en la información que el proveedor brinda y en caso de dar

información no completa el consumidor cuenta con la protección de la entidad

competente en materia de derecho de consumidor: Indecopi.

57

2.23. Importancia del derecho de consumo:

No cabe duda que el derecho de consumo en la actualidad es de gran importancia

ya que en una economía social de mercado el consumidor necesita utilizar determinados

productos para poder vivir plenamente, pensar que tendría que producir o fabricar todos

los productos que necesita para vivir a diario complicaría su existencia y probablemente

lo alejaría de la consecución de sus objetivos personales.

Asimismo, desde la óptica del proveedor, el acto de consumo es necesario para

alcanzar los objetivos de la empresa y con ello poder crecer dentro de un mercado tan

competitivo en lo que respecta a bienes muebles o inmuebles, productos o servicios.

En ese sentido, desde la visión de un proveedor con interés en generar ganancias y

un consumidor con interés en satisfacer sus necesidades, se indica que “la función

económica del sistema de protección al consumidor consiste, fundamentalmente, en

maximizar la toma de buenas decisiones de consumo por parte de los consumidores”

(Cavero Safra, pág. 35) de tal forma que las ventas que realice el proveedor se

encuentren revestidas de la información necesaria a brindar al consumidor.

Adicionalmente, se considera que es deber del Estado garantizar la toma de buenas

decisiones por parte de los consumidores, obligando a los proveedores a otorgar a los

consumidores la información necesaria de los productos o servicios que incorporan en

el mercado para la venta.

Con ello, se considera que el proveedor otorga la información al consumidor de buena

fe, brindando información verdadera y confiable, gracias a la cual el usuario podrá

satisfacer sus intereses personales, mediante la adquisición del producto o servicio

puesto en el mercado, con la seguridad de que la información otorgada es real y válida.

Igualmente, Rivera Ferreyros (2014) indica:

El consumidor tiene la confianza de que el contenido publicitario revela

la verdad y responde a la rectitud en la conducta del empresario, quien

debe cumplir con las promesas vertidas en la publicidad, tornándose en

exigible el contenido publicitario y plenamente ejecutable en caso de

58

incumplimiento. (pág. 75)

Por otro lado, el aspecto beneficioso de generar la obligación a los proveedores

respecto del deber de informar con veracidad es que los consumidores tendrán mejores

productos o servicios en el mercado, por lo que el costo de transacción sobre la

información se encontrará en el que genera ganancias con el producto o servicio: el

proveedor.

Así, se indica que “si podemos identificar y reducir estos costos de transacción,

garantizando a la vez que las personas dispongan de la mayor cantidad de alternativas

entre las cuales escoger, ciertamente estaremos protegiendo a los consumidores”

(Patron, 2011) por ello, resulta más sencillo asignar dicho costo de transacción a los

proveedores, recordando además que es más fácil otorgar la información para los

proveedores puesto que ellos son los que producen o venden los productos o servicios

que ponen a disposición de los consumidores en el mercado.

Asimismo, la asimetría informativa entre proveedor y consumidor se reducirá de

forma importante al asignar la carga sobre la información al proveedor, de forma que el

consumidor contará con más opciones cuando desee adquirir un producto o servicio y

de esa forma podrá satisfacer el acto de consumo de manera efectiva, contando con

productos verdaderos en cuanto a su calidad, precio o duración.

En ese sentido, dentro de los beneficios de la reducción de la asimetría informativa

se tiene que el consumidor podrá comparar las ofertas que existen y se muestran a su

alcance en el mercado, teniendo en consideración que los bienes que desean adquirir

se encuentran revestidos de información transparente y, además de ello, saber que

cuenta con determinadas garantías protegidas.

Asimismo, se coincide con Rodríguez García (2013) al indicar sobre la asimetría

informativa:

El problema de la asimetría informativa, relevante en el derecho del

consumidor, se basa en la constatación de que no resulta eficiente que

el consumidor debe asumir los costos de adquirir información cuando la

relevación de esta por parte del proveedor puede ser más barata. (pág.

55)

Por ello la necesidad de asignación de información en el proveedor, él pone a

59

disposición el producto o servicio y es la parte que cuenta con mayor conocimiento

acerca del bien puesto en el mercado, por lo que resulta más fácil y coherente que sea

el quien la brinde y quien absuelva las dudas del usuario en torno al producto o servicio

que desea adquirir.

Por último, se considera necesario que los proveedores brinden información de

buena fe y en beneficio de ambas partes: proveedor y consumidor, de esa forma se

reduciría la asimetría informativa y, de esa forma, el consumidor podrá realizar actos de

consumo confiables y el proveedor podrá gozar de buena reputación y prestigio debido

a la validez de la información que emite.

2.24. Problemas vinculados a actos de consumo:

Con relación a los problemas vinculados a los actos de consumo, se indica que son

dos los más relevantes: la publicidad que emite el proveedor al consumidor y la

transparencia de la información que brinda el proveedor al consumidor.

Por tanto, se precisa que la publicidad es el medio más efectivo con el que cuenta el

proveedor para llegar a los consumidores, mediante la publicidad el proveedor puede

ofrecer los productos y servicios, ostentándolos de forma que el consumidor se sienta

identificado con el bien y con ello sentir la necesidad de adquirirlo.

En ese sentido, “la publicidad se convierte en un instrumento de protección del

consumidor pues éste sin casi ningún costo obtiene del mercado toda la información

que necesita para una decisión de consumo óptima” (Rivera Ferreyros, pág. 72) por ello,

la publicidad que se emite cuenta con el deber de adecuarse a lo que realmente ofrece

el producto o servicio en el mercado.

Asimismo, lo que se busca es proteger al consumidor de efectuar decisiones de

consumo que guarden estrecha relación con lo que realmente se desea adquirir y ello

se obtiene mediante la configuración de una publicidad transparente.

Con relación a lo indicado en el párrafo precedente, se indica que “lo que se busca

es precisamente evitar y combatir el efecto nocivo que trae consigo la denominada

publicidad engañosa o falsa, donde la oferta contenida en el aviso publicitario no

coincide con lo finalmente recibido por el consumidor” (Rivera Ferreyros, pág. 76)

En particular, se indica que, si bien es cierto que la publicidad ayuda a la necesidad

de aumentar el volumen de ventas – y con ello las ganancias – de los proveedores,

también se precisa que la publicidad engañosa puede afectar enormemente el logro de

60

los objetivos de las empresas, un claro ejemplo es el caso en donde la empresa omita

incluir información relevante en su publicidad respecto al producto o servicio que ofrece

en el mercado.

Adicionalmente, es deber de los empresarios el emitir publicidad cierta y

comprensible, sin embargo, se advierte que el consumidor se encuentra en el deber de

informarse acerca de la empresa con la cual adquiere un producto o servicio a efectos

de no verse inmerso en asumir los costos de transacción, tiempo y dinero, al solicitar la

defensa ante la autoridad competente en protección al consumidor.

Por ello, se señala que “la mejor manera de proteger al consumidor es permitiéndole

que ejerza verdadera soberanía sobre sus decisiones, lo que solamente consigue si

posee toda la información relevante que se requiere para una toma de decisión eficiente”

(Rivera Ferreyros, pág. 72) por lo que un acto de consumo eficiente será aquel en el

cual previamente el consumidor se encuentre informado acerca de las ventajas y

desventajas del producto o servicio en relación a sus intereses.

En resumen, se considera que el consumidor debe ser una persona lo

suficientemente informado al momento de invertir en algún producto o servicio

determinado, teniendo en cuenta que la mayoría de publicidad busca que el consumidor

tenga la sensación de necesidad del bien publicitado, lo que genera que el empresario

aumente sus ventas y con ello su prosperidad dentro del mercado donde se

desenvuelve.

De esa forma, se precisa que “la publicidad, sin perjuicio de su rol informativo, genera

necesidades (la mayoría artificiales) e introduce incentivos para el consumo y por ello

se dice que promueve o dinamiza la contratación sobre diversos bienes y/o servicios”

(Rivera Ferreyros, pág. 73) por lo que cada vez se hace necesario la información por

parte de los consumidores, procurando indagar sobre los beneficios y desventajas con

los que cuenta determinado producto antes de efectuar el acto de consumo, procurando

convertir una decisión de consumo en una actuación previamente informada.

Concretamente, se precisa que una decisión de consumo efectiva por parte del

consumidor será aquella que cuente con las siguientes características:

• Se realiza previa información sobre el producto o servicio a contratar, de

no existir suficiente información sobre el producto o servicio a adquirir será idóneo

consultar respecto de las cualidades que debe tener uno como aquel en el mercado.

61

• Se efectúa realizando un previo balance entre otros productos o servicios

en el mercado, comparando no solo marcas sino también precio, duración, calidad,

diseño o garantía.

Por tanto, se coincide con Rivera Ferreyros (2014) al indicar sobre la diferencia entre

consumidor y empresario, donde se resalta la importancia de efectuar una decisión de

consumo con la cualidad de eficiente:

La posición del consumidor se encuentra en un nivel de inferioridad en la

negociación del contrato e incluso, no tiene posibilidad de participar en la

negociación, solamente debe decidir entre adquirir o no el producto o

servicio, lo cual la convierte en la parte más vulnerable en el mercado;

por ello, la función de información es vital para el consumidor pues

solamente a través de ésta equipara de alguna manera esa posición

desigual. (pág. 73)

Así pues, se considera que el acto jurídico entre consumidor y proveedor no siempre

será en posiciones igualitarias ya que, evidentemente, cuando un consumidor se acerca

a un establecimiento a comprar un producto de determinadas características tendrá que

pagar el precio y aceptar las condiciones de venta sin previa negociación, es cierto que

tendrá otras opciones parecidas ya que en el mundo de los productos y servicios los

bienes se encuentran en constante competencia en el mercado, sin embargo, muchas

veces los consumidores deciden elegir determinado producto de determinada marca o

características debido a la confianza que ya se generó previamente entre el consumidor

y empresa proveedora de determinado bien, confianza que no necesariamente será

sinónimo de que aquel producto o servicio contratado cumplirá con toda la información

otorgada inicialmente.

Para finalizar, se precisa que debido a lo señalado en los párrafos precedentes se

hace necesario contar con una solución frente a los problemas vinculados a los actos

de consumo, actos que no dejaran de llevarse a cabo debido a la falta de información

de los consumidores ni a los errores de publicidad en los que puedan incurrir los

proveedores. Por ello, frente a la falta de negociación previa entre consumidor y

proveedor es que se hace importante la información de la que es capaz de obtener el

consumidor - por sí mismo o por parte del empresario - antes de efectuar la adquisición

de un bien determinado, de tal forma que el acto de consumo realizado sea efectivo.

62

Capítulo 3: Metodología de la investigación

3.1 Tipo de investigación:

El presente trabajo de investigación es cualitativa puesto que se debe indagar por

medio del análisis documental, doctrina y normativa en torno al tema de investigación,

con el objetivo de examinar los parámetros que guían las actuaciones de la Dirección

de signos distintivos de Indecopi cuando se deniega una marca por considerarse

contraria al orden público y , adicionalmente, realizar entrevistas a personas

especializadas en el tema para, posteriormente, transcribirlas y añadirlas al presente

trabajo de investigación.

En tal sentido, nuestra categoría conceptual de investigación será el orden público

ya que nuestro propósito es analizar que criterios del orden público son utilizados por la

Dirección de signos distintivos de Indecopi cuando se deniega una marca por

considerarse contraria al orden público.

3.2. Diseño de investigación:

La presente investigación es una de tipo cualitativo, la categoría conceptual de

investigación es analizar la razón de la denegación de marcas consideradas como

contrarias al orden público por la Dirección de signos distintivos de Indecopi.

La unidad de análisis es políticas, normas, doctrina, prácticas sobre la noción de

prohibición de registrar marcas contrarias al orden público. Para lo que se analizan

testimonios provenientes de individuos que son expertos en el tema, y documentos

como jurisprudencia y resoluciones de la Dirección de signos distintivos de Indecopi.

En ese sentido, se considera que el trabajo es cualitativo al encontrarse

estrechamente vinculado con la dimensión constructivista. Así, el constructivismo, como

señala Von Glasersfeld, “es radical porque rompe con lo convencional/ordinario y

desarrolla una teoría del conocimiento en el cual el conocimiento no refleja una realidad

ontológica “objetiva” sino el ordenamiento y la organización de un mundo constituido por

nuestra experiencia” (2013, pág. 15)

Por tanto, se comprende que la presente investigación se encuentra orientada por el

63

constructivismo ya que el objetivo no es establecer un estándar estático respecto de la

noción de orden público que aplica la Dirección de signos distintivos de Indecopi sino

que es brindar consideraciones o pautas de lo que se debe comprender por orden

público a efectos de apoyar la disminución de la denegación de marcas basadas en

criterios subjetivos y con ello coadyuvar a un efectivo tráfico comercial.

Se considera además que el constructivismo se encuentra ligada al enfoque

cualitativo ya que una de las características de los investigadores cualitativos son: “La

flexibilidad y apertura ya que están ligadas a haber aprendido a soportar una buena

dosis de ambigüedad” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 14)

En ese sentido, se comprende que el constructivismo tiene por objeto crear mediante

la inserción del investigador dentro del problema de investigación, dejando de ser

únicamente un observador y pasar a cuestionar el problema como un miembro más de

los actores de la problemática.

Asimismo, Strauss y Corbin (2002) indican:

No es que los investigadores no quieran discernir los asuntos

analíticamente, pero la urgencia de evitar la incertidumbre y de llegar

rápidamente a la conclusión de la propia investigación, se atempera con

la comprensión de que los fenómenos son complejos y sus significados

no se vislumbran con facilidad o que simplemente se dan por sentados.

(pág. 14)

De esa manera, se precisa que la necesidad de romper con lo estático es un factor

común y necesario tanto en la investigación cualitativa como en el enfoque

constructivista, por lo que el hecho de caminar al ritmo de la sociedad es, hoy en día,

una alternativa necesaria para el fin último de la comunidad: la armonía social.

En ese sentido, se comprende que la teoría fundamentada guarda estrecha relación

con lo mencionado, asimismo, se indica que “en este método, la recolección de datos,

el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí” (Strauss &

Corbin, 2002, pág. 21)

Entonces, se hace necesario precisar que la unificación de todas las unidades de

análisis serán imprescindibles para el éxito de la investigación, debiendo de ser

interpretadas de forma conjunta para la posterior presentación de una propuesta o de

una solución a la problemática investigada.

64

Con lo señalado se desea indicar que, conforme Strauss y Corbin (2002) señalan:

Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más

a la "realidad" que la teoría derivada de unir una serie de conceptos

basados en experiencias o sólo especulando (cómo piensa uno que las

cosas debieran funcionar). Debido a que las teorías fundamentadas se

basan en los datos, es más posible que generen conocimientos,

aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la

acción. (pág. 22)

En resumen, el común denominador entre la investigación cualitativa, la dimensión

constructivista y la teoría fundamentada es la relevancia de establecer mecanismos que

se ajusten a la sociedad en la que se encuentra actualmente, así como también la

necesidad de que el investigador deje de observar para pasar a sumergirse e incluirse

dentro del campo de investigación en la cual se encuentra.

Como resultado, Strauss y Corbin (2002) indican sobre la teoría fundamentada:

Es al mismo tiempo arte y ciencia. Es ciencia en el sentido de que

mantiene un cierto grado de rigor y se basa el análisis en los datos. La

creatividad se manifiesta en la capacidad de los investigadores de

denominar categorías con buen tino, formular preguntas estimulantes,

hacer comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado y

realista de conjuntos de datos brutos desorganizados. (pág. 22)

Por último, y conforme lo indicado, la finalidad del presente trabajo es también

construir una realidad, siendo participes dentro de la sociedad que se analizará,

observando sus características.

65

Capítulo 4: Análisis de la investigación PARTE UNO: Del Análisis

4.1. Análisis sobre las marcas contrarias al orden público en función al marco teórico y entrevistas realizadas:

Ahora bien, a modo de introducción, resulta conveniente comentar la importancia de

contar con marcas registradas puesto que protege enormemente al titular de la marca

por dos motivos: el primero trata sobre el beneficio de la exclusividad, que permite al

titular producir el producto marcado con la seguridad de saber que terceros no podrán

registrar marcas semejantes o idénticas a las de aquel, puesto que el titular ya cuenta

con la marca registrada primero. La segunda razón es la protección por parte de

Indecopi, que permite al titular de la marca denunciar por infracción de derechos en caso

de existir una persona natural o jurídica que produce la marca registrada del titular sin

previo consentimiento, de esa forma, será sancionada por Indecopi con multa de hasta

150 UIT.

Sobre el análisis de las marcas contrarias al orden público, resulta conveniente

precisar que, conforme se indican en las entrevistas realizadas, son aquellas marcas

que pudiesen afectar lo que la sociedad considera ofensivo, vale resaltar que dicha

ofensa debe ser justificada. Asimismo, una marca contraria al orden público es aquella

que altera la paz y la tranquilidad de la sociedad y, además, las marcas contrarias al

orden público son aquellas que se definen de acuerdo a lo que la sociedad siente y

entiende en el momento preciso de su aplicación, ya que el orden público es, por

naturaleza, variable en el tiempo, en conveniencia del interés general.

Asimismo, las marcas contrarias al orden público, son aquellas que busquen denigrar

específicamente a un sector de la sociedad, pudiendo ser un signo distintivo que se

considere violento, que fomente el odio contra determinados grupos o personas,

pudiendo ir en contra de grupos religiosos, comunidades nativas o indígenas, partidos

políticos o, simplemente, que busque denigrar a cualquier persona – sea natural o

jurídica – de la sociedad en la que se vive.

Adicionalmente, se considera necesario resaltar que una marca contraria al orden

público debe causar una ofensa justificada, ya que no resulta razonable escuchar

66

determinadas palabras de forma cotidiana – tales como: Viva el Perú carajo, habla

huevón (saludo criollo), ya pe, pues, etc. – pero prohibirlas en el registro, cuando en la

vida real, en la vida actual, nadie se ofende al escuchar determinadas palabras,

pudiendo exceptuarse de lo mencionado a ligeras minorías, sin embargo, el orden

público lo que busca precisamente es levantarse cuando ofenda el interés general, es

decir, la sociedad en su colectividad o en su mayoría.

En ese sentido, se precisa que el contenido de moral y buenas costumbres es un

contenido vacío puesto que ambos radican respecto de lo que es bueno o malo en el

comportamiento humano, lo que debe ser subsumido por la categoría de orden público

y el orden público no es otra cosa que lo que nos digan las normas de observancia

obligatoria, sobre lo cual indican una conducta en contrario y esas normas de orden

público en el fondo son la ley, porque el orden público establece limitaciones a la

conducta, para que se conviva mejor socialmente pero solo se puede limitar la libertad

a través de una limitación con rango de ley y el orden público lo define la ley, además,

se precisa que nadie esta privado de hacer lo que la ley no prohíbe, razón por la cual,

en el derecho marcas no se encuentra prohibido registrar marcas que constituyan

palabras provenientes de jergas peruanas o de palabras acriolladas puesto que no se

encontrarían afectando la convivencia de la sociedad salvo excepciones altamente

conservadoras.

En ese sentido, es obligación de la Dirección de signos distintivos el no pecar al

confundir las nociones de orden público de lo que fue ayer, ya que el orden público es

constante, se desenvuelve de acuerdo a como la sociedad actúa en determinado

momento, de esa forma, se considera que la Dirección de signos distintivos debe contar

con marcos de trabajo más flexibles, minuciosos y actualizados cuando de otorgar o

denegar marcas se trata.

De esa forma, conforme lo conversado con el Abogado Miguel Morachimo, el

estándar que la Dirección de signos distintivos debe utilizar se da en función al público

consumidor al que va dirigido el producto o servicio marcado a incluir en el registro de

marcas y es en base a dicho estudio en el que se debe examinar si la Dirección de

signos distintivos se encuentra en el deber de denegar la marca en beneficio de proteger

a la sociedad y evitar el fomento a la violencia u odio dirigido a determinados grupos o

personas.

67

Se debe recordar además que la calificación al registro de determinada solicitud

marcaria debe respetar los principios de razonabilidad y de proporcionalidad ya que si

la determinación o el examen de calificación de determinada marca – de producto o de

servicio – se hace en función de los grupos más sensible del país no se registraría nada,

con lo que se disminuiría la protección que otorga el registro frente a diversos

emprendimientos en el país.

Así, se vuelve obligación de la Dirección de signos distintivos tener en cuenta que el

orden público es variable en el tiempo, teniendo ellos la obligación de aplicar la facultad

discrecional de forma imparcial, dejando que el público consumidor sea el último que

determine la viabilidad o fiasco de determinado producto marcado, premiándolos por la

originalidad de su marca o sancionándolos sin ventas por lo ofensivo que les pudiese

resultar una marca.

Igualmente, se puede sintetizar que el orden público es sinónimo de bienestar común

y es la forma o el modo en el cuál prevalece el interés general, por lo que debe ceder el

interés de los particulares para privilegiar a la sociedad colectivamente, de ese modo,

no resulta concebible arrebatar de protección a determinada marca por considerarse

ofensivo frente a determinados grupos conservadores, para levantar una cuestión de

orden público se debe ofender la media, incluyéndose el siguiente ejemplo: es contrario

al orden público el otorgar el registro de determinada marca con el logo de la cruz de

Cristo invertida, evidentemente en ese caso no se ofenderían únicamente los católicos

y cristianos, sino también resultaría perfectamente razonable dicha ofensa para los

agnósticos, ateos y judíos, por la evidencia del insulto dirigido al catolicismo.

Así, se puede verificar que una marca encierra un bien de valor jurídico

indeterminado, las mismas que son producto de la innovación del titular de la marca y

que abarcan una gigante cantidad de información detrás del producto o servicio

marcado, por lo que se puede afirmar que la protección que otorga el registro es

fundamental para la trascendencia en el tiempo de la marca ya que, comúnmente, lo

que todo titular de marca anhela o espera es que su marca viva y sea rentable en el

tiempo y esa rentabilidad precisamente es la que necesita ser protegida mediante el

registro de marcas que otorga la Dirección de signos distintivos de Indecopi.

Entonces, se puede decir que brindar protección a una marca registrada es

determinante para que ellas puedan desenvolverse de forma segura en el mercado,

siendo la Dirección de signos distintivos quien establece los límites sobre la denegación

68

de marcas contrarias al orden público, los cuales deben buscar proteger los intereses

sociales de forma imparcial y objetiva, sin privilegiar determinados grupos

conservadores y promoviendo los emprendimientos para la vida adecuada en

comunidad.

Por último, se considera que una marca es contraria al orden público cuando resulta

necesario establecer límites a la autonomía de la voluntad al solicitante al registro de

determinada marca, siendo que el orden público puede volverse en un límite a la

autonomía de la voluntad de determinadas personas naturales o jurídicas que busquen

solicitar el registro de determinadas marcas que vayan en contra al orden público, de

esa forma, se subordina el interés individual al interés social, dejándose de proteger a

determinada marca para proteger el interés general, la integridad de religiones,

personas y diversas organizaciones.

4.2. Sobre la creatividad para construir marcas que puedan contar con un doble sentido:

Por lo que se refiere a la creatividad para construir marcas que puedan contar con

un doble sentido, se precisa que no existe un límite establecido para la elaboración de

marcas ya que, mientras las marcas solicitadas a registro no afecten la ley, la moral, el

orden público o las buenas costumbres no va a existir ningún inconveniente en solicitar

el registro de determinada marca, asimismo, la normativa marcaria no establece como

obligación al registro que las marcas sean creativas u originales siempre y cuando

puedan distinguir sus productos o servicios en el mercado, no debiendo ser signos

genéricos, ni consistirse en la misma forma del producto o servicio al cual se aplica.

En ese sentido, se indica que, respecto de la creatividad para solicitar el registro de

determinada marca, no existen límites mínimos ni máximos salvo los precisados en el

párrafo precedente. Por otro lado, se precisa que la regla general es que debe permitirse

cualquier expresión de la creatividad ya que las marcas son un medio distintivo que

construyen los titulares de diversas marcas para diferenciar sus productos o servicios

de otros que se encuentran en el mercado, asimismo, dentro de las funciones de una

marca se encuentra que ella encierra un gran valor informativo respecto al producto o

servicio que se pone a disposición, tales como precio o calidad, de forma que el producto

marcado queda identificado como bueno o malo, conforme lo determine el público

consumidor y según el nivel de calidad que quiera atribuirle el titular de la marca.

69

Entonces, resulta fundamental permitir cualquier expresión de creatividad en el

derecho de marcas, de esa forma nacen los signos de fantasía, pudiéndose indicar que

los signos de fantasía son los signos fuertes en el derecho de marcas ya que son

palabras exclusivamente inventadas para solicitar el registro y la protección de un

producto o servicio marcado a incluir en el mercado.

Asimismo, se precisa que una marca de fantasía también puede atesorar un poder

distintivo mucho mayor ya que no ejercen una función descriptiva puesto que por su

propia naturaleza de ser palabras o figuras originales e innovadoras no se acercan si

quiera a describir mínimamente el producto o servicio que desean distinguir en el

mercado. Por otra parte, se indica que la creatividad en la construcción de marcas es

un valor puesto que la creatividad resulta fundamental mas no obligatoria para la

solicitud del registro de marcas, siempre y cuando – claro está – no resulten agraviantes

o discriminatorios contra otros sectores de la comunidad en la que vivimos, además,

sobre el uso de palabras que puedan tildarse de criollas, jergas o vocablos peruanizados

es importante señalar que sería válido registrarlas puesto que no es ilícito.

Así, se entiende que, al encontrarse permitida la creatividad en la denominación o

forma de las marcas, resulta posible también modelar las protecciones, como por

ejemplo: en el caso de las marcas notoriamente conocidas se cuenta con protección

amplia, prescindiéndose del registro de marcas, ¿la razón? El encontrarse

excelentemente posicionadas en el mercado, lo que significa también el otorgar

protección prescindiéndose del tipo de producto o servicio que producen.

Adicionalmente, se indica también la posibilidad de modelar las responsabilidades

sobre la creatividad en el derecho de marcas, no debiéndose registrar marcas – sean

figurativas, denominativas o mixtas – que busquen fomentar la violencia, que incite a la

violencia o que fomente el odio entre diversos grupos o personas en nuestra sociedad

así como tampoco se registrarán marcas carentes de distintividad y/o que se encuentren

incursas en las prohibiciones tanto absolutas como relativas señaladas anteriormente.

Igualmente, se entiende que cualquier expresión para crear ideas, palabras o

conceptos es creatividad, la misma que puede ser ilimitada siempre y cuando no

colisione ni afecte a derechos de terceros. Así, a modo de ejemplo, en el derecho de la

libertad de expresión se encuentra el discurso protegido como resguardo a la

creatividad, entendiéndose que en los casos de revistas o periódicos no puede aplicarse

la censura previa, es decir, no debe existir un proceso previo de fiscalización respecto

70

del contenido por parte de algún agente estatal, la misma que se encuentra protegida

constitucionalmente.

Por otra parte, respecto a la creatividad en derecho de marcas, se comprende que

no existe prohibición para solicitar el registro de marcas consideradas como creativas u

originales, siempre y cuando dicha creatividad no afecte los límites establecidos en la

ley de marcas, tales como: no afectar derechos de terceros, ni carecer de distintividad.

Asimismo, se considera que el orden público regula también la creatividad de las

marcas, fijando los límites a dicha creatividad, no pudiendo consistir en palabras o

figuras que busquen fomentar la violencia o la denigración de algún grupo humano o de

alguna persona jurídica, pero tampoco se puede mantener un concepto estático del

orden público, limitándolo a conveniencia del juzgador, más bien se debe tener en

cuenta un concepto dinámico del orden público cuando de creatividad de marcas se

trata, ello es moviéndose al ritmo de la sociedad, teniendo en cuenta que hoy en día es

común escuchar en la calle determinadas palabras criollas peruanas mediante las

cuales nadie se ofende al oírlas, por tanto, resultaría contradictorio denegar

determinadas marcas creativas por considerarse contrarias al orden público cuando en

la vida real nadie se ofende al escucharlas.

Entonces, se resalta la importancia de la creatividad en productos o servicios

marcados estableciéndose como un aspecto fundamental para el desarrollo de diversos

emprendimientos puesto que evidentemente se busca la protección de una marca para

que el titular de ella pueda generar ventas y lograr sus objetivos con ella sin ser copiado

de su producto marcado, caso contrario, si nadie desearía la protección no se registraría

nada, por otro lado, la creatividad en marcas apoya a la competitividad brindando

mayores ventajas al producto o servicio marcado, de esa forma, una marca que ofrece

información relevante del producto mejora a la empresa y brinda sensación de

comodidad o conformidad al público consumidor.

4.3. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación de la libertad de empresa por denegar marcas contrarias al orden público:

Concretamente, el denegar marcas por considerarse contrarias al orden público no

afecta la libertad de empresa siempre y cuando el producto o servicio marcado

constituyan figuras o denominaciones que se consideren discriminantes o fomenten la

violencia contra determinados grupos humanos o personas jurídicas.

71

En ese sentido, se indica que el derecho de libertad de empresa como todos los

derechos tiene un límite y justamente el límite es la no afectación el orden público,

entonces, la afectación del orden público consistiría indudablemente en la acción de la

Dirección de signos distintivos de Indecopi al otorgar una marca que pueda resultar

discriminatoria contra determinados grupos de personas naturales o jurídicas o que ella

sea idéntica o semejante a otras marcas ya registradas; por tanto, se puede verificar la

existencia de un tema de protección al orden público en beneficio del interés general

que va sobre el derecho de la libertad de empresa, entonces, se puede elegir el signo

que quieras siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros.

Asimismo, se precisa que cualquier derecho afecta otros derechos, siendo necesario

entonces analizar la proporcionalidad de cada derecho, en este caso, el orden público

vs. La libertad de empresa; a modo de ejemplo, evidentemente nos encontraríamos

frente a la afectación de la libertad de empresa en su estado más puro de denegarse

una marca invocándose la contrariedad al orden público por encontrarse denominada

de palabras criollas, composiciones de jergas o vocablos peruanizados, se puede

constituir una empresa si, sin embargo, el mantenerse junto con los costos de

transacción son mayores para la empresa al encontrarse desprotegido determinado

producto o servicio marcado, es decir, terceros pueden copiarlo o terceros pueden

solicitar el registro de marcas semejantes, la misma que generaría confusión en el

público consumidor de la marca denegada al registro.

Por otro lado, en el caso de la denegación de marcas por invocarse la contrariedad

al orden público, siendo estas marcas realmente contrarias al orden público no existiría

afectación a la libertad de empresa, a modo de ejemplo: de denegarse una marca

denominada de forma tal que genera una ofensa a determinado grupo humano,

resultando discriminatorio, u otorgar una marca figurativa cuyo símbolo es la cruz

invertida de Cristo (de la religión católica) evidentemente, de otorgarse, generaría una

afectación al orden público, establecida constitucionalmente, siendo válido que el titular

de la marca se encuentre en el deber de tolerar la denegación de la solicitud de la marca

puesto que hay un interés de otro lado – orden público – que vale la pena proteger en

beneficio de la colectividad, entendiéndose el orden público como aquel mediante el

cual ceden los particulares en beneficio de la colectividad.

Particularmente, el orden público entendido como una preferencia moral no jurídica

estaría limitando indebidamente e injustificadamente la libertad empresarial; por otro

72

lado, resultaría completamente válido el denegar el registro de marcas que puedan tener

un carácter discriminatorio o que fomente la violencia entre distintitos grupos de

personas naturales o jurídicas ya que está prohibido por la constitución y la ley el

discriminar, entonces, una marca que en su composición denominativa, figurativa o

mixta, implique una indicación discriminante, ese es un signo que no se podrá registrar

por prohibición absoluta, por ser contraria al orden público, a la legalidad y a la

constitución, en efecto, se indica que la libertad de empresa solo puede ser limitada por

ley, no debiéndose encontrarse limitada por las preferencias de unos sobre otros.

De esa forma, se precisa que la libertad de empresa no debe afectarse por

resoluciones no imparciales o injustificadas, en este caso: denegando una marca

injustificadamente contraria al orden público, al denegarse una marca como la que se

indica existe gran evidencia de las motivaciones personales que abarcan dichas

resoluciones por parte de la Dirección de signos distintivos de Indecopi, asimismo, se

limita evidentemente la libertad de empresa, limitando la estimulación de la creación de

riqueza que tiene como obligación constitucional al ser un agente estatal, limitando

injustificadamente la libertad de actuación, impidiendo que determinadas personas –

naturales o jurídicas – puedan contar con determinada marca registrada, marcas que en

la mayoría de veces ya se encuentran en el comercio y solicitan el registro justamente

para que las marcas – fruto del esfuerzo de diversos emprendimientos – puedan

encontrarse protegidas y con ello obtener la seguridad respecto a sus productos o

servicios marcados.

En el mismo sentido, se señala nuevamente la notoria afectación a la libertad de

empresa, limitándose la autonomía de la voluntad de los particulares, de poner en

marcha estrategias comerciales para la satisfacción de exigencias socioeconómicas de

los titulares de las marcas denegadas al registro por ser injustificadamente contrarias al

orden público, ellas son, usualmente, marcas originales pero acompañadas de palabras

criollas, jergas o vocablos peruanizados, estas afectaciones mencionadas van en razón

de la privación de la protección de una marca que, como se mencionó, en la mayoría de

sus veces ya se encuentran en el comercio y debido a la grata acogida por parte del

público consumidor o del mercado en general deciden solicitar la protección que otorga

el registro, teniendo como resultado la denegación de la marca, limitándose entonces la

autonomía de la voluntad, privándose de la protección que otorga el agente estatal – en

este caso, la Dirección de signos distintivos de Indecopi – respecto de los productos

marcados puestos en el comercio o de los productos marcados por incluir en el

comercio, entonces, sin protección, evidentemente el titular de la marca sin registro o

73

con el registro denegado podría ser copiado por terceros de mala fe y con ello,

evidentemente, perder el público consumidor y la confianza de sus productos o servicios

marcados sin registro.

Adicionalmente, se considera que no existiría razón válida o lícita para privar del

registro de marcas a una persona que realice actos de comercio por la injustificada razón

de contrariedad al orden público por solicitar el registro de palabras criollas como por

ejemplo: Pezweon o Del carajo. Bien se sabe que toda persona puede realizar todo

aquello que no se encuentre prohibido en la ley o no sea contrario al orden público,

entonces, en los ejemplos mencionados es clara la evidencia de no afectación al orden

público ni a la ley, no existiendo de discriminación o influyendo a la violencia contra

grupos de personas – naturales o jurídicas – ni yendo en contra de lo que la ley indica;

asimismo, de lo que si se tiene certeza es de la notoria afectación al orden público por

parte de la Dirección de signos distintivos de Indecopi, no cumpliendo con

desenvolverse al ritmo de la sociedad, ni satisfaciendo las necesidades de los

integrantes de la sociedad y afectando la libertad de empresa, privando de protección al

titular de marcas sin registro, con lo que se afecta la libertad de permanencia en el

mercado, permitiéndole a terceros copiar de productos marcados sin registro y, con ello,

disminuir considerablemente las ventas del titular de la marca sin registro, generando

confusión en el mercado y brindando entrada a que terceros de mala fe puedan solicitar

el registro de marcas idénticas o semejantes a las del titular del producto marcado

denegado.

Por último, conviene indicar que se afecta realmente la libertad de empresa cuando

terceros afectan – directa o indirectamente – la estabilidad empresarial, la que se puede

llevar a cabo afectándose la credibilidad de la empresa, poniendo en riesgo su

permanencia o continuidad en el mercado o conlleve a una posición menor o inferior a

la que se encontraba inicialmente, de esa forma, se debe señalar que la denegación de

una marca injustificadamente contraria al orden público por parte de la Dirección de

signos distintivos de Indecopi afecta la libertad de empresa, por lo señalado en las líneas

precedentes, no brindando protección a la marca solicitada, desvistiendo de seguridad

al producto o servicio marcado puesto en el comercio que solicita protección por parte

del agente estatal idóneo; asimismo, al denegarse una marca injustificadamente

contraria al orden público, se vulnera la garantía de los individuos respecto de su

autonomía privada ya que impedirles el registro por el uso de marcas criollamente

denominadas como Pezweon o Del carajo genera costos de transacción innecesarios a

los titulares de las marcas denegadas, como tolerar que terceros puedan copiar sus

74

productos marcados y perder o retroceder la posición con la que cuentan en el mercado

por argumentos injustificados al denegárseles la marca, teniéndose en consideración

que la solicitud del registro de marcas criollamente denominadas no se considera –

hasta hoy – como prohibido en nuestra legislación.

4.4. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación del derecho de elección del consumidor por denegarse marcas contrarias al orden público:

Inicialmente, se precisa que las marcas apoyan a los consumidores en términos que

reducen costos de información y cuando un producto o servicio no se encuentra

diferenciado por una marca podría tenerse como resultado un aumento en los costos de

información y de búsqueda para un consumidor que desea un producto o servicio en

específico, entonces, resulta válido analizar si el valor que representa una marca para

un consumidor se encuentra correcta o incorrectamente afectada a través de la

prohibición del registro de marcas contrarias al orden público.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que el derecho del consumidor se

constituye con el objetivo de controlar todo lo relativo a los actos jurídicos que realiza el

consumidor para satisfacer sus necesidades, teniendo en consideración que el

consumidor se encuentra en una posición más compleja al contar con un mercado

compuesto por entidades empresariales cada vez más grandes que tienen los medios

publicitarios a su servicio, ejerciendo una presión importante sobre la capacidad crítica

del consumidor. En ese sentido, el derecho del consumidor busca principalmente que

los consumidores tomen las mejores decisiones posibles en torno a los actos de

consumo que realicen en el mercado, teniendo en consideración que el consumidor final

es el individuo que impacta enormemente en la economía de las empresas productoras

de bienes o servicios, siendo los consumidores finales las personas que impactan en la

prosperidad o fracaso de las empresas.

En particular, se indica que el consumidor es un sujeto de necesidades, teniendo en

consideración que aquel no se encuentra en la capacidad de producir todos los

productos o servicios que necesita para vivir, motivo por el cual cuenta con derechos a

favor de el, pensados en el consumidor final con el objetivo de equiparar las relaciones

parciales producidas por la asimetría de información existentes en el mercado, que no

es otra cosa que la cantidad de información que manejan las partes – consumidor y

empresa – respecto a un bien o servicio, siendo que la empresa cuenta con mayor

75

información que el consumidor por la razón que aquel es el sujeto que produce el bien

o servicio.

Por otro lado, respecto a la probabilidad de que las marcas contrarias al orden público

afecten el derecho de elegir del consumidor, se señala que la normativa de derecho de

marcas no se encuentra diseñada para proteger al consumidor sino al titular de la marca,

razón por la cual el consumidor cuenta con su propia legislación, diseñada para proteger

al consumidor final; adicionalmente, se indica que el derecho de elección de los

consumidores no guarda vinculación con la funcionalidad de una marca registrada

siendo que el derecho de elección de los consumidores trata respecto del producto o

servicio que el consumidor va a elegir, dependiendo de los bienes que se encuentren a

disposición en el mercado, motivo por el cual no se afecta por la denegatoria al registro

de una marca bajo el fundamento de ser contrario al orden público que, conforme se

señaló, no resultaría un fundamento justificado en caso de denegatoria de marcas

denominadas con palabras criollas o jergas puesto que no trataría de una real

contrariedad al orden público sino de una preferencia singular.

Ahora bien, se tiene en consideración que el derecho de elección de los

consumidores no se afecta al denegarse una marca justificada o injustificadamente

contrario al orden público, asimismo, es necesario precisar que el denegarse el registro

de una marca supuestamente contraria al orden público generaría riesgo de confusión

en el público consumidor ya que al encontrarse desprotegida del registro un producto o

servicio marcado - que se encuentra en el comercio - existen diversas posibilidades que

terceros puedan copiar dicha marca e incluirlas en el mercado, configurándose el riesgo

de confusión en el consumidor, al creer que ambos productos o servicios marcados

pertenecen al mismo titular del producto marcado denegado, ocasionándose confusión,

y con ello, pérdidas injustificables en la economía del creador de la marca.

Particularmente, se señala que, entre los objetivos del derecho del consumidor se

encuentra el mitigar los riesgos que el consumidor pueda llevar a cabo al realizar el

acto de consumo respecto de un producto o servicio, adicionalmente, teniendo en

consideración que la denegación de marcas respecto de productos o servicios

efectivamente ocasiona confusión en el consumidor, en aquellos casos en los que

terceros de mala fe decidan poner en el mercado los mismos productos o servicios

marcados y, de esa forma, surge la desprotección de la autonomía privada del titular de

la marca denegada, protección que el Estado tiene como obligación dentro de su rol

promotor de la dinamización de la economía y de la obligación de los agentes estatales

respecto del respeto a las actuaciones de los sujetos del derecho, siempre y cuando

76

aquellas se efectúen dentro del marco de la establecido en la ley.

Por último, se considera que la Dirección de signos distintivos de Indecopi debe

cumplir con mitigar los riesgos que puedan surgir en torno a la denegación de una marca

cuando en determinados casos se justifica la acción de contrariedad de orden público

sin la existencia de una causal justificable o motivable más que, como se mencionó,

trata en ocasiones de motivaciones parcializadas, generándose con ello un innecesario

riesgo de confusión en el público consumidor en aquellos casos en que terceros de mala

fe compitan deslealmente, copiando productos de titulares de marcas denegadas.

4.5. Respecto de la calificación de la solicitud del registro de marcas sobre el uso de determinadas palabras que podrían ser consideradas de doble sentido:

Por lo que se refiere a la calificación que realiza la Dirección de signos distintivos de

Indecopi frente a la solicitud del registro de marcas que pueden considerarse

doctrinariamente signos de fantasía – las marcas fuertes dentro del derecho de marcas

-, en ocasiones, aquellas marcas son consideradas como contrarias al orden público,

razón de su denegación, por la causal de ser marcas compuestas por jergas, palabras

criollas o vocablos peruanizados, a modo de ejemplo: las marcas Pezweon o del carajo.

Entonces, se tiene como resultado una injustificada causal de denegación marcaria por

contrariar el orden público, cuando aquella motivación resulta una de tipo parcial o

personal, contrariando el mismo orden público y privando a los titulares de marcas

denegadas de ejercerse con autonomía cuando en ningún caso se encuentran

realizando alguna causal prohibida en la normativa.

En ese sentido, se señala la existencia de infinidad de palabras coloquiales que

pueden tener un doble sentido y ninguno de los dos sentidos realmente ofende o

realmente afecta el orden público, resaltándose que el orden público - y ninguna otra

disciplina jurídica – puede ir al extremo de que cualquier cosa sea ofensiva , caso

contrario, cualquier insulto o cualquier precisión inadecuada va a ser en contra del orden

público, llegándose al extremo de que en aquellos casos ninguna marca compuesta por

jergas, palabras criollas o vocablos peruanizados podrá ser otorgada por resultar

ofensiva cuando en ningún caso marcas como Pezweon o del carajo resultan

discriminatorias o violentas contra algún grupo humano.

77

Entonces, se tiene en consideración que no resulta trascendental el hecho de que la

palabra pueda tener un doble sentido sino si alguno de estos sentidos afecta el orden

público entonces será denegada por ser considerada una denominación o una imagen

discriminatoria o que incite a la violencia contra determinados grupos de personas

naturales o jurídicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que el ejercicio de ofensiva

al orden público debe examinarse minuciosamente, teniendo en cuenta los estándares

que guían al orden público y los derechos que deben protegerse en su conjunto.

Por otra parte, se considera también que, en el caso de calificación marcaria, el

estándar que resulta recomendable llevar a cabo es el público al que va dirigido el

producto o servicio marcado y aquel estándar debe ser realizado pensando en la

sensibilidad del mercado en específico en el que se puede ejercer el análisis y

determinar si es que la marca está pasando los límites de lo que el estado puede

garantizar, entonces, se tiene como resultado que una determinación efectiva resulta

aquella que se determina en función al público al que va dirigido. Asimismo, de

determinarse la contrariedad del orden público en función a la motivación particular de

la persona más sensible del Perú se denegarían cualquier clase de marcas que

pudiesen encontrarse compuestas de jergas, palabras criollas y vocablos peruanizados

(lo enunciado no es limitativo) ergo no resultando discriminatorias ni contrarias a la ley

sino que trata de la dificultad que se tiene para la comprensión de lo que refiere orden

público hoy, el mismo que es constante, dinámico en el tiempo, desenvolviéndose para

vitalizar la norma, amoldándola en el tiempo de su aplicación o para desecharla cuando

aquella interpretación discrecional impide el progreso.

Por consiguiente, se considera que los marcos de trabajo para la calificación de

marcas que podrían tener términos de doble sentido o inusuales deben ser flexibilizados,

teniendo en cuenta que hoy las marcas se anuncian de acuerdo al perfil al que va a

dirigido y entender también el tipo de público al que va expuesto, sin embargo, también

se considera que los marcos de trabajo deben ser más flexibles por el hecho de que

toda marca que se encuentra en el mercado o desea ingresar al mercado merece

protección por la sólida razón de necesitarla y merecerla – autonomía de la voluntad -

puesto que la solicitud de registro de marcas inusuales no va en contra de la ley, ni se

encuentra prohibido, salvo casos discriminatorios o violentos.

Adicionalmente, se precisa la pregunta del ¿por qué se impediría algo cuyo uso no

está prohibido se pueda proteger?, motivo por el cual, desde una perspectiva actual y

dinámica se concibe el sinsentido del impedir el registro de una marca cuya

78

denominación o figura no se encuentra prohibida en la ley, visualizándose además la

percepción de la irracionalidad sobre el entendimiento del orden público en el derecho

de marcas, olvidando que el orden público trata también de la promoción por el progreso,

variando en el tiempo y el espacio en beneficio del bienestar común; asimismo, se

resalta la carencia de lógica al no permitir la protección como marca registrada de

determinadas denominaciones o figuras, como del Pezweon o del carajo, precisándose

que en el fondo no existe alguna precisión jurídica para no permitir el registro de marcas

de doble sentido o inusuales como las mencionadas, por tanto, lo que no está prohibido

debe estar lógicamente permitido, por el solo hecho de respetar y proteger como agente

estatal la autonomía privada de los sujetos de derecho.

Por todo lo referido, se considera que la calificación de marcas que podrían

encontrarse revestidas de términos de doble sentido o inusuales merecen un adecuado

examen de registrabilidad, examen que la Dirección de signos distintivos de Indecopi

tiene como deber realizar conforme a derecho, mediante la correcta aplicación de lo que

significa correcto al orden público: aquel que es dinámico, que varía en el tiempo y

espacio, no siendo igual orden público lo que fue cincuenta años atrás de lo que es hoy,

aplicándose en concordancia con el rol – como agente estatal – promotor del progreso

de la nación, fomentando además lo básico y fundamental para la vida en sociedad,

razón por la cual resulta trascendental aplicar un adecuado balance de derechos, entre

los beneficios y las desventajas de otorgar determinada marca, siendo la primera

cuestión el preguntarse si aquella marca cumple con no discriminar o no fomentar la

violencia para, posteriormente, decidir otorgarla o denegarla.

Por último, se considera que la función de las marcas es el de distinguirse respecto

a otros productos o servicios que se encuentran en el mercado, cumpliendo una finalidad

identificadora respecto de la oferta que existe en el mercado, siendo que el titular de

marcas puestas en el mercado - o por poner en el mercado – optan por denominar o

figurar de determinadas formas a la marca con el objetivo de llamar la atención del

público consumidor al que va dirigido su producto o servicio marcado, solicitando la

protección de determinada marca por la sola razón de que el empresario y/o titular de la

marca considera que determinada forma o denominación marcaria es la conveniente en

relación al público al que va dirigido.

79

PARTE DOS. De las resoluciones

4.6. Sobre la denegación del registro de la marca El Pezweon en primera instancia:

Se considera necesario resaltar los criterios más relevantes - respecto a orden

público - establecidos por el órgano estatal encargado del examen de registrabilidad de

marcas: la Dirección de signos distintivos de Indecopi.

Es por ello que, se iniciará el presente con la Resolución No. 15444-2009/DSD-

INDECOPI que deniega la marca Pezweon en primera instancia. Así, Tataje Montero y

Banda Saravia solicitan el registro de la marca El Pezweon, indicándose en la resolución

que “el logotipo se conforma por la figura estilizada de un pez y que en la parte inferior

del logotipo se aprecia una figura irregular.” (2009, pág. 1)

Así, el signo solicitado es el siguiente:

(Tataje Montero & Banda Saravia)1

Con lo descrito por la Dirección de signos distintivos se puede precisar que, desde

un inicio, se encuentran denominando de irregular a una marca de fantasía que desea

gozar de protección. Con ello, se verifica que la Dirección de signos distintivos se

encuentra dando definiciones arbitrarias al conceptuar como irregular una marca que,

en este caso, vendría a ser una de fantasía, la cual, al ser un signo de fantasía, no

debería tener límites en su creación siempre y cuando no fomente la discriminación o la

violencia y, particularmente, en el presente se verifica que el logotipo no fomenta

ninguna de las mencionadas.

1 Con fecha 20 de octubre de 2008, Tataje Montero Andrea y Banda Saravia Gustavo solicitan el registro de la marca El Pezweon ante la Dirección de signos distintivos de Indecopi, conforme se muestra en el logotipo.

80

Posteriormente, en el examen de registrabilidad se indica que el signo reúne los

requisitos de registrabilidad “siendo susceptible de representación gráfica en tanto

puede representarse por medio de una combinación de palabras y elementos

figurativos, gozando también de aptitud distintiva” (El Pezweon, 2009, pág. 2). Por tanto,

la Dirección de signos distintivos admite que el signo en cuestión, evidentemente,

cumple con la finalidad identificadora.

Adicionalmente, la Dirección de signos distintivos precisa rápidamente que la marca

en cuestión merece ser examinada para validar si se encuentra inmerso en alguna de

las prohibiciones establecidas, señalando el artículo 135º de la Decisión 486 que indica

que no podrán registrarse marcas que p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden

público y las buenas costumbres.

De esa forma, en la resolución se indica que una de las definiciones de orden público

es “la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales

actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.” (El Pezweon, 2009, pág. 4)

Por tanto, se debe señalar que una situación de normalidad y tranquilidad es también

aquella en la cual se entiende un concepto dinámico del orden público, entendido como

la obligación que tienen los agentes estatales de promover la satisfacción de las

necesidades de los miembros de la nación y, evidentemente, primando el respeto por la

autonomía privada en razón de no prohibir aquellas actuaciones que no se encuentran

prohibidas puesto que lo que no se encuentra prohibido debe encontrarse lógicamente

permitido.

Asimismo, en el caso de la marca Pezweon, no se indica en ninguna norma la

prohibición del registro de marcas compuestas por jergas o palabras criollas, siendo que

la marca mencionada nace de la composición de jergas bastante utilizadas en el léxico

peruano, entonces, no resultaría válida la lógica de prohibir una marca compuesta por

determinados vocabularios que son de común utilización en el Perú.

Adicionalmente, la Dirección de signos distintivos señala en la resolución al Tribunal

Andino, sobre el proceso 4-IP-88, donde se manifiesta que el orden público se refiere

“al Estado, a la cosa pública, indicando que el orden es el imperio de la ley de la

tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado.” (1988, pág. 4)

Resultando sencilla la comprensión de lo mencionado, sin embargo, se considera

81

necesario volver a resaltar que la tranquilidad ciudadana no es violentada por una marca

compuesta por jergas o palabras criollas de común utilización en nuestro país, por tanto,

la tranquilidad ciudadana resulta válidamente lesionada en aquellos casos donde se

solicite el registro de una marca que busque fomentar la discriminación o la violencia,

por ejemplo, solicitar el registro de la marca denominada Sendero Luminoso

evidentemente alteraría la tranquilidad ciudadana, entonces, se considera que la

cuestión de orden público merece de un examen de mayor profundidad, los cuales,

evidentemente, quedan a criterio discrecional - objetivo e imparcial - de la Dirección de

signos distintivos.

Posteriormente, la Dirección de signos distintivos precisa, en la resolución del

Pezweon, la definición de Hauriou (2009) sobre orden público:

Como el orden material y exterior considerado como estado de hecho

opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de

perturbación. Señalando que son actos contra el orden público, a modo

de ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan

el normal funcionamiento de los servicios públicos, el vandalismo, la

apología a la violencia y los que alteran la paz pública o convivencia

social. (pág. 4)

De ese modo, la Dirección de signos distintivos señala que no podrá ser admitido

como marca un signo cuyo efecto pueda ser el se estimular los actos mencionados,

adelantando de ese modo la denegación de la marca a la que se enfrentará el Pezweon.

Sobre lo mencionado en el párrafo precedente, se considera que una marca de fantasía,

como el logotipo y denominación de El Pezweon, no incentiva lo violencia, ni alteraría la

paz pública, puesto que en ningún momento se encuentra denigrando, discriminando o

violentando a ninguno de los integrantes de la comunidad, asimismo, conviene resaltar

que un concepto o aplicación estática de orden público limita la autonomía privada,

siendo que es obligación del Estado el permitir y apoyar los diversos emprendimientos

que surjan dentro del mercado siempre y cuando aquellos sean efectuados yendo

conforme ley.

En ese sentido, se menciona nuevamente al Tribunal Andino, en el proceso 2-IP-94,

donde se señala que el orden público: “en determinados casos, mira especialmente a la

protección de los intereses de la colectividad de tal manera que estos ejercen una acción

predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden

82

jurídico en una comunidad determinada” (pág. 5; Resolución Nº 2133-2007/TPI-

INDECOPI, 2007)

Con lo expuesto, se considera que el orden público busca velar efectivamente por el

respeto y protección de los derechos de los integrantes de la sociedad, sin embargo, se

cree firmemente que el signo en discusión no afecta los intereses de la colectividad por

los siguientes motivos: El logotipo de un dibujo en forma de pez a la cual se adjunta el

dibujo de las gónadas masculinas color rosa no genera más que originalidad en cuanto

a su figura, el logotipo no busca denigrar a ninguno de los integrantes de la comunidad

puesto que la palabra “weon” nace de huevón, el cual es un término de denominación

criolla o popular sobre cualquier sujeto, asimismo, se considera que el logotipo busca

generar sorpresa o buen humor frente al público consumidor, siendo totalmente inválido

que la marca solicitada afecte el interés o la paz de la colectividad, caso contrario, la

marca indicada no tendría más de medio millón de aficionados o fans en su cuenta de

Facebook, lo que respalda totalmente su aprobación por parte del público consumidor.

En consecuencia, como resultado a una interpretación restrictiva, la Dirección de

signos distintivos (2009) resuelve denegar el registro de la marca, señalando:

Que la denominación Pezweon y logotipo, hace referencia a un

vertebrado acuático de respiración branquial y el termino Weon hace

referencia al lenguaje coloquial a la expresión huevón la que significa

perezoso, idiota, imbécil, animoso, valiente. Sin embargo, la Dirección de

signos distintivos indica que en nuestro país el termino huevón supone

ser una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las

personas como idiotas, razón por la cual no es empleada por lo regular

como parte del habla social aceptable de la población. (pág. 5)

En ese sentido, la Dirección de signos distintivos (2009) deniega el registro al señalar

que:

La figura solicitada podría ser entendida por el consumidor como una

figura que representa los genitales masculinos, hecho que afianza la idea

de lo que el consumidor medio podría entender con respecto al término

Weon, derivada de la palabra huevón, la que tiene como significado idiota

o corto de entendimiento. (pág. 6)

83

Particularmente, se considera que al denegarse el registro de la marca en cuestión,

se puede vislumbrar que la Dirección de signos distintivos realizó el examen de

registrabilidad omitiendo que se trataba de un signo distintivo de fantasía, ello es, un

signo inventado, obviando la apreciación en su conjunto: la misma que es un dibujo

inventado. Adicionalmente, la expresión “pues huevón” es considerada una expresión

criolla en Perú, utilizada abundantemente entre amigos, por tanto, la Dirección de signos

distintivos no ha tomado en cuenta el contexto del uso, evidenciándose el error de la

interpretación y, con ello, la aplicación de la cuestión de orden público.

Por último, se hace necesario precisar que un signo de fantasía es creada ante la

necesidad del solicitante de dotar de originalidad e innovación al producto o servicio

marcado que desee llevar adelante en el mercado, por ello, un signo de fantasía debe

ser valorado en su conjunto, siendo obligación del agente estatal el interpretar

correctamente la normativa en conjunto con la marca que solicita el registro, donde se

valora la marca de acuerdo al entendimiento del orden público actual, respetándose la

autonomía privada y dejando que los consumidores decidan respecto al éxito o fracaso

de un producto o servicio con marcado.

4.7. Del Tribunal de Defensa de la competencia y de la propiedad intelectual y

el otorgamiento del registro de la marca El Pezweon:

Ahora bien, C.W. COMICS S.A.C. solicitó la nulidad de la resolución de primera

instancia ante el Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual,

luego de ser denegado el registro de la marca PEZWEON por la Dirección de Signos

Distintivos.

Por tanto, se considera necesario resaltar que el solicitante ante el Tribunal de

defensa de la competencia y propiedad industrial es C.W. COMICS S.A.C. ya que

Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia manifestaron ceder los

derechos expectaticios emanados de la presente solicitud a favor de la empresa en

mención.

Previo a lo indicado, los solicitantes iniciales, Andrea Tataje Montero y Carlos

Gustavo Banda Saravia, interpusieron recurso de reconsideración manifestando que la

resolución impugnada era arbitraria por no especificar en que supuesto de la prohibición

del inciso p) del artículo 135º se encontraba contenido el signo solicitado y,

adicionalmente, la Dirección de Signos Distintivos no demostraba objetivamente como

el signo solicitado afectaría alguno de los intereses jurídicos que protege dicha

84

prohibición. Posteriormente, mediante Resolución Nº 2628-2010/DSD-INDECOPI, la

Dirección de signos distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración

interpuesto contra la Resolución Nº 15444-2009/DSD-INDECOPI indicando recién que

el signo solicitado era contrario a las buenas costumbres y una nueva forma grosera de

“pues huevón” para referirse a una persona.

En consecuencia, los solicitantes iniciales apelaron lo indicado por la Dirección de

signos distintivos, señalando que jamás se precisó que bien jurídico era -

supuestamente - el vulnerado sino hasta después – en el segundo pronunciamiento –

mediante el cual se decide recién optar que la marca en cuestión es contraria a las

buenas costumbres.

Es por ello que el Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual

(2011) señala lo siguiente:

La Sala advierte que si bien no especifico concretamente en cuál de los

supuestos de la prohibición del artículo 135 inciso p) se encontraba

incurso el signo solicitado, del contenido de la resolución se advierte

claramente que se consideró que el signo solicitado contenía un término

que constituía una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar

a las personas como idiotas o cortas de entendimiento, que no era

empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable. En

ese sentido, resulta evidente que lo mencionado no podría encuadrarse

en un signo contrario a la ley, a la moral o al orden público. (pág. 19)

Por lo expuesto, se concuerda con lo indicado en el párrafo precedente, toda vez que

señalar únicamente que un signo no puede ser registrado por ser inapropiado o por no

encontrarse socialmente aceptado sin señalar las razones objetivas que ameriten tales

argumentos desvirtúan lo alegado por la Dirección de Signos Distintivos, ello es, ser

supuestamente contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.

Así, lo indicado no significa que tanto la Dirección de signos distintivos como el

Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual se encuentren ante

la abierta posibilidad de admitir todo tipo de signos distintivos sin llevar un examen previo

de registrabilidad que señale si una marca solicitada es contrario al a la ley, la moral, el

orden público o las buenas costumbres, sin embargo, el que alega un hecho debe

probarlo, por ello, la Dirección de signos distintivos se encontraba en la obligación de

probar explícitamente que el otorgamiento de la marca Pezweon contrariaba lo señalado

por ellos. A modo de ejemplo, una de las formas de probarlo efectivamente era mediante

85

el método de encuestas a un determinado número de consumidores promedio a los que

iba dirigido la marca empero no se realizó, lo que revistió de subjetividad y

desproporcionalidad lo indicado por la Dirección de signos distintivos.

Adicionalmente, la Sala de propiedad intelectual, en el presente caso, indica respecto

al orden público: “Vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las

menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente establecer protecciones

directas a un sujeto colectivo constituido por medios comerciales y el público

consumidor” (pág. 21)

En ese sentido, se considera que velar por la paz, estabilidad y justicia significa

también permitir el libre ejercicio de la autonomía privada, no denegando marcas que

en ningún momento buscan discriminar o fomentar la violencia ni basando el examen

de registrabilidad en lo que se considera bueno o malo ya que aquella apreciación da

ventaja de establecer límites subjetivos e innecesarios respecto de la protección que

otorga el registro de marcas, entonces, no se considera justo ni estable el proceder a la

denegación del registro de marcas prohibiendo aquello que está permitido: crear

marcas.

Posteriormente, la Sala de Propiedad Intelectual indica las mismas concepciones de

orden público señaladas en las resoluciones citadas en los párrafos precedentes que

deniegan las marcas PEZWEON (en primera instancia) y Del carajo. Sin embargo,

añade una noción de orden público adicional elaborada por Rubio Correa (1996):

Se señala que el orden público podría ser definido como un conjunto de

normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y

de cuyos márgenes no se puede escapar ni la conducta de los órganos

del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete

sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas.

(págs. 95-96)

Sin embargo, se entiende también que el orden público es constante y no limita a la

autonomía privada, debe moverse en razón del ritmo de la sociedad, razón de la que no

pueden saltar los representantes de la autoridad competente en derecho marcario,

específicamente cuando de otorgar o denegar el registro de marcas se trata, basándose

en resoluciones objetivas y justificadas que indiquen motivos explícitos por la cual se

acepta o se deniega el registro de una marca sin frenar la protección del registro

innecesariamente.

86

Adicionalmente, se considera necesario indicar que el orden público trata también de

satisfacer las necesidades de sus integrantes y con ello se desprende que también trata

de apoyar a las personas – naturales o jurídicas – el crear, innovar y vivir de su

originalidad ya que la creación de marcas y el derecho de exclusiva que brinda el registro

protege y permite la generación de riqueza a las personas que comercializan sus

productos o servicios marcados.

Por último, la Sala de Propiedad Intelectual, antes de otorgar el registro de la marca

Pezweon, indica los factores que tienen en cuenta para establecer si un signo se

encuentra incurso dentro de los alcances del artículo 135º inciso p) indicando los

factores que alude Fernández-Novoa (2001):

La propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado,

puesto que es indudable que en algunas ocasiones un signo es

per se inadecuado para constituirse como marca, al margen de

los eventuales productos o servicios a que pretende aplicarse, en

la medida que choca abiertamente contra la ley, el orden público,

la moral o las buenas costumbres. (…) y cuando pretenda

utilizarse como marca denominativa o mixta un signo que hiera

directamente la sensibilidad de la mayoría de la población. (pág.

158)

Ahora bien, se considera necesario interpretar correctamente lo que el autor indica

en el párrafo precedente, entonces, es conveniente resaltar que la marca del dibujo de

un pez color azul denominado Pezweon no pretende herir la sensibilidad de la mayoría

de la población debido a que, apreciando a la imagen en su conjunto, no discrimina a

ningún sector de la población ni fomenta la violencia, sin embargo, intentar registrar un

signo figurativo de una persona agrediendo a otra, un signo que invite a la burla de

determinados grupos religiosos o que apoye el maltrato, en esos casos – a modo de

ejemplo – si se configuraría la pretensión de herir la sensibilidad de la mayoría de la

población.

Asimismo, la Sala de Propiedad Intelectual indica en la resolución “tener en cuenta

la sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios

identificados con la marca.” (Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de marcas,

2001, pág. 158) Entonces, conforme se indicó en los párrafos precedentes, se considera

importante resaltar el tener en cuenta la sensibilidad del consumidor, con especial

énfasis, cuando la Dirección de signos distintivos se encuentre frente a solicitudes de

87

registro de marcas respecto a signos que atenten contra los derechos de las personas,

que fomenten la agresión, el racismo o la guerra, no considerándose que la marca

solicitada de El Pezweon, al figurarse con el dibujo de un pez, busque herir la

sensibilidad del consumidor.

Además de ello, si únicamente se deniegan signos por contener palabras no

asociadas a las buenas costumbres o el orden público de antaño, lo que sucederá es

que se frenarán las inversiones, desactivando el mercado, puesto que las personas no

podrán explotar eficientemente un producto o servicio revestido de la protección y el

derecho de exclusiva que otorga el registro.

En ese sentido, la Sala de Propiedad Intelectual indica - en el examen de

registrabilidad – “no desconocer que la denominación del Pezweon hace referencia a la

frase “pues huevón” utilizada de forma coloquial por un gran número de personas en

nuestro país, generalmente gente joven” (Resolución Nº 0436-2011/TPI-INDECOPI)

resultando conveniente que la sala admita que hoy en día existen diversas expresiones

coloquiales, que se dicen con frecuencia en el día a día y que nadie se ofende al oírlas.

Adicionalmente, la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia a lo expresado en

el Reglamento sobre la marca comunitaria de la Oficina de Propiedad Intelectual de la

Unión Europea que señala: “El artículo 7, apartado 1, letra f) que indica la exclusión del

registro las marcas que sean contrarias al orden público o las buenas costumbres” (pág.

21) Así, con lo indicado, se puede observar la relación del Reglamento sobre la marca

comunitaria y la Decisión 486. Ambas indican la prohibición absoluta al registro de

marcas contrarias al orden público o las buenas costumbres, sin embargo, conforme

veremos más adelante, se considera que el Reglamento de la Comunidad Europea

establece más precisión al respecto.

Asimismo, la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia a las directrices relativas

a los procedimientos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, antes

OAMI (2008), que indica:

Es condición necesaria, aunque no suficiente, que el uso de la marca

cuyo registro se solicita sea ilegal y este prohibido. No obstante, la

ilegalidad del uso de la marca no basta para formular una objeción con

arreglo al artículo 7, aparta 1, letra f) del RMC. (pág. 21)

Conforme la precisión señalada anteriormente, se considera importante resaltar la

necesidad de establecer que no se registraran marcas prohibidas o ilegales, en ese

88

sentido, aplicándose lo señalado en Perú, se encontrarán prohibidas

constitucionalmente el registro de las marcas que discriminen por motivo de origen, raza,

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Así, la Sala de Propiedad Intelectual señala que la noción de orden público conforme

la Comunidad Europea es: “el conjunto de disposiciones legales necesarias para el

funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho.” (pág. 23)

Entonces, la noción de orden público que establece la Comunidad Europea es bastante

similar a la establecida en Perú, sin embargo, se considera necesario establecer la real

aplicación de la noción en el examen de registrabilidad de marcas y, de esa forma, la

correcta aplicación de orden público.

Por tanto, se concuerda con lo definido como orden público por la Comunidad

Europea ya que el correcto funcionamiento de una nación depende en gran medida de

las posibilidades o de los obstáculos que el Estado implante en la comunidad. En

derecho marcario, esos obstáculos muchas veces son establecidos por la autoridad

marcaria al mantener conceptos de orden público de antaño, no amoldándose a como

se desenvuelve la sociedad actualmente.

Para concluir, la Sala de Propiedad Intelectual, antes de otorgar el registro de la

marca El Pezweon, cita lo indicado por las directrices de la Oficina de Propiedad

Intelectual de la Unión Europea, antes OAMI (2008), que expone:

Se excluye del registro frases blasfemas, racistas o discriminatorias, pero

únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite el significado

de forma inequívoca y carente de ambigüedad; las marcas que se podrán

considerar de mal gusto, no entran dentro del ámbito de aplicación de la

presente disposición. (pág. 24)

Por último, se considera que lo expresado por la Oficina de Propiedad Intelectual de

la Comunidad Europea (antes, OAMI) es acertado, toda vez que se indica expresamente

que no se podrán registrar marcas contrarias al orden público, sin embargo, si se podrán

registrar marcas señaladas como de mal gusto por un sector conservador de la

sociedad, así, precisar que las marcas antes referidas sean llamadas marcas de mal

gusto sería generalizar un concepto establecido por un determinado grupo, los signos

de fantasía como el Pezweon o la marca denegada como Del Carajo! pueden ser

consideradas de mal gusto, empero, pueden ser consideradas marcas graciosas por

personas jóvenes o grupos de personas que comprenden que el orden público no es

igual a lo que fue ayer ni lo que será mañana.

89

4.8. Sobre la denegación del registro de la marca Del carajo:

Con fecha 23 de abril del 2007, mediante Resolución N° 6886-2007/OSD-INDECOPI,

la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio la marca Del Carajo! solicitada por

Jair Ormeño Barbagelata, correspondiente a la clase número 43 de la Clasificación

internacional de productos y servicios, clasificación de Niza, indicando que la marca

solicitada se encuentra incurso en la prohibición de registro que establece el artículo

135 p) de la Decisión 486.

En ese sentido, el signo solicitado era el siguiente:

2 (Ormeño Barbagelata)

Asimismo, las consideraciones que indico la Dirección de Signos Distintivos (2009)

fueron las siguientes:

En los últimos tiempos, en algunos sectores de la población de nuestro

país, se ha extendido el uso del término CARAJO de una forma peculiar,

ya que - además de usarse como interjección - se le utiliza como una

expresión de molestia o desagrado. (pág. 4)

Como se puede observar, desde un inicio, la Dirección de Signos Distintivos inicia su

exposición de motivos con evidentes tonos de desagrado, encerrando el signo solicitado

como una marca que expresa molestia ante la sociedad, sin detenerse a explicar un

análisis proporcional de sus argumentos.

En ese sentido, se considera evidente el carácter conservador que ostenta la

Dirección de Signos Distintivos al referirse con evidente desproporcionalidad sobre el

2 Con fecha 23 de abril del 2007, Jair Ormeño Barbagelata solicita el registro de la marca Del Carajo! ante la Dirección de signos distintivos de Indecopi, conforme se muestra en el logotipo.

90

signo solicitado, invocando que el termino carajo no es empleada como parte del habla

socialmente aceptable de la población, por tanto, la Dirección de Signos Distintivos obvia

determinadas expresiones que se componen con el término carajo y son válidamente

aceptables en la población.

Recurso de apelación de la marca Del Carajo:

Con fecha 16 de mayo del 2007, Jair Ormeño Barbagelata interpuso recurso de

apelación señalando lo siguiente: “la palabra CARAJO ha llegado a tener un uso múltiple

y puede ser utilizada en muchos sentidos, dependiendo del tono, énfasis y contexto en

que es mencionada” (2007, págs. 1-2)Con lo indicado por el solicitante, mediante

recurso de apelación, se puede visualizar el carácter objetivo mediante el cual el

solicitante apela en defensa del signo solicitado, indicando claramente que la expresión

en debate tiene diversas posturas, dependiendo de la forma y el momento en el que se

usa, a continuación se brinda el siguiente ejemplo: ¡Viva el Perú, carajo! Así,

evidentemente, el termino carajo en la frase indicada es usada con frecuencia en

diversos eventos de relevancia para el país.

Posteriormente, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad

Intelectual mediante Resolución No. 2133-2007/TPI-INDECOPI , señala las mismas

nociones a que hace referencia la Resolución No. 15444-2009/DSD-INDECOPI

referente al signo PEZWEON para denegar, nuevamente, el registro del signo DEL

CARAJO!

Con lo expuesto en el párrafo precedente, y a modo de resumen, se debe señalar

que tanto en la denegación de ambos signos distintivos, la Dirección de signos

distintivos y el el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

indican resoluciones del Tribunal Andino y doctrina sobre orden público y derecho

marcario.

Adicionalmente, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad

Intelectual señala que uno de los factores para establecer si un signo se encuentra

incurso dentro de los alcances del artículo 135 inciso p) son: “solicitar un signo que hiera

directamente la sensibilidad de la mayoría de la población” (págs. 8-9)

La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los

productos o servicios identificados con la marca. La permisividad deberá

ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre

91

acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la

publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser

mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca son

consumidos o adquiridos de ordinario tan sólo por un sector específico

de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva.

(Resolución Nº 2133-2007/TPI-INDECOPI, 2007, págs. 8-9)

Por lo expuesto, se debe señalar el desacuerdo con lo señalado en el párrafo

precedente puesto que la palabra CARAJO es usada con frecuencia en diversas

situaciones dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, las expresiones: ¡Viva el Perú,

carajo! o ¡Gol, carajo! son utilizadas en celebraciones donde el público presenta diversas

características y donde los une diversas festividades en nuestro país, entonces, es

relevante señalar que en muchas ocasiones el público referido son consumidores al

encontrarse dentro de restaurantes, estadios o bares.

Adicionalmente, es necesario indicar que no se considera razonable frenar el registro

de una marca por la sensibilidad de un grupo específico, el cual, de acuerdo a las

características del orden público en el que vivimos y desde ya hace muchos años es

ampliamente aceptada - dentro de diversos contextos - la palabra CARAJO por la

sociedad, caso contrario, no se escucharía con frecuencia en diversos lugares públicos,

donde aceptan diversos modelos de consumidores, incluyendo tanto adultos como

niños.

Asimismo, previo a la denegación del registro de la marca Del Carajo!, el Tribunal de

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual indica: “En el Vocabulario de

Peruanismos, las acepciones del término en nuestro medio tienen una connotación

negativa, confirmando el carácter grosero del término: Interjección sin significado, muy

generalizada a todo nivel social con la que se expresa irritación, molestia, sorpresa.”

(Resolución Nº 2133-2007/TPI-INDECOPI, 2007)

Desde una perspectiva objetiva, hubiese sido considerable intentar probar lo alegado

mediante encuestas a diversos modelos de consumidores, sin embargo, el Tribunal de

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se remitió únicamente a

proponer un punto de vista injustificable, omitiendo que, conforme el mismo tribunal

indica, aquella marca puede expresar también sorpresa, con lo cual, la marca solicitada

podría expresar lo mismo también.

Por último, no se comparte lo decidido por el Tribunal de Defensa de la Competencia

y de la Propiedad Intelectual en el caso referido, toda vez que se considera que la

92

palabra CARAJO se encuentra socialmente aceptada dentro del mercado actual puesto

que es una palabra escuchada en cualquier lugar público en el que existan

consumidores, siendo que nadie se ofende al escucharla.

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones

PARTE UNO: Conclusiones

5.1. Orden público en la calificación del registro de marcas:

Por lo que se refiere al orden público que aplica la Dirección de Signos Distintivos en

el examen de registrabilidad de una marca, se puede precisar que - en los casos de

denegación del registro de marcas - la Dirección de Signos Distintivos se ampara en

doctrina y jurisprudencia, siendo su aplicación desproporcional respecto a lo que se

indica en diversas resoluciones que deniega el registro de marcas.

En ese sentido, la Dirección de Signos Distintivos resalta que el orden público trata

del estado de paz, siendo lo opuesto el estado de perturbación por lo que se permite

precisar que no es clara la noción de orden público que aplica la Dirección de Signos

Distintivos, no resultando válido el denegar marcas que no se encuentran

constitucionalmente prohibidas, siendo que la Dirección de Signos Distintivos no válida

la existencia de marcas que discriminen por motivo de origen, raza, sexo, idioma,

religión, opinión, condición económica, siendo que se deniegan marcas por resultarles

de mal gusto.

Asimismo, la Dirección de Signos Distintivos no mantiene uniformidad en sus

criterios, confundiendo el orden público con marcas que pueden resultar de mal gusto,

siendo que el mal gusto no resulta ser un criterio ilegal o prohibido en nuestro país. De

ese modo, se configura una lesión a la autonomía de voluntad o también llamada

autonomía privada, impidiéndose el registro de determinadas marcas – entre ellas, las

mal llamadas marcas de mal gusto – cuando en ninguna normativa se menciona que se

encuentra prohibido hacer lo que la ley no prohíbe u obligado a hacer lo que la ley no

exige. Por tanto, se señala que se puede vislumbrar la lesión señalada por el hecho de

vulnerarse la garantía de los individuos, tanto personas naturales como jurídicas, de

obrar conforme consideren conveniente a fin de alcanzar sus objetivos mediante la

explotación y protección registral de sus productos – o servicios - marcados.

Particularmente, se considera además que no existe un criterio dinámico entre lo que

93

señala la Dirección de Signos Distintivos y lo que finalmente aplica como orden público,

siendo necesario un criterio e interpretación uniforme, aplicándose también a las mal

llamadas marcas de mal gusto, las cuales en realidad son marcas de fantasía - las

marcas fuertes doctrinariamente - al encontrarse constituidas en su mayoría de veces

por palabras inventadas. Entonces, respecto al criterio de uniformidad del que se

comenta, es necesario señalar que la Dirección de Signos Distintivos indica que el orden

público tiene como objetivo cuidar por los intereses de la paz, la estabilidad y justicia

resultando contradictorio lo precisado en razón de la denegación de una marca de

fantasía o considerada de mal gusto, siendo que la estabilidad del solicitante con la

marca sin registro se ve vulnerada, por el motivo de que el registro otorga derechos

exclusivos – como la protección de la marca – con los cuales no podrá contar.

Asimismo, se precisa también que el orden público refiere al funcionamiento de una

sociedad democrática y el Estado de derecho, de esa forma, es necesario indicar que

en una sociedad democrática prevalecen todos aquellos actos que no sean contrarios a

la norma, señalándose también que resulta injustificable la denegación de marcas que

no busquen denigrar específicamente a un sector de la sociedad, encontrándose

constitucionalmente señalado que la interpretación de la discriminación deberá ser por

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica y, por tanto,

no resulta proporcional aplicar criterios inflexibles de orden público respecto de marcas

de fantasía o marcas consideradas de mal gusto siendo que cada solicitante al registro

de marcas es capaz de conocer el nivel de creatividad del cual deberá hacer uso al crear

una marca, haciéndola con ello productiva, siendo también que cualquier expresión para

crear ideas, palabras o conceptos es creatividad, la misma que puede ser ilimitada

siempre y cuando no colisione ni afecte a derechos de terceros.

Por último, se comprende que el criterio para señalar la existencia de una marca

contraria a lo precisado en el artículo 135 p) de la Decisión 486 es que la marca

solicitada sea ilegal o se encuentre prohibida, no resultando razonable la denegación de

marcas que pudiesen denominarse de mal gusto ya que el aplicarse la prohibición

absoluta del registro dirigido a marcas de pudiesen resultar de mal gusto seria limitar el

mercado, limitar injustificadamente la protección y limitar la autonomía de los privados

de desarrollarse conforme a ley, no ejercitándose contrarios a la norma sino solicitando

lo que consideran correcto y necesario de acuerdo a la comercialización de

determinados productos o servicios marcados que efectúan aquellos agentes en el

mercado. Así, se considera que la Dirección de signos distintivos se encuentra obligado

a mantener un criterio dinámico sobre la prohibición absoluta al registro, encontrándose

94

en el deber de reformularse constantemente lo que significa el orden público y el impacto

que ejercen sobre los solicitantes del registro de marcas, siendo que el orden público no

debe ser confundido con la diversidad de gustos en denominaciones o logotipos de

determinados solicitantes sino que el orden público son aquellas actuaciones no

contrarias a la ley, ni que busquen constitucionalmente denigrar a terceros por motivo

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica.

5.2. Prohibición del registro de marcas contrarios al orden público y la libertad empresarial:

Ahora bien, sobre la prohibición del registro de marcas y la probabilidad de afectación

a la libertad empresarial, se precisa que en aquellos casos donde se denieguen marcas

no contrarias a la ley o al orden público si se configurará la afectación a la libertad de

empresa ya que el denegar marcas por considerárseles únicamente de mal gusto afecta

la protección solicitada por el titular de la marca denegada, afectándose con ello la

estabilidad empresarial – inherente a la libertad de empresa – siendo que los productos

marcados puestos en el mercado no tendrán la protección requerida conforme a derecho

por el solicitante, de ese modo, se brindaría la posibilidad de que terceros de mala fe

pretendan el registro de marcas idénticas o semejantes, arrebatándose

injustificadamente un sector del mercado, disminuyéndose su prestigio, disminuyéndose

la consecución de los objetivos de la empresa explotadora del producto o servicio

marcado y, de esa forma, producirse un aumento en los costos de transacción del titular

de la marca denegada para modificar la marca, invertir posteriormente en mayor

publicidad o implementar mecanismos adicionales para no verse perjudicado con el

registro de marcas semejantes y, de ese modo, evitar la pérdida del público consumidor

logrado.

Asimismo, se revela una afectación de la libertad de permanencia en el mercado,

siendo que una marca denegada por ser injustificadamente contraria a la prohibición

absoluta del registro de marcas afecta el logro de los objetivos de la empresa,

generando que terceros puedan solicitar el registro de marcas semejantes o copiando

de mala fe productos marcados sin registro, creando confusión en el público consumidor

de la marca denegada, disminuyendo las ventas, ocasionándose injustificadamente una

limitación en la permanencia, en la producción de ingresos de la empresa productora

del bien marcado sin registro.

Por otro lado, evidentemente, la excepción a lo señalado en lo precedente son las

solicitudes de marcas que efectivamente se encuentren inmersas en la prohibición

95

absoluta, siendo contrarios al orden público, buscando evidentemente discriminar o

fomentar la violencia dirigido contra un sector específico de la población, siendo que en

aquellos casos no se configuraría la afectación a la libertad de empresa puesto que se

encuentra constitucionalmente prohibido el discriminar por motivo de origen, raza, sexo,

idioma, religión, opinión, condición económica o que inciten a la violencia en cualquiera

de sus formas (moral, física, psíquica).

Adicionalmente, siendo las marcas denegadas no contrarias a la ley ni al orden

público, se considera que la afectación a la libertad de empresa es inequívoca,

evidenciando que la Dirección de signos distintivos muestra un incumplimiento con el

deber constitucional de estimular la creación de la riqueza, de resguardar – como agente

estatal – la libertad de empresa, motivo por el cual se considera necesario interpretar

correctamente las consideraciones que brinda la misma Dirección de signos distintivos

cuando se encuentra en el deber de otorgar o denegar una marca, tratando la cuestión

de denegación de marcas con alta prudencia, procurando tener nociones específicas de

lo que trata una marca que pudiera denominarse de mal gusto y las diferencias de ella

con las marcas prohibidas puesto que aquellas buscan discriminar o violentar a

determinados grupos humanos.

En ese sentido, se considera que una marca de mal gusto puede ser definida como

aquella que haga empleo de palabras criollas, jergas, peruanismos, de esa forma,

también se les denomina como malsonantes, asimismo, por las diversas acepciones

que tiene, no resulta necesariamente contrario a la ley o al orden público. Así, a modo

de ejemplo, marcas como Pezweon o Del carajo no resultarían discriminantes, ni

violentas; por tanto, se considera que la aplicación de orden público que muchas veces

señala la Dirección de signos distintivos debe ser correctamente interpretada a fin de

promover la creación de riqueza, la dinamización de empresas, la protección que solicita

aquel – dentro de lo establecido por norma – a fin de producir bienes marcados con

seguridad.

Por tanto, se vislumbra la necesidad de la correcta interpretación de la definición de

orden público en el examen de registrabilidad de marcas, a fin de no denegar

injustificadamente determinadas solicitudes marcarias, por ello, se señala que el orden

público no debe ser entendido como un concepto estático, siendo que interpretarlo de

ese modo limitaría la autonomía privada, haciéndose fundamental el interpretar el orden

público dinámico, entendiéndose aquel como deber del Estado de promover la

satisfacción de las necesidades de los miembros de la sociedad.

96

Para concluir, se considera que los criterios de aplicación para denegar determinadas

solicitudes de marcas deben ser correctamente interpretados a fin de otorgar la

protección del registro respecto de diversos productos marcados y con ello promover la

satisfacción de las necesidades en relación al bien marcado a explotar o comercializar

dentro del mercado, apoyando con ello la estimulación en la creación de la riqueza y,

con ello, no afectar el derecho a la libertad de empresa de los solicitantes.

5.3. Prohibición del registro de marcas contrarias al orden público y afectación del derecho de elección de los consumidores:

Por lo que se refiere a la prohibición del registro de marcas y la probabilidad de

afectación del derecho de elección de los consumidores se indica que el derecho de

elección de los consumidores no se ve afectado puesto que aún con una marca

denegada los bienes marcados seguirán en el comercio, a disposición del consumidor,

quien podrá realizar determinados actos de consumo necesarios. De esa forma,

conviene precisar que el derecho de elección del consumidor trata de la decisión que el

consumidor efectúa – acto de consumo - sobre determinado producto o servicio, es

decir, elegir determinado bien sobre los varios productos que se encuentran en el

mercado respecto de su misma clase.

Ahora bien, se considera la no existencia de afectación del derecho de elección del

consumidor al denegarse el registro de una marca contraria a la prohibición señalada

en el artículo 135 p) de la Decisión 486 ya que el beneficio que otorga el registro de

marca es de protección y del goce del derecho de exclusividad, siendo que el

consumidor podrá contar con igual cantidad de productos o servicios marcados en el

mercado – registrados o no - y podrá elegir el bien que considere necesario.

Por ello, resulta conveniente precisar que evidentemente no existe una afectación al

derecho de elección del consumidor; sin embargo, se puede vislumbrar la generación

del riesgo de confusión: al no encontrarse determinada marca protegida o con solicitud

de registro denegada, sucede que terceros pueden registrar marcas semejantes, sobre

la misma clasificación o el mismo tipo de producto que la marca inicial denegada,

ingresándolas posteriormente al comercio y ocasionando con ello confusión en el

consumidor, siendo que contará con marcas semejantes respecto del mismo producto

o servicio marcado, induciendo al consumidor a error y de ese modo, haciendo que el

consumidor – por equivocación – adquiera un producto identificado cuando realmente

deseaba adquirir otro.

En ese sentido, se puede indicar que es deber del Estado mitigar los riesgos que

97

puedan surgir en torno a determinado tema, mediante el trabajo en conjunto y el apoyo

por el cual el consumidor podrá efectuar actos de consumo efectivos, siendo además

que las empresas ejercen una presión importante sobre la capacidad crítica del

consumidor, debido a diversos factores, entre ellos, la publicidad, la calidad presentada

al consumidor o la reputación.

Particularmente, se considera que la Dirección de signos distintivos de Indecopi

cuenta con el deber de mitigar los riesgos que puedan surgir en torno a un error de

interpretación del orden público, siendo que aquella mala interpretación trae consigo

pérdidas económicas en el creador de la marca, quedando desprotegido del registro y

pudiendo ser copiado por terceros de mala fe, además de hacer que el público

consumidor al cual va dirigido el producto o servicio marcado pueda confundir su bien

marcado sin registro – por denegación – con otros idénticos o semejantes en el mercado

que pudieron acceder al registro, causando con ello un retroceso en el logro de los

objetivos de la empresa.

Asimismo, se considera que si bien la prohibición del registro de marcas contrarias a

lo indicado en el artículo 135 p) de la Decisión 486 no afecta el derecho de elección del

consumidor, si se concuerda con que el Estado tiene el deber de mitigación de riesgos,

siendo que este deber debe ser materializado mediante la correcta interpretación de

orden público adecuando la norma al momento en que se aplica, de acuerdo a como la

sociedad se desenvuelve en determinado momento, sin confundir el orden público con

lo que puede ser denominado de buen o de mal gusto; de esa forma, realizando una

correcta interpretación de orden público, así, la Dirección de signos distintivos de

Indecopi cumple con la obligación - como entidad del Estado – de hacer efectivas las

comercializaciones de marcas registradas, debido a la protección que otorga y a la

seguridad que brinda al titular de aquella.

Por último, se precisa que no se afecta el derecho de elección de los consumidores,

sin embargo, una mala interpretación de orden público es generador de riesgo de

confusión al público consumidor, debido a que un producto marcado con el registro

denegado puede ser fácilmente copiado por terceros mediante el registro de una marca

semejante, afectándose con ello en la economía del consumidor, al elegir el producto

equivocado debido a la similitud entre ambos productos marcados y aumentándose con

ello el costo de transacción dentro del mercado, siento entonces necesario realizar una

correcta interpretación del orden público, siendo que aquel debe ser aplicado pensando

que la afectación de otros posibles derechos igual de relevantes que el orden público,

evaluando entonces si la denegación de una marca de mal gusto es igual a la

98

denegación de una marca violenta o discriminante.

PARTE DOS. Recomendaciones

5.4. Recomendación de elaboración de directiva interna de obligatorio cumplimiento:

En vista del artículo 135 p) de la Decisión 486, relativa a la prohibición del registro de

marcas contrarias a la ley y el orden público, resulta válido precisar que el artículo en

mención no apoya a una clara interpretación, vislumbrándose la existencia de la

denegación del registro de marcas que no resultan contrarias al orden público, siendo

que aquellas son compuestas por jergas, palabras criollas ampliamente aceptadas y

peruanismos, por lo que resulta razonable y justificable la existencia de una directiva

interna de obligatorio cumplimiento dirigido a los miembros de la Dirección de Signos

Distintivos de Indecopi en razón a evitar la afectación a la libertad de empresa,

aumentando con la afectación los costos de transacción de los solicitantes a registro y

disminuyendo la obligación del Estado de mitigar todos aquellos riesgos que puedan

surgir en torno a la denegación de una marca no prohibida ni ilícita.

Por lo expuesto, se recomienda como necesario implementar una directiva interna de

obligatorio cumplimiento dirigida a los miembros de la Dirección de Signos Distintivos

de Indecopi, mediante el cual se establezca la obligación a la Dirección de permitir el

registro de marcas, quedando aquella redactada de la siguiente manera:

Directiva Nº 01-2019/DSD-INDECOPI

Sobre el registro de marcas: Constituye obligación otorgar el registro de marcas aun cuando su significado tenga palabras o artes que puedan ser consideradas de mal gusto, compuestas por jergas, peruanismos, palabras criollas o inapropiadas, encontrándose la Dirección de Signos Distintivos en el deber de interpretar correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.

Una marca es registrable aun cuando su composición contenga palabras o logotipos que resulten de mal gusto, por lo que la Dirección de Signos Distintivos no debe confundir palabras malsonantes con marcas violentas o discriminantes, en efecto, una marca de mal gusto no necesariamente es contraria a la ley o al orden público, así,

99

cuando se determina la cuestión de afectación del orden público, resultará necesario adecuarse al caso concreto y no alegar supuestos de afectación hipotética, entonces, debe considerarse el aplicar la siguiente fórmula: el orden público entendido desde un concepto estático limita la autonomía privada siendo que el concepto dinámico del mismo es entendida como la obligación del Estado de promover la satisfacción de las necesidades de sus integrantes, no restringiendo derechos fundamentales. En consecuencia, debe permitirse el registro de una marca considerada de mal gusto, excluyéndose de las marcas de mal gusto el registro de frases blasfemas, racistas o discriminatorias, protegiéndose con ello la creatividad de los titulares de marcas por registrar, las mismas que son creadas justamente para fines comerciales: llamar la atención del consumidor. Por último, creer que el orden púbico se afecta con palabras de mal gusto implicaría una prohibición al uso del lenguaje adoptado por la comunidad, por lo que la interpretación de orden público se realizará en base a los criterios establecidos y no sobre determinadas preferencias lingüísticas.

5.5. Recomendación de enmienda al artículo 50º del Decreto Legislativo 1075:

Por otro lado, se establece como recomendación la enmienda al artículo 50º del

Decreto Legislativo 1075, el mismo que tiene por objeto regular los aspectos

complementarios en la Decisión 486. El objetivo de la enmienda señalada es el de

otorgar una mejor interpretación respecto de la aplicación del artículo 145º p) de la

Decisión 486 de forma que sea aplicada únicamente en casos reales de afectación a la

ley o al orden público.

Por tanto, la enmienda brindará una mejor interpretación sobre el registro de marcas

de mal gusto, siendo que una marca de mal gusto resulta sustancialmente diferente a

una marca que afecte la ley o el orden público. De ese modo, resulta necesario plasmar

que se otorgará el registro de marcas que puedan ser consideradas de mal gusto, razón

por la que la Dirección de Signos Distintivos se encuentra en el deber de interpretar

correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la

afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.

En ese sentido, la propuesta de enmienda del artículo 50º del Decreto Legislativo

1075 queda esbozada de la siguiente manera:

La solicitud, registro y renovación de una marca que pueda ser considerado de mal

gusto es permitida, encontrándose la Dirección competente en el deber de interpretar

correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la

afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.

100

Por tanto, el artículo mencionado quedaría redactado de la siguiente forma:

Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:

a) petitorio;

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una prohibición de registro; y

f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

La solicitud, registro y renovación de una marca que pueda ser considerado de mal gusto es permitida, encontrándose la Dirección competente en el deber de interpretar correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.

5.6. Recomendación de elaboración de boletín informativo:

Por último, a fin de brindar mayor información a los usuarios y solicitantes al registro

de marcas, se recomienda elaborar un boletín informativo sobre las marcas de mal gusto

y su diferencia con la prohibición de registro de marcas contrarias a la ley y el orden

público, de forma que el boletín se convertiría en un medio de información eficaz dirigido

a los usuarios a fin de que exploten la creatividad que en el mundo de los negocios es

útil e idóneo para atraer al público consumidor al que va dirigido el producto o servicio

marcado.

Por tanto, el boletín indicado se encontraría elaborado de la siguiente manera:

BOLETÍN Nº 01-2019 DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS: ES DEBER PERMITIR EL REGISTRO DE MARCAS QUE PUEDAN CONSIDERARSE DE MAL GUSTO.

101

Las marcas denominadas de mal gusto son válidamente registradas ante la Dirección

de Signos Distintivos, siendo que las marcas que puedan ser consideradas de mal gusto

no afectan la prohibición de registrar marcas contrarias a la ley o el orden público,

establecida en el artículo 135 p) de la Decisión 486.

Por tanto, una marca será registrada aún cuando contenga palabras malsonantes,

las que pueden encontrarse compuestas de jergas, palabras criollas o peruanismos,

siendo que es deber de la Dirección de Signos Distintivos apoyar y proteger la

creatividad de los solicitantes al registro de marcas el mismo que hoy en día es tan

valioso en el mercado.

Adicionalmente, el orden público entendido desde un concepto estático limita la

autonomía privada siendo que el concepto dinámico del mismo es entendido como la

obligación del Estado de promover la satisfacción de las necesidades de sus

integrantes, por tanto, resulta indispensable que la Dirección de Signos Distintivos

interprete el orden público en beneficio del desarrollo de la colectividad, el mismo que

es plasmado mediante la creatividad.

En efecto, la Dirección de Signos Distintivos se encuentra facultado de aplicar el

criterio de excepcionalidad al invocar la afectación de la prohibición del registro de

marcas contrarias a la ley o al orden público, precisada en el artículo 135 p) de la

Decisión 486, debiendo tenerse en cuenta cada caso concreto así como el público

consumidor al que va dirigido el producto o servicio marcado solicitado.

En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos permite el registro de marcas

que puedan considerarse de mal gusto, siendo usualmente compuestas por jergas,

palabras criollas o peruanismos, debiendo analizarse el caso específico y diferenciarse

de la prohibición del registro de marcas contrarias a la ley o al orden público,

resaltándose que las marcas consideradas de mal gusto pueden resultar efectivas en

el mercado – a criterio del solicitante marcario - a fin de captar la atención del público

consumidor.

102

6. Bibliografía: Alsina, H. (1963). Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial.

Buenos Aires, Argentina: Ediar .

Auza Velez, Carlos. (2011). ¿Confusión de marcas?: No me defienda compadre.

Revista círculo de derecho administrativo, 349-362.

Bercovitz, A. (2003). Apuntes del derecho mercantil. Navarra: Aranzadi S.A.

Bercovitz, A. (2002). Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico

económico. Navarra: Thomson-Aranzadi.

Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (1987). Estudios jurídicos sobre protección de los

consumidores. Madrid: Tecnos.

Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (1987). La protección de los consumidores, la

Constitución española y el Derecho mercantil. Madrid: Tecnos.

Blancas Bustamante, C. (2007). Derechos fundamentales de la persona y relación de

trabajo. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Castro de Cifuentes, M. (10 de Enero de 1996). Universidad de los Andes. Obtenido

de Anuario de Derecho Privado:

https://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=

article&id=293&lang=es

Cavero Safra, E. (Diciembre de 2016). ¿Efecto dominó o efecto mariposa? El

(distorsionado) concepto de consumidor protegido en el derecho peruano. IUS

ET VERITAS(53), 382.

Congreso de la República del Perú. (1993). Constitución Política del Perú . Lima:

Fondo Editorial PUCP.

Curto Polo, M. (2003). Transmisión de la marca. En A. Bercovitz Rodriguez-Cano, & J.

Garcia-Cruces, Comentarios a la ley de marcas (págs. 742-ss). Navarra:

Aranzadi-Thomson.

103

Di Cataldo, V. (2007). El prestigio o goodwill. En E. A. Ore Sosa, La infracción del

derecho de marca (pág. 49). Lima.

Di Cataldo, V. (2007). Riesgo de confusión. En E. A. Oré Sosa, La infracción del

derecho de marca (págs. 56-57). Lima: Palestra.

Di Cataldo, V. (2007). En: Comparación de signos. En E. A. Ore Sosa, La infracción

del derecho de marca (pág. 61). Lima: Palestra.

Durand Carrion, J. (Enero de 2010). Determinación del derecho del consumidor como

disciplina jurídica autónoma. Revista Derecho & Sociedad(34), 380.

El Pezweon, Exp. No. 370773-2008 (Dirección de signos distintivos 09 de Setiembre

de 2009).

Espinoza Espinoza, J. (2002). El orden público y las buenas costumbres en la

experiencia jurídica nacional. PUCP.

Expediente Nº 370773-2008, Resolución Nº 0436-2011/TPI-INDECOPI (Tribunal de

Defensa de la competencia y de la propiedad intelectual 23 de 02 de 2011).

Fernández-Novoa, C. (2007). El uso obligatorio de la marca registrada. En E. A. Oré

Sosa, La infracción del derecho de marca (pág. 74). Lima: Palestra Editores.

Fernandez-Novoa, C. (2004). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Marcial Pons.

Fernandez, Novoa, C., & Garcia Vidal, A. (2002). Derecho de marcas: Legislación.

Jurisprudencia comunitaria (actualización). Madrid: Marcial Pons.

Fernandez-Novoa, C. (2001). Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid: Marcial

Pons.

Fernandez-Novoa, C. (1978). Las funciones de la marca. Dialnet, 33-66.

Font Galan, J. I. (1987). Constitución económica y derecho de la competencia. Madrid

: Tecnos.

Forno Odria, H. (05 de Marzo de 2018). Empezando por el principio: análisis

económico de la función del derecho societario. Themis, 113-126.

104

Gómez Segade, J. A. (2007). En: Registro de marca y su duración. En E. A. Oré Sosa,

La infracción del derecho de marca (pág. 54). Lima: Palestra Editores.

Gomez Segade, J. (2001). La mundialización de la propiedad industrial y el derecho de

autor. Madrid: Marcial Pons.

Hernández-Mendible, V. (2012). La libertad de empresa y la regulación de la

Intermediación Financiera como Servicio Público. Circulo de Derecho

Administrativo, 93-103.

Kresalja Roselló, B. (2007). La propiedad Industrial. Evolución y tratamiento normativo

en la Región Andina y el Perú. Lima: Palestra.

Kuyeng Ruiz, C. (2017). Reformulando la prohibición de orden público: El orden

público constitucional y la necesidad de una lista de supuestos que limite la

interpretación de esta prohibición. Lima: Pontificia Universidad Católica del

Perú.

La Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión 486. Régimen Común sobre

Propiedad Industrial. Lima: La Comisión de la Comunidad Andina.

Lajo Estrada, S. H. (2013). Análisis de las principales prohibiciones absolutas en el

registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales. Lima: Pontificia

Universidad Católica del Perú.

Lindley-Russo, A. (2013). Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de

registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas

costumbres. Anuario Andino de derechos intelectuales(9), 237-283.

Lezana, J. (1963). El orden público. Los actos del demente anteriores a su

declaración. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot.

LLambias, J. (1986). Tratado de derecho civil (parte general). Buenos Aires, Argentina:

Abeledo Perrot.

Lopez Lopez, A., & Montes Pendes, V. (1998). Derecho civil. Parte General. Valencia:

Tirant lo blanch.

105

Maravi Contreras, A. (2017). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos

Distintivos en el Perú. Revista Foro Jurídico, 58-68.

Martin, E. (20 de diciembre de 2018). Límite al registro: marcas contrarias al orden

público o a las buenas costumbres. Obtenido de Herrero & asociados:

https://www.herreroip.com/es/espacio/limite-al-registro-marcas-contrarias-al-

orden-publico-las-buenas-costumbres/

Martinez Paz, E. (1942). El concepto de orden público en el derecho privado positivo.

Revista del colegio de abogados de Buenos Aires, 673.

Mazeaud, H., Mazeaud, L., & Mazeaud, J. (1965). Lecciones de derecho civil. Buenos

Aires: Ediciones jurídicas europa américa.

Monteagudo, M. (1995). La protección de la marca renombrada. Madrid: Civitas.

Morales Godo , J. (2009). Instituciones del derecho civil. Lima: Palestra editores.

Oficina de Armonización del Mercado Interior - OAMI. (2008). Directrices relativas a los

procedimientos ante la OAMI. Madrid: OAMI Europa.

Ore Sosa, E. (2007). La infracción del derecho de marca. Lima: Palestra Editores.

Ormeño Barbagelata, J. (s.f.). Del Carajo! Marca solicitada por el artista ante la

Dirección de signos distintivos de Indecopi. Bares peruanos S.A.C., Lima.

Ricolfi, M. (2007). En: cancelación por falta de uso. En E. A. Oré Sosa, La infracción

del derecho de marca (pág. 73). Lima: Palestra editores.

Patron, C. (2011). Un acercamiento preliminar a la función económica de la protección

al consumidor. En O. Súmar Albújar, Ensayos sobre Protección al Consumidor

en el Perú (págs. 21-36). Lima: Universidad del Pacífico.

Pattishall, B., Hilliard, D., & Welch II, J. (2003). Trademarks and unfair competition .

Newark: Lexis Nexis.

Perez Solft, I. (2012). ¿Orden Público Internacional Vs Orden Público Interno y Buenas

Costumbres? IUS Revista de investigación jurídica de la facultad de derecho,

1-19.

106

Ponssa de Miguens, N. (1964). Acerca del orden público. Revista de jurisprudencia

argentina, 84.

Portellano Diez, P. (1995). La imitación en el derecho de la competencia desleal.

Madrid: Civitas.

Quintero Cuello, D. (18 de enero de 2019). Marcas contrarias a la moral y al orden

público. Obtenido de Asuntos Legales:

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/diego-quintero-cuello-

2539832/marcas-contrarias-a-la-moral-y-al-orden-publico-2816912

Resolución Nº 15444-2009/DSD-INDECOPI, Exp. Nº 370773-2008 (Dirección de

Signos Distintivos 09 de 09 de 2009).

Resolución Nº 2133-2007/TPI-INDECOPI, Exp. Nº 287533-2006 (Tribunal de Defensa

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 25 de Octubre de 2007).

Resolución Nº 0436-2011/TPI-INDECOPI, Exp. Nº 370773-2008 (Tribunal de Defensa

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 23 de Febrero de 2011).

Resolución Nº 6886-2007/OSD-INDECOPI, Exp. Nº 287533-2006 (Dirección de Signos

Distintivos 23 de Abril de 2007).

Rivera Ferreyros, G. (Enero de 2014). La publicidad en los contratos y el derecho del

consumidor. Foro Jurídico(13), 290.

Rodríguez García, G. (2013). El consumidor en su isla. Lima: Universidad del Pacífico.

Rubio Correa, M. (2008). El titulo preliminar del Código Civil. Lima, Lima, Perú:

Pontificia Universidad Catolica del Perú.

Rubio Correa, M. (1996). Título preliminar. Para leer el código civil. (Vol. 3). Lima:

Fondo Editorial PUCP.

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada . Medellín : Universidad

de Antioquia.

Sanchez Viamonte, C. (1968). Orden público. Enciclopedia jurídica, 63.

107

Salvat, R. (1931). Tratado de derecho civil argentino (parte general). Buenos Aires :

Librería y casa editora de Jesús Menéndez .

Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0006-2000-AI-TC (11 de 04 de

2002).

Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0017-2003-AI-TC (Tribunal

Constitucional 16 de 03 de 2004).

Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 3283-2003-AA-TC (Tribunal

Constitucional 15 de junio de 2004).

Smith, J. C. (1968 ). Enciclopedia jurídica omeba: Orden público. Buenos Aires:

Editorial bibliográfica argentina.

Sobre la interpretación prejudicial, Proceso Nº 4-IP-88 (Tribunal Andino de Justicia de

la Comunidad Andina 09 de Diciembre de 1988).

Sobre la interpretación prejudicial, Proceso Nº 2-IP-94 (Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina 04 de Julio de 1994).

Stucchi, P. (2011). La ciudadanía económica en el Perú: El consumidor. En O. Súmar

Albújar, Ensayos sobre protección al consumidor en el Perú (págs. 53-70).

Lima: Universidad del Pacífico.

Tataje Montero, A., & Banda Saravia, C. (s.f.). El Pezweon. El pezweon. C.W.

COMICS S.A.C., Lima.

Tribunal de propiedad intelectual. (2006). Jurisprudencia de impacto. Diálogo con la

jurisprudencia, 8.

Von Glasersfeld, E. (2013). Positivismo y Constructivismo: Un análisis para la

investigación social. Rumbos TS, 12-21.

108

7. Anexos:

7.1. Entrevista al abogado Alfredo Lindley Russo: GS: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con

palabras que pueden tener un doble sentido?

ALR: Hasta donde la creatividad del ser humano pueda dar, no creo que deba haber

un limite para eso. No se puede poner un limite ni una regla, tiene que haber la mayor

cantidad de creatividad posible.

GS: ¿Que significa para usted una marca contraria al orden público?

ALR: Es un signo que pudiera colisionar con un algún derecho que preserve el orden

constitucional. Podría ser una marca que se este burlando de un grupo especifico por

ejemplo.

GS: ¿Considera usted que la prohibición absoluta del art. 135 p) estando mal

aplicada afecta la libertad de empresa? Entendiéndose como una marca que debió ser

registrada pero se denegó equivocadamente.

ALR: Existe una afectación evidente, al denegar un registro cuando debiste haberlo

concedido estas contraviniendo la ley, inclusive se está vulnerando también la libre

iniciativa privada.

GS: ¿Que entiende sobre aquellas solicitudes al registro de marcas sobre el uso de

determinadas palabras que podrían tener un contenido de términos no propios (carajo)

o de jergas (weon)?

ALR: Es el derecho de cada empresario de usar la marca que quiera, yo flexibilizaría

mucho el registro porque igual van a estar en el mercado, quitándolas no voy a evitar

que entren al mercado.

109

GS: ¿Cual es su posición respecto al caso del Pezweon? La marca que es denegada

en primera instancia?

ALR: Creo que los criterios que utilizaron no fueron ni correctos, ni coherentes y creo

que la autoridad se dejó impactar en su momento de la presión pública. Creo que si

debió ser otorgada pero el criterio ha sido muy rígido que lo han denegado con un criterio

equivocado. Ellos resolvieron en función a sus criterios de determinada manera y yo

cuestiono ese criterio.

7.2. Entrevista al Abogado Gonzalo Barreda:

GS: Estimado Doctor Barreda, la primera pregunta es: ¿Qué entiende usted por

marcas de fantasía y marcas arbitrarias?

GB: Bueno, las marcas arbitrarias son aquellas que la palabra existe pero es

colocada para algún producto o servicio que no tiene nada que ver con el producto o

servicio como por ejemplo Apple, que es la marca arbitraria más conocida, la palabra

manzana existe pero no tiene ninguna vinculación con las computadoras; y de fantasía

es una marca inventada, una palabra que no existe y me arriesgo a decir Nivea por

ejemplo, si no existe y ha sido inventada es una marca de fantasía y los dos se

consideran los signos fuertes.

GS: La segunda pregunta es: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la

creatividad para jugar con palabras que podrían tener un doble sentido?

GB: Las marcas realmente no necesitan ser creativas, no son obras de ingenio ni

son derechos de autor, una marca no necesita creatividad. Si quieres jugar con palabras

de doble sentido mientras estas palabras no afecten la moral, ni las buenas costumbres,

ni el orden público no va a ver ningún problema ya que no es una obligación, no hay un

límite máximo ni un límite mínimo.

GS: Entiendo, la tercera pregunta es ¿Qué significa para usted una marca contraria

al orden público?

GB: Bueno, como la misma norma lo dice, una marca contraria al orden público es

toda marca que afecte, justamente, la legislación, la costumbre de las personas,

básicamente lo que las personas consideran ofensivo, lo que pueda causar una ofensa

va en contra del orden público. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso de una

110

cerveza que la marca era Jesucristo en la cruz pero la cruz volteada y tenía aparte una

de estas estrellas satánicas y el tema ahí fue que la marca va en contra del orden público

porque si bien hay personas que no pueden sentirse ofendidas hay una gran comunidad

que lógicamente se van a sentir ofendidas porque se está atacando a sus creencias,

entonces el orden público es eso, cualquier marca que pueda causar una ofensa

justificada, tampoco nos podemos poner caprichosos, ni puritanos ¿no?

GS: Perfecto, adicionalmente, ¿considera usted que una marca contraria al orden

público pueda afectar el derecho de la libertad de empresa?

GB: El derecho de libertad de empresa como todos los derechos tiene un límite y

justamente el límite en este caso es no afectes el orden público y esto no aplica

solamente a marcas, aplica a todo, yo no puedo abrir un restaurante y pretender

inaugurar un restaurante sin pasar por ciertos filtros como por ejemplo tener mi licencia

de funcionamiento y se puede ver que la gente está segura adentro porque hay un tema

de protección al orden público que va sobre libertad de empresa. Entonces puedes elegir

el signo que quieras siempre y cuando no se afecten el derecho de terceros u ofendas

a terceros, que es un poquito lo que se quiere evitar ahí.

GS: Y respecto el derecho de los consumidores, ¿Usted considera que el registro

de marcas, consideradas como contrarias al orden público, afecta el derecho de la

elección de los consumidores?

GB: No, pero quiero ser claro que no porque esté de acuerdo con que se registren

marcas contrarias al orden público, sino porque estoy en total desacuerdo con que los

consumidores se mezclen con la ley de marcas, de hecho, lamentablemente en nuestra

ley actual los consumidores si forman una parte de la norma y en mi opinión, la

legislación marcaria no está diseñada para proteger al consumidor sino al titular de la

marca y nunca te voy a decir que me preocupa el consumidor dentro de la legislación

marcaria, el consumidor tiene su propia legislación y si vamos a analizar el tema de

orden público en la legislación del consumidor por supuesto que será relevante, pero en

la legislación marcaria no debería serlo.

GS: ¿Qué entiende respecto de la calificación de la solicitud del registro de marcas

sobre el uso de determinadas palabras que podrían ser consideradas de doble sentido

o compuestas por palabras criollas?

111

GB: Bueno, con relación a las palabras que tengan doble sentido, en realidad hay

que ver, creo que el problema no está en que las palabras tengan doble sentido, hay

muchas palabras coloquiales que pueden tener doble sentido y ninguno de los dos

sentidos realmente ofende o realmente afecta el orden público, y quiero ser claro que el

orden público tampoco puede llevar al extremo de que cualquier cosa sea ofensiva, caso

contrario, cualquier insulto o cualquier precisión inadecuada va a ser en contra del orden

público.

Yo tuve por ejemplo un caso, que era el registro de la marca “Halfjunkie” que significa

drogadicto en inglés y en una primera instancia Indecopi también me considero que

afectaba el orden público porque como puedes usar palabras como drogadicto y de

hecho en segunda instancia esa decisión fue revertida y no tenía ningún sentido con lo

que decía Indecopi porque tampoco podemos ser tan puritanos, yo no estoy insultando

a nadie, la palabra drogadicto es una palabra que existe, que no afecta la imagen de

nadie, de hecho es una palabra para llamar a una enfermedad que es la adicción a la

drogas y como no puedo hablar de esta enfermedad usando esta palabra y finalmente

se otorgó la marca. Entonces, a lo que voy es no me parece importante si la palabra

pueda tener un doble sentido o no sino si alguno de estos sentidos afecta el orden

público entonces la palabra va a estar prohibida porque en alguno de esos significados

conceptuales va a estar afectando el orden público, pero me parece que el ejercicio de

ofensiva al orden público es bien minucioso y no podemos llegar a decir que somos un

país puritano, como decir drogadicto afecte el orden público.

GS: Bien, por último, ¿cuál es su posición respecto al caso de Pezweon o Del

Carajo? Marcas que fueron denegadas en primera instancia.

GB: En el caso del Pezweon, estoy de acuerdo con la resolución de segunda

instancia, que finalmente otorgó el registro. No entiendo como la resolución de primera

instancia lo denegó, en primer lugar, la expresión Pezweon es una de las expresiones

más utilizadas por los peruanos, entonces, como vamos a ponernos tan puritanos y decir

que en el día a día cualquier peruano debe escuchar la expresión cien veces y lo

calificamos como una ofensa cuando ya casi está arraigado a nuestro lenguaje entonces

es bastante puritano por parte de Indecopi, abra quien se ofenda sí, pero nuevamente

incluso, cosa que no estoy de acuerdo, que hayan metido al consumidor en la ley de

marcas, el consumidor es un consumidor medio.

GS: Correcto… ni muy informado ni muy desinformado.

112

GB: Y un poquito, haciendo un análisis sobre eso, entonces, encontrar un

consumidor puritano que se ofenda no justifica levantar una cuestión de orden público,

implicaría que toda la masa, la media, se ofenda, y la media no se va a ofender por una

palabra como la del Pezweon, y finalmente, el diseño no era tan crítico, el diseño era un

pez justamente con genitales grandes y por eso era el Pezweon, no era un diseño crítico

que ofenda a alguien, incluso un menor lo podía ver y reírse, con lo que no estoy nada

de acuerdo con la resolución de primera instancia que busca pecar de puritanos.

GS: Y ¿cuál es su opinión sobre la resolución que deniega el registro de la marca

Del Carajo?

GB: Esa marca no la conozco, a ver, cuéntame un poquito…

GS: Si claro, el solicitante, Jair Ormeño, solicita el registro de la marca mixta de

nombre Del Carajo, el nombre de la marca sirve para brindar servicios de restaurante y

espectáculos, siendo denegada por ser contraria al orden público.

GB: ¿Y se denegó en primera y segunda instancia?

GS: Correcto, se denegó en primera y segunda instancia.

GB: Yo también la hubiera otorgado, es un insulto, indudablemente, pero no

considero que todos los asuntos vayan en contra de la moral o el orden público, creo

que Indecopi y la ley de marcas tienen que adaptarse un poquito a lo que ya es común

escuchar, orden público no puede ser algo que es común escucharlo y que nadie se

ofende al escucharlo de manera de cotidiana y vamos a poner una doble moral de

permitirlo de manera cotidiana pero prohibirlo en un registro, algo que afecte el orden

público es algo que si pasara en la calle la gente se ofendería, y nadie se va a ofender

por algo de ese nivel como Del Carajo, de repente algo más grave sí pero creo que

estamos tomando muy a la ligera lo que es orden público.

GS: Muy bien, muchas gracias por su tiempo doctor Barreda.

7.3. Entrevista al abogado Miguel Mena:

113

GS: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con

palabras que pueden tener un doble sentido?

MM: En primer lugar, considero que la creatividad, en su concepción intelectual, no

puede tener límites.

Estos límites son impuestos por la legislación que regula el producto o

materialización de la creatividad, cuyos juzgadores evaluarán la procedencia o no de la

protección especial que justamente otorga la legislación.

En lo que respecta a la vinculación de la creatividad con palabras de doble sentido,

habría primero que preguntarnos qué se entiende por doble sentido, qué connotación

debemos darle al doble sentido, lo cual a su vez está ligado a factores como la ubicación

geográfica, el target, entre otros. Éste puede llegar a ser de mal gusto, impactando por

ello en la aceptación del público al cual va dirigido. Sin embargo, no debemos confundir

el mal gusto con lo prohibido o ilícito. Por ello, considero que la creatividad puede jugar,

sin restricción, con lo que su creador considere doble sentido, siendo que las

contingencias no se presentarán durante la fase de creación sino, eventualmente,

durante la fase de registro, protección y alcance al público objetivo.

GS: ¿Qué significa para usted una marca contraria al orden público?

MM: No existe una definición legal de qué es el orden público o de qué actos o

conductas son contrarios al orden público. Al igual que buenas costumbres porque son

conceptos que varían en el tiempo y en la zona geográfica donde se interpretan.

Lo primero que viene a mi mente como contrario al orden público es toda conducta

que sea tipificada como un delito en nuestro Código Penal. Sin embargo, entiendo que

en nuestro país, el orden público va más allá de un estado libre de delitos y se vincula

más a la moral y las buenas costumbres, las cuales se miden en función de la cultura,

la educación, las generaciones, entre otros.

Para poder definir si una marca es contraria al orden público, debo en primer lugar,

despojarme de mis propias creencias y consideraciones subjetivas para tratar de

enfocarme y ponerme en lugar no sólo de mis pensamientos sino de las creencias y

pensamientos de la colectividad a la cual irá dirigida la eventual marca. En ese sentido,

una marca que es contraria al orden público es aquella que impulsa o refleja violencia,

ofensas, discriminación, pornografía, entre otros.

Es aquella que perturba la tranquilidad no sólo de un grupo reducido de personas

sino de una colectividad.

114

GS: ¿Considera usted que lo indicado en la pregunta anterior afecta la libertad de

empresa y el derecho de los consumidores?

MM: El asunto es evaluar y decidir qué afecta el orden público y qué no. Eso sí puede

ser objeto de discusión válida y de otro nivel de análisis. Sin embargo, incluir la

contravención al orden público como límite es una medida necesaria y justa.

Por otro lado, no me imagino a un emprendedor queriendo hacer empresa sobre la

base de una marca que contravenga el orden público. Este emprendedor o bien estará

destinado al fracaso o bien no logrará superar la fase inicial de obtención de permisos,

registros, autorizaciones, entre otros.

Una vez más, enfatizo el hecho de que lo importante es tener la inteligencia para

juzgar qué debe ser considerado contrario al orden o público y qué no o en todo caso

qué puede ser considerado como de mal gusto. Se me viene a la mente el Emoticon

clásico de la aplicación de Whatsapp constituido por el diseño de un excremento

pequeño que incluye ojos jubilosos y sonrisa alegre. En mi opinión, dicho Emoticon sí

constituye una creación intelectual que podría acceder a una protección no sólo de

índole marcario sino también a partir del derecho de autor. Sin embargo, no faltará un

sector que considere que es contrario al orden público.

Considero que hasta de mal gusto podría ser calificado pero no contrario al orden

público. En todo caso y siendo extremistas, lo que podría ser considerado contrario al

orden público en el ejemplo citado, es el uso inadecuado del Emoticon.

Por otro lado, considero que limitar el acceso de una solicitud de marca al registro

por contravención al orden público en ningún caso afecta el derecho de los

consumidores, sino que por el contrario los protege en tanto que no se verán expuestos

a frases o diseños que puedan resultar violentos, ofensivos, discriminatorios.

GS: ¿Qué entiende sobre aquellas solicitudes al registro de marcas sobre el uso de

determinadas palabras que podrían tener un contenido de términos inapropiados

(carajo) o de jergas (weon)?

MM: Para pensar en esta respuesta me pongo en mi rol de padre o madre que no

desea que sus hijos menores estén expuestos o peor aún que utilicen dentro de su

vocabulario palabras como “carajo” o “weon”. Advierto por ejemplo que para mí carajo

no es un término inapropiado. El carajo es la parte más alta del mástil de una nave a

velas y cuando a los marinos en el siglo XIX se los mandaba al carajo era un castigo

para que vayan a la parte más alta del buque con las consecuencias del mal clima y la

obligación de vigía.

115

Sin embargo, tal como indiqué en líneas anteriores, para calificar una frase o diseño

como inapropiado o contrario al orden público no basta mi opinión personal o mi creencia

sino que tendré que hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de una colectividad. En

ese sentido, uno de los primeros puntos que tendría que analizar para calificar a estas

frases como inapropiadas es el target o el público al que van dirigidos los productos o

servicios identificados con la marca.

Si estamos hablando, por ejemplo, de golosinas o un parque de diversiones,

considero que utilizar alguna de las dos palabras antes señaladas, excederían la línea

del mal gusto para llegar a ser contrarias a las buenas costumbres pues lo cierto es que

una buena costumbre puede ser que el vocabulario de los niños y niñas esté libre de

palabras consideradas como lisuras. Sin embargo, es innegable que ambas frases son

comúnmente utilizadas por un gran sector de la población adulta y joven y no

necesariamente para ofender a otros sino como un modo informal o coloquial de hablar,

especialmente en ámbitos amicales. Por ello, si un determinado producto o servicio

identificado bajo una marca que contenga la denominación “carajo” o “weon” está

dirigido a un público adulto, especialmente, considero que los referidos términos no

podrían ser considerados como inapropiados.

Esta opinión podría contar con un estudio o encuesta objetiva en donde se consulte

a los diversos sectores del país si alguna de las expresiones antes señaladas les parece

ofensiva o contraria a las buenas costumbres, indicando por supuesto en qué contexto

se expresan y detallando qué producto o servicio busca identificar.

GS: ¿Cuál es su posición respecto al caso pezweon? La marca que es denegada

en primera instancia.

MM: Considero que en dicho caso, la Comisión de Signos Distintivos debió haber

evaluado que la marca cuyo registro se perseguía venía siendo plenamente utilizada y

difundida en el mercado peruano, en conexión con un personaje que también contaba

ya con la protección que otorga el derecho de autor, sin que hasta la fecha hubiera

generado malestar en los consumidores.

Por el contrario, tanto la denominación como el elemento figurativo resultaban ser

aceptados por los consumidores, causando diversión. Si la Comisión hubiera analizado

estos dos hechos, probablemente desde un principio habría otorgado la marca. No

obstante lo expresado, eran los solicitantes de la marca los principales interesados en

obtener una decisión favorable.

Por ello, si hubiera estado yo en el lugar de los solicitantes, habría tenido la iniciativa

de presentar medios probatorios que logren acreditar cómo es que la marca se venía

116

utilizando pacíficamente y la respuesta de mi público objetivo frente a la misma, por

ejemplo acompañando ingresos por ventas, difusión en medios, redes sociales, entre

otros. Asimismo, habría acudido a la elaboración de una encuesta para favorecer mi

posición de que la marca era inocua. A falta de todos los medios probatorios antes

señalados y apartándose por completo de los hechos reales de nuestra sociedad, los

cuales no debieron ser pasados por alto por los juzgadores, se denegó de oficio la marca

solicitada. Mi posición es contraria a dicha decisión, la cual afortunadamente fue

corregida en segunda instancia.

7.4. Entrevista al Abogado Miguel Morachimo: GS: Buenas tardes Doctor Miguel, la primera pregunta es ¿hasta qué punto

considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con palabras que pudieran

tener un doble sentido?

MM: Yo pienso que la creatividad humana es inmensa y la regla general es que

debería estar permitida cualquier expresión de la creatividad, yo creo que sería un error

pensar que la ley pueda establecer barreras a la creatividad, lo que tu si puedes es

restringir o modelar son las responsabilidades o las protecciones, en primer lado por

cuan protegida puede estar esa creatividad y por otro lado que responsabilidades

pueden haber por el uso de esa creatividad, entonces, por ejemplo si entendemos

cualquier expresión de la creatividad como un texto, como una palabra, como una

canción, la entendemos como discurso protegido en los términos del derecho de la libre

expresión, entonces tenemos que se le aplicaría las mismas restricciones que se le

aplica a un diario o a una revista, por ejemplo no puede existir censura previa, ello es

que no puede haber un proceso en virtud del cual antes de llevar a cabo la expresión

un tercero o un agente estatal tenga de revisar lo que se publica o lo que se vaya a decir

antes de, de esa forma también lo establece la constitución o la convención americana

de derechos humanos, no puede existir censura previa. Por un lado, la única expresión

que si puede estar sujeta a censura previa son las películas o actos públicos para

proteger los intereses del menor y no para prohibirlas sino simplemente para clasificarlas

y la única forma de expresión que no necesariamente está protegida es la expresión

que se considera discurso del odio, que incita la violencia contra las minorías, a la

comisión de actos violentos o fomenta el odio entre diversas personas.

Los límites son de las personas pero nosotros como abogados tenemos que

preguntarnos realmente que tipo de protección o que tipo de garantías el derecho puede

117

establecer, y yo creo que es usar los criterios y los mecanismos del derecho a la libre

expresión que además es una libertad preferente en nuestro sistema, lo que no quita

por ejemplo que puedan existir responsabilidades posteriores, por ejemplo: los procesos

por difamación o las reparaciones por daños y perjuicios por infringir los derechos de las

personas.

GS: Perfecto, la siguiente pregunta sería ¿Qué significa para usted una marca

contraria al orden público?

MM: Entiendo que hay todo un desarrollo legal y constitucional de lo que es el orden

público pese a que la palabra orden público pueda aparecer en la Decisión 486, también

aparece en otros lados de la constitución o del código civil, como bien se indica que

están prohibidos los actos que sean contrarios al orden público y si queremos responder

a esa pregunta tenemos que mirar a como ha sido desarrollado ese término en los otros

cuerpos normativos porque no es orden público aquel que altere la paz y la tranquilidad

o fomente la violencia, obviamente estos son términos que a propósito no están

definidos en la ley porque la idea es que la ley también sea un reflejo de lo que la

sociedad siente y entiende en ese momento entonces alguna de las sensibilidades que

ahora tenemos son diferentes a las que en alguna época tenían nuestros padres o

nuestros abuelos, entonces, orden público es distinto a lo que fue ayer y de lo que será

en el futuro.

GS: Entiendo, la tercera pregunta sería ¿considera usted que lo indicado en la

pregunta anterior afecta el derecho de la libertad de empresa y el derecho de los

consumidores?

MM: La respuesta es siempre si, la respuesta compleja es cualquier derecho afecta

otros derechos si tu te pones a pensar en eso… el derecho a la libertad de expresión

puede afectar a la buena reputación etc. Entonces lo que normalmente se debe usar es

este test de proporcionalidad o el balanceo de derechos de que casi todo el derecho

societario es una forma de afectar a la libertad de empresa, por ejemplo: que te digan

que tienes que llevar ciertos libros, de que tienes que cumplir con ciertos requisitos de

forma, etc. Eso es afectación al derecho de libertad de empresa pues ya no puedes

hacerla de la manera que te encante, tienes que seguir ciertos requisitos, la pregunta

es hasta que punto, esos requisitos que se te imponen afectan el núcleo protegido del

derecho de la libertad de empresa y hasta que punto protegen un interés válido del otro

lado, por ejemplo la obligación de llevar ciertos libros o registros quizás también es una

118

forma de proteger a los otros accionistas y proteger también la seguridad jurídica en el

mercado y se asume que ese requisito por más que afecta la libertad salvaje de la

empresa en su estado más puro lo toleramos porque creemos que hay un interés del

otro lado que vale la pena proteger, entonces, en el caso particular de las restricciones.

Entonces, sobre la pregunta, vas a tener que preguntarte si el orden público es un

bien lo suficientemente grande y protegible versus la libertad de empresa por un lado y

por otro lado, hasta que punto la libertad de empresa se afecta al no darte una marca y

yo creo que ahí va a depender mucho del caso por caso, va a depender mucho de que

tan relevante sea la creación de una marca registrada para lo que sea que quiera hacer

esta empresa.

Entonces, en niveles, el registro de marca es una cosa que está en el segundo o

tercer piso de la casa de la libertad de empresa, entonces que se vuelen eso y que te

impidan eso, es una afectación a la libertad de empresa, porque no te puedes diferenciar

ni puedes excluir.

GS: Y ¿con respecto al derecho de los consumidores?

MM: Yo creo que la respuesta es parecida, es preguntarte hasta que punto nosotros

como consumidores tenemos derecho a que los productos estén protegidos por una

marca, entiendo que las marcas ayudan a los consumidores en términos que reducen

costos de información y algún bien o servicio no estar diferenciado por una marca

podrían aumentar esos costos de información y de búsqueda entonces te preguntas si

ese valor que representa una marca para un consumidor está bien o mal afectada a

través de la prohibición de orden público yo pienso que es lo mismo, en tanto que es

una prohibición que aplica a otros factores de la relación de consumo va a depender del

caso por caso, de casos donde si, quizás, la exigencia, la ausencia de una marca hace

más difícil la relación de consumo y casos en los que no, los casos de productos

farmacéuticos donde la asimetría informativa es mucho mayor que en otros casos es

súper importante que exista una protección marcaria porque tu como consumidor

atribuyes una serie de factores a la marca, entonces en ese caso, una restricción

marcaria como la de orden público sería mucho más peligrosa para el bienestar del

consumidor que sería en otros mercados a diferencia de otras marcas como de galletas.

Pensando en retrospectiva, yo pienso que a veces el caso del pezweon, estaba mal

aplicada la prohibición de contraria al orden público.

119

GS: Claro, y adicionalmente, ¿qué entiende usted de la calificación para la solicitud

del registro de marcas sobre el uso de determinadas palabras que podrían tener un

contenido de términos de uso no común o compuestas por palabras criollas o de jergas?

MM: Claro, uso no común, quien sabe, porque si se pueden inventar palabras yo

creo que una marca no sea común más bien no debería importarle al registrador, en

términos de uso inapropiado, yo sé que en publicidad el estándar que se usa es como

un consumidor aprecia una marca a simple vista y en su totalidad, mientras que en el

derecho del consumidor y en responsabilidad por productos defectuosos se usa el

estándar del consumidor diligente, no el consumidor promedio sino el consumidor que

usa el bien o servicio para lo que está diseñado, que se toma el trabajo de leer la

advertencia, entonces, en el caso de marcas el estándar que se tendría que usar es el

público al que va dirigido el producto o servicio y es pensando en la sensibilidad de ese

mercado en la que se puede ejercer este análisis y determinar si es que la marca está

pasando los límites de lo que el Estado puede garantizar, determinándolo en función al

público al que va dirigido, entonces, si lo determinas en función de la persona más

sensible del Perú no registrarías nada y si lo determinas en función de la persona más

libertaria del Perú también registrarías todo, entonces yo me imagino que las personas

que hacen ese registro, se hacen esas preguntas y si no se las hacen probablemente

están haciendo mal su trabajo, entendiendo que hoy en día, las personas no están

expuestas ni al 5 por ciento de las marcas que hay en el mercado, entonces ¿hasta qué

punto tu proteges? Yo creo que se tendría que tener marcos de trabajo más flexibles.

Entonces, si tu lo que quieres proteger es que la gente no se escandalice hasta cierto

punto, de que te sirve tu ser acá súper conservador si es que en otros lados no lo son y

finalmente gracias a internet y la televisión terminamos expuestos a las marcas de todos

entonces, ¿qué es lo que protegiste al final del día? Entonces se tendría que hacer un

análisis más enfocado ya que ahora las marcas ya se anuncian de acuerdo al perfil al

que va a dirigido y entender también el tipo de público al que va expuesto como por

ejemplo la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas para menores de edad.

GS: Perfecto, y bueno la última pregunta sería ¿cuál es su posición respecto al caso

pezweon? La marca que fue denegada en prima instancia por Indecopi.

MM: Claro y en segunda instancia fue aprobada.

120

GS: Correcto.

MM: Yo trabaje en ese caso y la principal crítica que teníamos era que nos molestaba

la vaguedad con la cual esta denegatoria se había ordenado porque solamente

indicaban que era una mala palabra y que iba a ofender a algunas personas a diferencia

de otras marcas que puede observar el Indecopi sin pasar un test adecuado de

proporcionalidad. Considerando que Indecopi presumía y anticipaba una reacción sobre

la marca Pezweon que en la realidad no se daba, teniendo en cuenta que la potestad

discrecional debe ser motivada adecuada razón por la que se otorgó en segunda

instancia. Inclusive en un momento salió al mercado una marca de nombre Pezweona

que no era propiedad de pezweon, motivo por el que los propietarios de la marca

pezweon necesitaban registrar su marca y así evitar que la copien y que vendan sus

productos, entonces la pregunta es hasta que punto el estado puede meterse en la

autonomía de los privados y puede ordenar lo que está bien de lo que está mal y bajo

que argumentos y que criterios.

GS: Perfecto, muchas gracias Doctor Miguel.

MM: No te preocupes Grecia.

7.5. Entrevista al Abogado Pierino Stucchi:

GS: Estimado Doctor Pierino ¿qué entiende usted por marcas de fantasía y marcas

arbitrarias?

PS: Yo creo que las marcas fantasía y las marcas arbitrarias, como categorías de

análisis doctrinario, porque esas categorías no están en ninguna norma ¿correcto?

Comparten en su naturaleza también una distancia importante conceptual entre lo que

significa una denominación o una figura respecto del producto o servicio mismo que

quiere distinguir, es decir una marca de fantasía pueden atesorar un poder distintivo

mayor porque no describen ni si quiera por que son incapaces de describir si quiera

mínimamente la parte de la propia naturaleza del bien o servicio que distinguen o sus

atributos.

GS: Comprendo, la segunda pregunta sería, ¿hasta que punto considera usted que

debe llegar la creatividad para jugar con palabras que pueden tener un doble sentido?

121

PS: Yo creo que la creatividad en la construcción de marcas es un valor, la

creatividad es importante, mientras se refieran al lenguaje usual, que no sea agraviante

o discriminatorio, me parece que el uso de palabras criollas es válido, no es ilícito.

GS: Perfecto, y la pregunta más importante es ¿Qué significa para usted una marca

contraria al orden público?

PS: ¿Puedes leerme el articulo?

GS: Claro, se indica que no se registrarán marcas que sean contrarias a la ley, la

moral, el orden público y las buenas costumbres.

PS: Claro, en el fondo son diferentes supuestos de hecho, a mi me parece que el

contenido de moral y de buenas costumbres termina siendo un contenido vacío y

arbitrario en el derecho, que tiene que ser subsumido en la categoría de orden público

y el orden público no es otra cosa que lo que nos digan las normas de observancia

obligatoria, sobre lo cual indican una conducta en contrario y esas normas de orden

público en el fondo son la ley, porque el orden público establece limitaciones a la

conducta, para que todos convivamos mejor socialmente pero solo puedes limitar la

libertad a través de una limitación con rango de ley y el orden público lo define la ley, en

el fondo, en mi opinión, lo único que se debe leer de ese literal es: contrario a la ley, que

es la que define el orden público, en términos de entender la moral y las buenas

costumbres en términos del ejercicio de la libertad, salvo que se vulnere una limitación

a la ley, a la libertad, o se incumpla una prohibición que afecte a la libertad y que este

establecida por ley, como dice claro en la constitución, además, nadie esta privado de

hacer lo que la ley no te prohíbe.

GS: ¿Considera usted que lo indicado en la pregunta anterior afecta el derecho a la

libertad de empresa?

PS: Es que, nuevamente, lo que está en discusión es la definición de orden público,

si definimos orden público como la legalidad que limita la libertad, que es la única lectura

válida que yo le podría hacer, el orden público a través de una limitación de la ley, sería

una restricción válida a la libertad, pero el orden público entendido como una preferencia

moral no jurídica estaría limitando indebidamente e injustificadamente la libertad

empresarial, entonces, está prohibido por la constitución y la ley discriminar, entonces

una marca que en su composición denominativa, figurativa o mixta, implique una

122

indicación discriminante, ese es un signo que no se podrá registrar por prohibición

absoluta, por ser contraria al orden público, a la legalidad y a la constitución.

GS: Entonces, ¿usted si considera que una marca supuestamente contraria al orden

público, como por ejemplo los casos Pezweon o Del carajo, si vulneran el derecho de la

libertad de empresa?

PS: Si claro, porque la libertad solo puede ser limitada por la ley, y no debe ser

limitada por las preferencias de unos sobre otros.

GS: Perfecto, adicionalmente ¿Considera usted que una marca supuestamente

contraria al orden público (denominándose con términos criollos o peruanizados) afecta

el derecho de elección de los consumidores?

PS: Yo creo que el derecho de elección de los consumidores no tiene que ver con

el fundamento conceptual de una marca, el derecho de elección de los consumidores

depende de si eligen una u otra prestación dependiendo del servicio, ello no se afecta

por el impedimento del registro de una marca bajo una alegación de orden público que

no es legalidad sino que es la preferencia del momento, entonces el derecho de elección

de los consumidores no se vería afectado.

Además, míralo bien curioso, si las personas del Tribunal que hubiesen estado en

la primera instancia se hubiese otorgado la marca y si las personas que estuviesen en

primera instancia se encontrarían en el Tribunal se hubiese denegado la marca.

GS: Claro, definitivamente.

PS: Eso es una prueba de la arbitrariedad de eso que no esta basado en la legalidad

pues ¿no?

GS: Claro, y es como un estancamiento al derecho de libertad de empresa, porque

desprotegen tu marca por motivos no imparciales.

PS: Claro, pero además en el caso del Pezweon, como habrás averiguado, si se le

dio tutela por derecho de autor al personaje y el derecho de autor no esta limitado por

esa limitación de orden público. Entonces, ya tenía el Pezweon – no por registro – por

su creación una protección tan importante como el derecho de autor, y sin embargo,

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esta ciencia del entendimiento del orden público que yo insisto que bien leída no

representaría problemas.

GS: Comprendo, asimismo ¿Qué entiende usted respecto de la calificación para la

solicitud del registro de marcas sobre el uso de determinadas palabras que podrían tener

un contenido de términos de uso no común o de doble sentido? Términos criollos o

peruanizados.

PS: ¿Qué sentido tiene no proteger algo cuyo uso no está prohibido? A lo que me

refiero es que, si el uso Del Carajo no está prohibido, que sentido tiene impedirle que

sea una marca a una denominación cuyo uso no está prohibido, tanto es así que se

utilizó el signo del carajo durante muchos años, entonces, si su uso no está prohibido,

porque se impediría algo cuyo uso no está prohibido se pueda proteger, esa es la

irracionalidad del entendimiento de orden público de esa manera.

GS: Claro, hay un tema de arbitrariedad en el entendimiento de orden público.

PS: Claro, no está prohibido utilizar del carajo, ahora es más, durante el uso del

signo del carajo, alguien ponía un restaurante del carajo ¿qué hubiera pasado?

GS: Legalmente, se hubiese creído que hay un contrato de franquicia con el dueño

de la marca inicial.

PS: Claro, a lo que me refiero es que hubiera pasado en el sentido de jurídicamente

del carajo hubiera podido denunciar por competencia desleal por usar un signo que

llevaba a confusión por la obligación de diferenciación entonces hubieras podido

proteger el signo no por su defensa marcaria sino por competencia desleal por generar

confusión, doctrinariamente se puede dar una protección extendida de un signo que no

está protegido por el registro en el mercado, por un acto de confusión que concierne a

los consumidores, que lógica tiene no permitir su protección como marca, es algo

bastante absurdo y en el fondo es que no hay ninguna precisión jurídica para no permitir

el registro Del carajo como marca ya que lo que no está prohibido debe estar

lógicamente permitido.

GS: Claro, y por último ¿cuál es su posición respecto al caso Pezweon? La marca

que es denegada en primera instancia?

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PS: Yo opino lo que opinó el presidente del Indecopi Thorne, a la primera instancia

hay que respetarla porque cumple sus funciones con autonomía pero si yo hubiera

podido participar del procedimiento en prima instancia la hubiera otorgado, por todo lo

que te mencione antes.

GS: Perfecto.

PS: Dale pues Grecia, éxitos.

GS: Muchas gracias Dr. Pierino.

7.6. Entrevista al abogado Ricardo Beaumont:

GS: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con

palabras que pueden tener un doble sentido?

RB: Hasta el punto en que el doble sentido no resulte una grosería mayor, una

vulgaridad que viole sentimientos de intimidad, de ética, es decir, aquellos moralmente

rechazables.

GS: ¿Que significa para usted una marca contraria al orden público?

RB: Como en los trabajos universitarios debemos buscar el rigor académico, lo que

yo haría es procurar encontrar definiciones y doctrina sobre el alcance de lo que

llamamos ‘orden público’, sus límites, sus fronteras, sus características, y para ello me

voy al célebre diccionario de OMEBA y allí leo: el orden público es una forma de vida,

un status social establecido y condicionado por la voluntad formal de una comunidad

jurídica, en función de su tradición histórica, sus convicciones éticas más arraigadas,

sus costumbres y convencionalismos más generalizados, sus necesidades y exigencias

más sentidas.

GS: ¿Considera usted que la prohibición absoluta del art. 135 p) estando mal

aplicada afecta la libertad de empresa o el derecho de elección de los consumidores?

RB: Si. Considero que la denegatoria afecta de alguna manera esta libertad de

empresa, la que debiera ser protegida y promovida. También creo que de algún modo,

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afecta el derecho de los consumidores que sentirían mayor protección con una marca

registrada.

GS: ¿Que entiende sobre aquellas solicitudes al registro de marcas sobre el uso de

determinadas palabras que podrían tener un contenido de términos no propios (carajo)

o de jergas (weon)?

RB: En los últimos veinte años los jóvenes han introducido vocablos que para la

generación anterior eran casi pecaminosos. Los chicos de las universidades dicen el

weon para arriba y para abajo, delante de las chicas, como si nada ocurriera, y ellas, las

aceptan como si nada. Es más, ellas también se llaman weona, también como si nada.

En mi primer año y segundo de Letras en la PUCP, hasta por decir, ‘ya no me friegues’

nos exigía pedir disculpas a las chicas que lo escuchaban. Las cosas han cambiado

radicalmente. Hasta donde conozco está inscrito en el INDECOPI el nombre comercial

LA CONCHA DE SUS MARES que pronunciado con rapidez aparece como una lisura.

GS: ¿Cual es su posición respecto al caso pezweon? La marca que es denegada

en primera instancia?

RB: Más que contraria al orden público, para mí, sería contraria a las buenas

costumbres. Como están las cosas, para mí, ese vocablo ya no es grosero ni contrario

al orden público ni a las buenas costumbres. Uno lo escucha por todo lado. Y ya lo que

se extiende, se vulgariza, lo dice el padre, el hijo y el espíritu santo, ya deja de ser

grosero, pueril, detestable.