• 1. CEVIPYME

• 2. Propiedad industrial (PI). Patente, marca y diseño

• 3. Aspectos económicos de la PI

Negocios jurídicos : venta, licencia, hipoteca

Valoración de activos intangibles : ejemplos, métodos y herramientas

Aspectos contables

Incentivos fiscales : patent box

Ayudas públicas: subvenciones OEPM

• 4. Recomendaciones

• 5. Preguntas y comentarios

CEVIPYME es el centro de apoyo a la PYME en materia de gestión de

derechos de Propiedad Industrial.

Iniciativa conjunta de

- Dirección General de Industria y PYME del MINETUR

- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y

- Fundetec

Todos los servicios proporcionados por CEVIPYME son GRATUITOS

Portal Web www.cevipyme.es

Asesoramiento especializado

Jornadas informativas

Contacto

Teléfono

91 349 33 98

Correo

electrónico

cevipyme@fundetec.es

CEVIpyme ofrece a la PYME

un conjunto de servicios de

asesoramiento gratuito en

materia de Propiedad

Industrial a través de su

página www.cevipyme.es

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Patente: ES 2172478 Diseño: I0150987

• Negocios jurídicos

Venta

Licencia

Hipoteca

• Valoración de activos intangibles.

Ejemplos

Métodos

Herramientas

• Aspectos contables

• Incentivos fiscales : patent box

• Ayudas públicas: Subvenciones OEPM

• Recomendaciones

Cotitularidad: Las patentes, marcas y diseños son indivisibles, aunque pueden

pertenecer en común a varias personas (comunidad de bienes).

Venta: Transmisión de la propiedad.

Licencia: El titular autoriza a un tercero el uso del activo recibiendo un canon

(también llamadas regalías o royalties) como contraprestación por el uso:

Comercialización de la invención patentada

Uso de la marca registrada…

Pueden ser exclusivas o no-exclusivas (más valiosas)

Hipoteca (mobiliaria): El activo se usa como garantía de un préstamo

Los negocios jurídicos sobre patentes, marcas y diseños solo surtirán

efectos frente a terceros de buena fe desde que se inscriban en la OEPM.

• ¿Para qué se hace la valoración?

Licencia/venta de un DPI Compraventa de empresa

Búsqueda de financiación: hipoteca Fusión de empresas

Conflictos: juicios y arbitraje Liquidación de empresa

Contabilidad: activación en balance

Optimización fiscal: art 23 LIS

• ¿Quién hace la valoración?

Comprador/Vendedor

Licenciante/Licenciatario

Prestamista/Prestatario

Inversor/Emprendedor

Demandante/Demandado

Empresa/AEAT

Si se subcontrata la valoración, no

olvidar acuerdos de

confidencialidad.

Fractus es una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Fractus ha hecho valer sus patentes, licenciándolas a numerosos fabricantes

globales obteniendo así importantes ingresos.

Sin embargo, con Samsung no fue posible un acuerdo y el conflicto se resolvió en

los tribunales de EEUU.

Fractus valoró los daños en, al menos, $0.40 por teléfono móvil, mientras que

Samsung los valoró en, como mucho, $0.011 . Finalmente el jurado concedió

daños por $0.355 y el tribunal fijó la indemnización en 41 M$.

Muchas no valen nada

pero

Algunas valen mucho

Los activos intangibles

suelen ser únicos.

• ¿Cómo hacer la valoración?

Norma UNE 166008:2012 Gestión I+D+i: TT

- Método basado en el coste

valor = coste (¿cuánto ha costado conseguirlo?)

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a

incluir en la memoria del inmovilizado intangible.

“Los derechos comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su

coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.”

(+) facilidad de cálculo (precio; tasas, honorarios de API, costes de I+D

imputados)

(-) no informa sobre cuánto nos pagaría un 3º por venderlo o licenciarlo

- Método basado en el mercado

valor ≈ transacciones similares previas entre partes no vinculadas

(+) relevante en las operaciones vinculadas (intragrupo)

Art 16.4 Ley Impuesto Sociedades (según Directrices OCDE).

(-) no es inmediato, hay que:

identificar activos similares que hayan sido objeto de una transacción

obtener información sobre el importe de la transacción.

Fuentes de info:

Cuentas anuales, decisiones judiciales, proveedores BBDD (p.e. LES)

-Método basado en descuento de flujos de caja

Valor = Valor Actual Neto de los flujos de caja que se prevé obtener en el futuro

por el uso comercial del AI.

Puede tratarse de flujos de caja resultante de un ingreso (¿cuanto podríamos

obtener licenciando el AI?) o de un ahorro (¿cuanto tendríamos que pagar por

usarlo?)

(+) Uso extendido y aceptado

(-) Incertidumbre sobre la estimación de los flujos de caja y la tasa de descuento

apropiada al riesgo.

Método relief-from-royalty.

Similar al anterior, aunque no se descuentan flujos de caja, sino los hipotéticos

ahorros que la empresa obtiene por ser propietaria del activo y no tener que

licenciarlo.

Se emplea habitualmente en la valoración de marcas.

Normalmente los ahorros se estiman como un porcentaje, correspondiente al

hipotético royalty, sobre los cobros asociados específicamente con el intangible

valorado.

- Método basado en descuento de flujos de caja

- En descuento flujos de caja puede que no tenga mucho sentido calcular el

valor residual de un derecho que tenga una vida útil limitada (por ejemplo, un

modelo de utilidad que caduca a los 10 años)

- En una valoración para licencia es habitual usar la regla del 25% del

beneficio: el licenciante (propietario del derecho) se queda con el 25% del

beneficio del licenciatario (o en su defecto del 5% del volumen de ventas).

Usar estos porcentajes como referencia es útil, pero no pueden ser válidos para

todo tipo de activos y situaciones.

- Método basado en opciones reales

Valor = Derecho a comprar/vender en un momento determinado del futuro un AI cuyo

precio se modela mediante una variable aleatoria.

Método sofisticado, pero complejo y poco usado de momento en realidad.

“Todo el mundo habla de ello, pero nadie lo practica” (Miguel Mulet)

Método “con/sin”

El valor sería la diferencia entre el valor de la empresa con el activo y sin el activo.

En el caso de una marca, sería la diferencia entre el valor de la empresa con marca y el

de otra empresa análoga que vendiera productos sin marca (genéricos o marcas blancas).

Esta diferencia vendría determinada por:

(+) Precio extra (respecto a una marca blanca)

(+) Volumen ventas extra (respecto a una marca blanca)

(-) Gastos diferenciales debidos a la marca.

Métodos cualitativos (evaluación).

Análisis de indicadores que idealmente cubran todos los aspectos relacionados con el

valor del activo: legales, tecnológicos, de mercado, etc

Hay que valorar el activo en una escala (por ejemplo, del 1 al 10) en relación con los

indicadores relevantes.

El resultado será normalmente un perfil del activo, destacando sus aspectos fuertes y

débiles en función de la evaluación efectuada.

Este tipo de métodos son empleados, sobre todo, para apoyar el proceso de toma de

decisiones internos en la empresa sobre el activo intangible:

¿tiene sentido renovar esta marca?

¿internacionalizamos esta patente?

La principal herramienta es el valorador

Todavía no se ha inventado una caja negra que reciba los CIFs de las partes y

el ID de la marca y determine el valor razonable de la transacción.

Experiencia en valoración

Conocimientos sobre PI

Sentido común

IPscore (EPO). Valoración cualitativa y cuantitativa de patentes y proyectos I+D

http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/

IP Evaluation (DKPTO). Valoración cualitativa de patentes, marcas y diseños

http://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.aspx

Valoración inicial

Resolución ICAC:

“Los derechos comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya

sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.”

- coste de producción:

SI: materiales, servicios, salarios, honorarios aplicados a la generación del AI.

NO: en general, gastos de formación, publicidad, promoción y gastos indirectos.

En patentes y similares: los gastos de desarrollo (no los de investigación) se podrán

activar en la rúbrica de “Propiedad Industrial” cuando se obtenga la patente.

- precio de adquisición:

En combinaciones de negocios (M&A) el valor razonable vendrá dado por:

método basado en el mercado (transacciones recientes entre partes no

vinculadas)

otros métodos de valoración (descuento de flujos, coste de reposición)

Valoración posterior. Amortización

- Vida útil indefinida (marcas): no se amortiza, pero se debe analizar anualmente el

deterioro.

- Vida útil definida (patentes, diseños): se amortiza según una base que refleje el

patrón de consumo de los beneficios inherentes al activo.

¿Qué es?

Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. (art. 23 LIS

según la redacción de la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores)

Las rentas (ingresos-gastos) procedentes de la cesión o transmisión de ciertos AI se

integrarán en la base imponible en un 40% de su importe.

AAII no reconocidos en balance → renta = 80% ingresos por la cesión

Cesión = Arrendamiento Operativo = Licencia (las partes pueden estar vinculadas)

Transmisión = Venta (solo si vendedor y comprador NO están vinculados)

Condiciones de aplicación

La empresa licenciante/vendedora debe haber contribuido a la creación del activo al

menos en 25% coste y debe tener los registros contables adecuados para determinar

ingresos/gastos.

La empresa licenciataria/compradora no debe residir en un paraíso fiscal situado fuera

de la UE.

La empresa licenciante/vendedora puede solicitar a la DG Tributos acuerdo previo sobre

la calificación de activos y la valoración de ingresos y gastos.

Subvenciones OEPM (Patentes y modelos ES, Internacionalización de la protección)

Anuales. Convocatoria normalmente 2º trimestre.

Beneficiarios: personas físicas y personas jurídicas privadas. Residentes en ES.

Dos líneas (convocatoria 2014):

Subvenciones a solicitudes nacionales (ante la OEPM) de patentes y modelos de

utilidad

- Tasa de solicitud

- Tasa de IET

- Máxima subvención permitida 60000 € (65000€ PYME)

Subvenciones a la internacionalización de la protección

- Las solicitudes en el extranjero deben tener la prioridad de una solicitud anterior ante la

OEPM (patente/modelo ES o solicitud PCT/EP presentada ante la OEPM)

- Gastos de traducción de la solicitud.

- Tasas de búsqueda, examen y concesión en otras Oficinas. Para la EPO, además,

anualidades o validación en el extranjero.

- Tasas del PCT si la OEPM es RO/ISA/IPEA

- Máxima subvención permitida 60000 € (65000€ PYME)

Aprovechar las oportunidades

¿He protegido convenientemente mis AAII?

¿Me estoy beneficiando de subvenciones y régimen fiscal

favorable?

¿Estoy haciendo valer mis DPI?

Gestionar los riesgos

¿Puedo estar infringiendo un DPI de terceros?

¿Soy consciente de las consecuencias?

¿Patente o secreto?

Para un inversor normalmente: Patentes >> Secreto.

Movilidad del personal, ingeniería inversa

Para la optimización fiscal del grupo puede interesar el secreto.

Ser selectivos

Importa la calidad, no la cantidad

Antes de solicitar un DPI

- ¿lo necesitamos?

búsqueda previa

- ¿estamos reinventando la rueda?

- ¿la marca está ya registrada?

Antes de fabricar/comercializar/exportar → FTO

- para no terminar con mercancía fabricada pero

no comercializable.

- si pretendo exportar, ¿necesito proteger mis DPI

en los mercados objetivo? ¿ha registrado alguien

mi marca en China de mala fe?

He contratado el diseño de la página web o de una

aplicación a una empresa externa. ¿De quién es la

propiedad intelectual?

Se recomienda incluir una cláusula de cesión de los derechos

de explotación en el contrato con el desarrollador

Salvo cláusula expresa en contrato, la propiedad intelectual de

la página web o del programa informático pertenece al

desarrollador, obteniendo el cliente solo un derecho de uso.

Muchas gracias

Contacto Stand en SME www.cevipyme.es @cevipyme cevipyme@fundetec.es 91 349 33 98 Francisco Moreno @franciscocho